BGH-Scheibenbremsen: Hohe Hürden für neue Entgegenhaltungen im Nichtigkeitsverfahren

Der BGH (Az. X ZR 180/18) hatte in einer Nichtigkeitssache zu entscheiden, ob eine erst während des Berufungsverfahrens von der Klägerin aufgefundene und in das Verfahren eingeführte Entgegenhaltung noch berücksichtigt werden kann.

Die Klägerin hatte Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht gegen das Streitpatent erhoben. Die Patentinhaberin und Beklagte hatte in der ersten Instanz das Streitpatent nur in drei eingeschränkten Fassungen aber nicht im erteilten Umfang verteidigt. Das Bundespatentgericht hatte das Streitpatent daraufhin in dem nicht mehr verteidigten Umfang für nichtig erklärt und die Klage im Übrigen abgewiesen. Dagegen hat die Nichtigkeitsklägerin Berufung eingelegt.

In dem Berufungsverfahren hatte die Klägerin die Entgegenhaltung D20 erstmals in das Verfahren eingeführt. Von dieser Entgegenhaltung hatte die Klägerin erst im Berufungsverfahren durch einen Prüfungsbescheid, welcher die Prioritätsschrift des Streitpatents betraf, Kenntnis erlangt. Zuvor hatte die Klägerin zwei Recherchen durchgeführt, mit der sie die Entgegenhaltung D20 nicht gefunden hatte. Die erste Recherche hatte die Klägerin nach der Abmahnung durch die Beklagte durchgeführt. Die Klägerin konnte für diese Recherche die Suchkriterien allerdings nicht nachvollziehbar darlegen. Die zweite Recherche hatte die Klägerin nach der Klageerwiderung im Nichtigkeitsverfahren durchgeführt. In der Recherche hatte die Klägerin die Klasse F16D 55/*, welche das Streitpatent zugeordnet ist, mit den Namen einzelner Anmelder oder mit Suchbegriffen kombiniert. Die D20 enthielt diese Suchbegriffe nicht und stammte auch nicht von einem der Anmelder, die im Rahmen der Recherche mit der Klasse F16D 55/* kombiniert wurden. Aufgrund der Suchbegriffe hatte die Klägerin eine Anmeldung von einer Anmelderin gefunden, die bis dahin nicht in der Recherche berücksichtigt wurde und Anmelderin der D20 ist. Daraufhin hatte die Klägerin allerdings ihre Recherche nicht auf weitere Anmeldungen der Anmelderin in der Klasse F16 D 55/* ausgedehnt. Ein Suchprofil mit der Kombination der Anmelderin und der Klasse F 16D 55/* hätte dazu geführt, dass die D20 in den Suchergebnissen erschienen wäre.

Der BGH hat die Berufung zurückgewiesen. Dabei hat der BGH die Entgegenhaltung D20 nicht berücksichtigt. Nach der Entscheidung darf eine Entgegenhaltung, auf die die Klägerin erst in zweiter Instanz aufmerksam geworden ist, gemäß § 117 S. 1 PatG und § 531 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 ZPO nur dann berücksichtigt werden, wenn die Klägerin darlegt und erforderlichenfalls glaubhaft macht, warum eine Recherche, die das Dokument zutage gefördert hätte, in erster Instanz nicht veranlasst war. Die Klägerin muss somit darlegen können, wie sie das Suchprofil der erstinstanzlichen Recherche angelegt hat und warum sie ein solches Profil gewählt hat. Damit folgt der BGH seiner bisherigen Rechtsprechung (BGH, Urteil vom 27.08.2013 – X ZR 19/12 – Tretkurbeleinheit). Im Ergebnis hat es der BGH als nachlässig erachtet die Suche in der Klasse F16D 55/* nicht auf die Anmelderin der D20 zu erstrecken, obwohl die Klägerin schon eine relevante Entgegenhaltung von der Anmelderin in dieser Klasse gefunden hatte. Danach hätte die Klägerin von der D20 nicht erst zufällig über den Prüfungsbescheid erfahren, sondern spätestens mit der zweiten Recherche aufgefunden.

Für die Praxis bedeutet diese Entscheidung, dass die Hürden nach wie vor hoch sind, um eine neue Entgegenhaltung erst in der Berufungsinstanz erfolgreich in das Nichtigkeitsverfahren einzuführen. Primär sollte die Klägerin die Suchkriterien der Recherche vorher genau festlegen und protokollieren. Wenn die Klägerin im Rahmen der Recherche einschlägige Hinweise erhält, dass außerhalb des Suchprofils weiterer relevanter Stand der Technik vorhanden sein könnte, ist das Suchprofil zumindest zu überprüfen und ggf. anzupassen. Nichtigkeitskläger sollten daher ebenfalls externe Recherchen kritisch dahingehend prüfen, ob sich daraus weitere Anhaltspunkte ergeben, denen die Klägerin nachgehen könnte.

von Carsten Plaga

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