BGH, Urteil vom 02.03.2021, X ZR 17/19 – Schnellwechseldorn

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) hat in seinem Urteil „Schnellwechseldorn“ vom 02.03.2021 (Az. X ZR 17/19) zur Auslegung von Patentansprüchen ausgeführt, dass ein Patentanspruchsmerkmal im Zweifel nicht so ausgelegt werden darf, dass es sich in einem Stand der Technik wieder findet, der in der Beschreibung als nachteilig bezeichnet wird und von dem es sich abgrenzen will. Das Gericht ergänzte in diesem Urteil seine Ausführungen aus der Entscheidung vom 27.11.2018, X ZR 16/17, GRUR 2019, 491 – Scheinwerferbelüftungssystem.

I. Zum Verfahrensgang

Erstinstanzlich hat das Bundespatentgericht das Streitpatent teilweise für nichtig erklärt und die Klage im Übrigen abgewiesen. Der Bundesgerichtshof hat das Urteil des Bundespatentgerichts abgeändert und die Nichtigkeitsklage abgewiesen.

II. Sachverhalt

Das Streitpatent betraf unter anderem ein Schnellwechsel- und Bohrkernauswerfspindel für ein Werkzeug. Solche Vorrichtungen werden insbesondere bei Lochsägen genutzt, um einen Bohrer und koaxial zum Bohrer eine Lochsäge zu halten und an einer Bohrmaschine anzubringen. „Der zentral angeordnete Bohrer dient dazu, zunächst eine Zentrieröffnung vorzubohren, so dass die koaxial zum Bohrer angeordnete, becherförmige Lochsäge nachfolgend um die Zentrierbohrung das gewünschte Loch aussägen kann“ (Bundespatentgericht, Urteil vom 30.10.2018, 5 Ni 9/17 (EP)). Der streitpatentgemäße Schnellwechseldorn umfasste einen Längskörper mit einem Antriebsende und einem Werkzeugende sowie Mittel zum Befestigen des Werkzeugs. Im Kontext der BGH-Entscheidung war insbesondere Merkmal 3a relevant. Merkmal 3a war Teil des Oberbegriffs – nicht des Kennzeichens – und lautete: „[Mittel (6) zum Befestigen des Werkzeugs (2),] die von dem Längskörper (3) verschiebbar lösbar sind und folgende Bestandteile aufweisen:“. Das Bundespatentgericht hat dieses Merkmal (weit) in dem Sinne verstanden, dass die Mittel zur Befestigung des Werkzeugs „mittels (axialem) Verschieben von dem Längskörper lösbar sind“ (Bundespatentgericht, Urteil vom 30.10.2018, 5 Ni 9/17 (EP), S. 16).

Im Stand der Technik seien, so der BGH, ausweislich der Patentbeschreibung Schnellwechseldorne für Werkzeuge bekannt gewesen. Die bekannten Ausführungsformen seien nach der Beschreibung allerdings komplex, aufwändig und nur mit hohem Kostenaufwand herstellbar. Das Streitpatent habe sich zur Aufgabe gemacht, einen vereinfachten Dorn zu Verfügung zu stellen, der einfacher und kostengünstiger herstellbar sei. In seiner Beschreibung setzte sich das Streitpatent auch detailliert mit dem Stand der Technik auseinander. Unter anderem sei dort eine Vorrichtung zur Befestigung einer Lochsäge und eines Pilotbohrer offenbart, die eine verschiebbare Selektorhülse aufweise. Dadurch würde ein schnelles Koppeln und Entkoppeln ermöglicht. Diese Selektorhülse sei aber fest mit dem Werkzeugende des Dorns verbunden. Das Streitpatent bezeichnete dies als zu komplex.

III. Die Entscheidung des Bundesgerichtshof

Der BGH hat in seinem Urteil unter anderem entschieden, dass die technische Lehre neu sei. Er begründete dies damit, dass sich das Streitpatent in der Beschreibung mit Stand der Technik auseinandergesetzt habe, von dem es sich abgrenzen wolle. Die im Stand der Technik offenbarte Vorrichtung zur Befestigung einer Lochsäge und eines Pilotbohrers sehe eine verschiebbare Selektorhülse vor, die ein schnelles Koppeln und Entkoppeln von Lochsäge und Pilotbohrer ermögliche, aber fest mit dem Werkzeugende des Dorns verbunden sei. Das Streitpatent habe diese Ausgestaltung als zu komplex bezeichnet und zur Verbesserung vorgeschlagen, das Befestigungsmittel lösbar auszugestalten.

Der Bundesgerichtshof folgerte daraus, dass ein Befestigungsmittel nur dann lösbar im Sinn des Streitpatents sei, wenn es nicht nur zu Reparatur- und Wartungszwecken gelöst werden könne, sondern auch beim Entfernen des Werkzeugs.

In seiner Begründung knüpfte das Gericht an seine Argumentation aus dem Urteil vom 27.11.2018, X ZR 16/17, GRUR 2019, 491 Rn. 19 – Scheinwerferbelüftungssystem an. Dort hatte der BGH begründet, dass für den Fall, dass ein bekannter Stand der Technik mit dem Oberbegriff eines Patentanspruchs gleichgesetzt sei, die Merkmale des kennzeichnenden Teils, im Zweifel so ausgelegt werden müssen, dass sich diese nicht im Stand der Technik wiederfinden, von dem sie sich unterscheiden wollen.

In seiner Entscheidung Schnellwechseldorn wies der BGH nun darauf hin, dass dies auch für den Fall gelte, dass das auszulegende Merkmal nicht zum kennzeichnenden Teil zähle, der Beschreibung aber zu entnehmen sei, dass sich das Patent auch mit diesem Merkmal von einem offenbarten Stand der Technik abgrenzen wolle.

Der BGH bekräftigte in seiner Entscheidung, dass im Patent zitierter Stand der Technik zur Auslegung der Patentansprüche herangezogen werden kann.

Es ist anerkannt, dass ein weitgefasster Patentanspruch nicht unter Berufung auf den Beschreibungstext unter seinen Wortlaut einschränkend interpretiert werden kann (BGH, Urteil vom 07.09.2004, X ZR 255/01 – Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung). Das bedeutet aber nicht, dass die Merkmale des Patentanspruchs nicht der Auslegung zugänglich sind. Ein Patent ist sein eigenes Lexikon. Der Sinngehalt des Anspruchswortlauts eines Patents kann nur durch Auslegung ermittelt werden. Dabei findet die Beschreibung und damit der Stand der Technik von dem sich das Patent abgrenzen will Berücksichtigung.

von Dr. Benedikt Walesch

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