Bundesgerichtshof: „FRAND-Einwand II“

Nach dem wegweisenden „FRAND-Einwand“-Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) im Sommer letzten Jahres wurde nun eine neue Entscheidung des höchsten deutschen Gerichts für Patentstreitigkeiten in einem parallelen Fall zwischen Sisvel und Haier veröffentlicht: „FRAND-Einwand II“ (Urteil vom 24. November 2020, KZR 35/17).

Obwohl das Urteil bereits Ende November 2020 verkündet worden war, standen die Urteilsgründe noch nicht öffentlich zur Verfügung. Das Gericht weist Haiers FRAND-Einwand erneut zurück und erläutert seine Auslegung der vom Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) entwickelten „Huawei/ZTE“-Kriterien näher. Gleichzeitig geht der BGH auf einige der an „FRAND-Einwand (I)“ kritisierten Themen ein. Sie finden die Entscheidungsgründe in den relevanten Auszügen hier.

I. Parteiverhalten insgesamt wichtiger als FRAND-Konformität des Erstangebots

Der BGH bestätigt zunächst seine frühere Rechtsprechung in der Sache Sisvel ./. Haier zu den Pflichten der Parteien nach den vom EuGH entwickelten „Huawei/ZTE“-Schritten. Konkret wird die vom Verletzer geforderte Bereitschaft zu einer FRAND-Lizenz nicht als statischer Zeitpunkt während der Verhandlungen erklärt, in dem der potenzielle Lizenznehmer seine Bereitschaft erklären kann und damit die Obliegenheit erfüllt hat, sondern als fortlaufende Verpflichtung, den Abschluss einer FRAND-Lizenz zu fördern.

Der BGH erwartet dabei von beiden Parteien, dass sie konstruktiv auf eine FRAND-Lizenz hinarbeiten. Die hinreichende Bereitschaft eines Verletzers hänge also davon ab, was von jeder Partei bei jedem Schritt der Verhandlungen erwartet werden könne. Daher könne sich der Verletzer nicht einfach auf das Argument verlassen, dass das Angebot des SEP-Inhabers nicht FRAND gewesen sei. Solange das ursprüngliche Angebot nicht „offensichtlich“ FRAND-widrig sei (was eine faktische Verweigerung der Lizenzerteilung wäre), sei vom Verletzer zu erwarten, dass er ein Gegenangebot abgebe und auf eine Einigung hinarbeite.

II. Die „Huawei/ZTE“-Kriterien sind „safe harbour“

Unter Ablehnung einer strikten Anwendung der „Huawei/ZTE“-Schritte erklärt der BGH, dass jeder Fall im Lichte seiner spezifischen Umstände beurteilt werden müsse. Nach Ansicht des Gerichts biete „Huawei/ZTE“ lediglich ein „Verhandlungsprogramm“, das, wenn es befolgt werde, ein missbräuchliches Verhalten des SEP-Inhabers ausschließe („safe harbour“). Andere Fälle könnten jedoch je nach den Umständen des Einzelfalls strengere oder weniger strenge Verpflichtungen auf beiden Seiten erfordern, um die Interessen der Parteien sinnvoll abzuwägen.

Mit der Annahme eines „safe harbour“-Verständnisses der „Huawei/ZTE“-Kriterien stellt sich der BGH an die Seite anderer europäischer Gerichte. Insbesondere englische und niederländische Gerichte hatten die Entscheidung des EuGH als allgemeine Leitlinie betrachtet, während deutsche Vorinstanzen sie in der Regel als strengen Test angewendet hatten.

III. License to all?

Bei der Erläuterung der Pflichten beider Parteien in SEP-Lizenzverhandlungen scheint der BGH anzudeuten, dass jedem willigen Lizenznehmer „ein Anspruch darauf zusteht, dass ihm der Patentinhaber die Benutzung der geschützten technischen Lehre zu FRAND-Bedingungen gestattet.“

Insbesondere bei SEP-Streitigkeiten im Zusammenhang mit komplexen Lieferketten wird die Frage, ob der SEP-Inhaber jedem nachfragenden Zulieferer auch eine Lizenz erteilen muss („license to all“), oder ob es ausreicht, den Zugang zur Technologie auf anderem Wege zu gewähren (z. B. durch „have-made“-Klauseln in Drittlizenzverträgen; „access to all“), weiterhin hitzig diskutiert.

Obwohl diese Frage vom BGH nicht entschieden werden musste, könnte der Wortlaut der Entscheidungsgründe möglicherweise so interpretiert werden, dass der BGH einen „license to all“-Ansatz befürwortet. Es bleibt abzuwarten, wie die Instanzgerichte die Entscheidung in dieser Hinsicht auslegen werden.

IV. Fazit

Der BGH bietet in „FRAND-Einwand II“ weitere Erläuterungen dazu, was von den Parteien in FRAND-bezogenen Lizenzverhandlungen und parallel geführten Verletzungsverfahren verlangt werden kann. Der BGH verfolgt dabei einen ausgewogenen Ansatz, der es den Gerichten der unteren Instanzen erlaubt, das Gesamtverhalten jeder Partei bei der Anwendung der „Huawei/ZTE“-Kriterien des EuGH zu überprüfen.

von Benjamin Rätz

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