Die EU-Richtlinie über den Schutz von Geschäftsgeheimnissen & das Düsseldorfer Besichtigungsverfahren in Patentsachen

Am 27.05.2016 hat der Wettbewerbsrat einen Richtlinienentwurf angenommen, durch den vertrauliches Know-how und vertrauliche Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) besser geschützt werden sollen. Wir haben die Eckdaten für Sie zusammengefasst und beleuchten einen möglichen Widerspruch zum Düsseldorfer Besichtigungsverfahren.

Licht ins Dunkel?

Im Rahmen der Kommissionsstrategie „Europa 2000“ hat die Kommission beschlossen, für den Schutz von Geschäftsgeheimnissen ein einheitliches europäisches Mindestschutzniveau zu schaffen. Besonders für KMU und Start-ups seien Geschäftsgeheimnisse besonders wichtig, da es diesen Unternehmen häufig an spezialisierten Fachkräften und den finanziellen Möglichkeiten fehle, Rechte des geistigen Eigentums zu verfolgen, zu verwalten, durchzusetzen und zu verteidigen. Der Richtlinienentwurf datiert aus dem Jahr 2013. Nach Jahren kontroverser Diskussion im Gesetzgebungsverfahren konnte erst im Mai 2016 eine abschließende Einigung erzielt werden. Den finalen Richtlinienentwurf (RL) finden Sie hier.

I. Die Eckpunkte

Die Richtlinie ist binnen zwei Jahren in nationales Recht umzusetzen, Art. 19 RL. Ihr erklärtes Ziel ist der Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor rechtswidrigem Erwerb, rechtswidriger Nutzung und rechtswidriger Offenlegung (Art. 1 Abs. 1 RL). Der Begriff „Geschäftsgeheimnis“ ist in Art. 2 Nr. 1 RL definiert als Informationen,

  • die geheim sind,
  • die durch den Umständen entsprechende angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen geschützt werden und
  • die ihren kommerziellen Werte gerade daraus schöpfen, dass sie geheim sind (zur Definition des Tatbestandsmerkmals „geheim“ vgl. Art. 2 Nr. 1 lit. a RL).

Die RL kennt drei mögliche Verletzungshandlungen:

  • Der Erwerb eines Geschäftsgeheimnisses durch eine unbefugte Handlung oder ein anderweitiges unseriöses Geschäftsverhalten, Art. 4 Abs. 2 RL. Ausdrücklich rechtmäßig ist hingegen der Erwerb durch unabhängige Entdeckung oder durch reverse-engineering, vgl. Art. 3 Abs. 1 RL.
  • Die Nutzung oder Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses ist rechtswidrig, wenn das Geschäftsgeheimnis selbst auf rechtswidrige Weise oder entgegen etwa einer Vertraulichkeitsvereinbarung erlangt wurde, Art. 4 Abs. 3 RL. Nach Art. 4 Abs. 5 RL können zudem durch Produkte, die auf derartigen Geschäftsgeheimnissen beruhen, Rechtsverletzungen begangen werden.

Die RL knüpft nicht nur an die Handlungen eines Haupttäters an. Gemäß Art. 4 Abs. 4 RL begeht auch eine Rechtsverletzung, wer die Verletzungshandlung in Kenntnis oder in grob fahrlässiger Unkenntnis darüber begeht, dass der Vorbesitzer des Geheimnisses dieses selbst (unmittelbar oder mittelbar) durch rechtswidrige Handlung erlangt hat. Die Verjährungsfrist von Ansprüchen wegen der Verletzung eines Geschäftsgeheimnisses soll nach Art. 8 Abs. 2 RL höchstens sechs Jahre betragen.

Die Ausgestaltung des gerichtlichen Verfahrens wegen der Verletzung eines Geschäftsgeheimnisses im Sinne der RL ist den Mitgliedstaaten vorbehalten. Die RL enthält lediglich allgemeine Verfahrensgrundsätze (vgl. Art. 6 f. RL). Die Art. 10 f. RL sehen daneben gerichtliche Eilmaßnahmen vor.

Auf der Rechtsfolgenseite kann der Geheimnisinhaber von einem Verletzer die Unterlassung der Benutzung, den Rückruf und die Vernichtung rechtsverletzender Produkte sowie die Vernichtung geheimnisbezogener Dokumente verlangen, Art. 12 f. RL. Art. 14 RL gewährt zudem einen verschuldensabhängigen Schadensersatzanspruch, der nach den drei im Gewerblichen Rechtsschutz üblichen Berechnungsmethoden berechnet werden kann. Die Möglichkeit der Veröffentlichung der auf Verletzung erkennenden Gerichtsentscheidung sieht Art. 15 RL vor.

II. Die Wahrung des Geheimnisschutzes gemäß der RL

Von besonderem Interesse für das praktische Gelingen der RL sind die in Art. 9 RL enthaltenen Regelungen über die Wahrung der Vertraulichkeit von Geschäftsgeheimnissen in Gerichtsverfahren. Schließlich sind Verletzungsverfahren für den Geheimnisinhaber stets eine Gratwanderung: Nach den allgemeinen Grundsätzen trifft ihn die Darlegungs- und Beweislast dafür, das angeblich benutzte Geschäftsgeheimnis zu umschreiben und darzutun, welche Geheimhaltungsvorkehrungen gerade betreffend dieses Geheimnisses getroffen wurden. Dazu muss das Geschäftsgeheimnis zumindest teilweise offenbart werden, wodurch der Geheimnisinhaber wiederum Gefahr läuft, dass sein Geheimnis in die Hände der Gegnerseite fällt. Besonders prekär dürfte daran sein, dass es sich bei den Parteien typischerweise um unmittelbare Wettbewerber handelt wird.

Die RL fasst daher zum einen die Verletzungstatbestände sehr weit, damit der Geheimnisinhaber zur Substantiierung einer Verletzung möglichst wenig über dieses Geheimnis vortragen muss.

Zum anderen hat das Gericht deshalb nach Art. 9 Abs. 1 UA. 1 RL – von Amts wegen oder auf begründeten Antrag einer Partei hin – sicherzustellen, dass sämtliche am Verfahren beteiligte Personen das Geheimnis nicht nutzen oder offenlegen. Die Geheimhaltungsverpflichtung endet erst mit der rechtskräftigen Feststellung der Nichtbenutzung oder wenn das Geheimnis zwischenzeitlich anderweitig bekannt wird, Art. 9 Abs. 1 UA. 2 RL.

Die spezifischen Maßnahmen, die ein Verletzungsgericht zum Geheimnisschutz treffen kann, sind in Art. 9 Abs. 2 RL aufgeführt. Während die ersten RL-Vorschläge der Kommission an dieser Stelle noch ein in-camera-Verfahren vorsahen, muss die begrenzte Anzahl der zugangsberechtigten Personen in der endgültigen Fassung der RL (neben den Verfahrensbevollmächtigten) „mindestens eine natürliche Person jeder Partei (…) umfassen“, Art. 9 Abs. 2 UA. 2 lit. b RL. Darauf aufbauend wird vertreten, die RL schließe nunmehr die Durchführung des Düsseldorfer Besichtigungsverfahrens als in-camera-Verfahren aus.

III. Diskussion des Düsseldorfer Besichtigungsverfahrens in Patentsachen

Das Düsseldorfer Besichtigungsverfahren hat in Patentsachen breite Akzeptanz gefunden und sieht die Durchführung eines selbständigen Beweisverfahrens (§§ 485 ff. ZPO) bei dem Besichtigungsschuldner vor. Flankiert wird das Beweisverfahren von einer Duldungsverfügung, die im Wege der einstweiligen Verfügung ergeht und ihre Rechtsgrundlage in § 140c PatG findet. Das Besichtigungsverfahren endet mit der Erstellung eines Sachverständigengutachtens über die Frage der Patentverletzung durch den besichtigten Gegenstand. Zum Schutz der Betriebsgeheimnisse des Besichtigungsschuldners ist der Patentinhaber bei der Besichtigung nicht anwesend und erhält zunächst keine ungeschwärzte Abschrift des Sachverständigengutachtens. Die Verfahrensbevollmächtigten des Patentinhabers werden durch das Gericht auch ihrem Auftraggeber gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Unter Berufung auf den Wortlaut von Art. 9 Abs. 2 UA. 2 RL wird nun vertreten, dass ein Ausschluss der Schutzrechtsinhaberin – wie im Düsseldorfer Besichtigungsverfahren vorgesehen – nicht mehr möglich sein dürfte.

Wir halten es jedoch nicht für wahrscheinlich, dass die Instanzgerichte vor dem Hintergrund der RL von ihrer bisherigen Rechtsprechung abweichen. Sowohl die Bundesrechtsanwaltskammer (Stellungnahme Nr. 12/2014, S. 6) als auch die GRUR (Stellungnahme, 19.03.2014, S. 11) vertraten zum Richtlinienentwurf die Auffassung, dass es sich um eine sprachliche Ungenauigkeit handeln müsse und nach dem angestrebten Zweck nur der anwaltliche Prozessvertreter gemeint sein könne. Alles andere würde dem Gedanken des Geheimnisschutzes zuwiderlaufen.

Dem ist die hinzuzufügen, dass die Besichtigung in Patentsachen sich grundsätzlich vom Verfahren gemäß der RL unterscheidet:

  • Der Patentinhaber hat seine Lehre zum technischen Handeln durch die Patentanmeldung der Allgemeinheit offenbart und überprüft bei einem Besichtigungsverfahren die Lösung des angeblichen Patentbenutzers. Es können also schon per se nicht die Geheimnisse des Patentinhabers betroffen sein. In Betracht kommen allenfalls die Geheimhaltungsinteressen des angeblichen Benutzers, z.B. eine als Geschäftsgeheimnis im Sinne des Art. 2 1 RL geschützte technische Alternativlösung (Offenbarte Lehre ./. Geheimhaltungsinteresse).
  • Bei einer Besichtigung nach der RL liegt der Fall anders: Dort ist es gerade der Geheimnisinhaber, der sein Recht durchsetzt und dabei ein Interesse daran hat, dass sein Geschäftsgeheimnis nicht der Gegenseite offenbart wird. Dem kann wiederum –wie bei der patentrechtlichen Besichtigung – ein Geheimhaltungsinteresse des angeblichen Benutzers gegenüberstehen (Geheimhaltungsinteresse ./. Geheimhaltungsinteresse).

Zur Auflösung dieser Interessenlage gibt es prinzipiell nur zwei Möglichkeiten: Entweder das Gericht wählt ein in-camera-Verfahren unter Ausschluss beider Parteien oder beide Parteien erhalten Zugriff auf das Geschäftsgeheimnis der Gegenseite, dürfen dieses aber weder nutzen noch weitergeben. Der europäische Gesetzgeber verfolgt mit Art. 9 RL die zweite Alternative. Diese Regelung ist allerdings nicht pauschal auf den Geheimnisschutz in Besichtigungsverfahren aus gewerblichen Schutzrechten übertragbar. Insbesondere dann nicht, wenn nicht beide Parteien ein Geheimhaltungsinteresse haben, sondern dies nur beim Besichtigungsschuldner besteht.

Hinzu kommt, dass § 140c PatG seinerseits auf Art. 7 Abs. 1 der Durchsetzungsrichtlinie (RL 2004/48/EG) beruht, wonach die Gerichte der Mitgliedstaaten „schnelle und wirksame einstweilige Maßnahmen zur Sicherung der rechtserheblichen Beweismittel hinsichtlich der behaupteten Verletzung anordnen können, sofern der Schutz vertraulicher Informationen gewährleistet wird“. Es handelt sich insoweit um die lex specialis für Besichtigungsanordnungen aus technischen Schutzrechten. Durch die praktische Ausgestaltung in Form des Düsseldorfer Besichtigungsmodells wurde ein in sich schlüssiges und austariertes System zum Geheimnisschutz in diesem Bereich geschaffen.

von Christopher Weber und Jonas Block

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