Alles schaut nach Luxemburg – Im FRAND-Streit zwischen Nokia und Daimler legt Düsseldorf dem EuGH vor

Am Donnerstag, den 26. November 2020 verkündete das Landgericht Düsseldorf seine lang erwartete Entscheidung im Patentverletzungsprozess zwischen Nokia und Daimler. Beobachter hatten versucht vorherzusagen, ob das Gericht – wie die Gerichte in Mannheim und München – den Luxusautomobilhersteller abermals zur Unterlassung verurteilen, die Klage abweisen oder sogar bestimmte Rechtsfragen dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) vorlegen würde.

Wie das Gericht verkündete, hat sich das Gericht für Letzteres entschieden. Es legt dem EuGH mehrere Fragen vor und setzt das Verletzungsverfahren vorerst aus.

 

I.  Die Vorlage

Das Vorlageverfahren nach Art. 267 AEUV findet Anwendung, wenn ein Gericht eines EU-Mitgliedstaats im Rahmen seiner Entscheidungsfindung EU-Recht auslegen muss. Letztinstanzliche Gerichte haben dann den EuGH um eine solche Auslegung zu ersuchen, Instanzgerichten steht dies nach eigenem Ermessen frei.

Im Konflikt zwischen Nokia und anderen Inhabern von standardessenziellen Patenten (SEP) auf der einen und Daimler auf der anderen Seite sind an den Landgerichten Mannheim und München I bereits mehrere Urteile ergangen. Die Richter entschieden sich bislang gegen eine Vorlage an den EuGH. Das Landgericht Düsseldorf geht einen anderen Weg.

Die an den EuGH gerichteten Fragen betreffen die folgenden Themen (eine englische Übersetzung der Vorlagefragen findet sich hier, die Pressemitteilung des Landgerichts hier):

 

1.  Besteht die Verpflichtung zur vorrangigen Lizenzierung von Zulieferern?

Ein zentraler Aspekt des Streits zwischen Nokia und Daimler ist die Lizenzierung in komplexen Lieferketten. In der Mobilfunkindustrie werden Lizenzen traditionell auf der Ebene des Endprodukteherstellers ausgehandelt, wobei die Lieferanten über “have made rights” oder andere Lizenzkonstruktionen an der Lizenzierung partizipieren können. In der Automobilindustrie hingegen werden Lizenzen traditionell an Zulieferer vergeben, was zu einer Erschöpfung der lizenzierten Rechte entlang der Lieferkette führt.

Nokia ist der Meinung, dass eine SEP-Inhaberin frei wählen können muss, auf welcher Ebene sie eine Lizenz erteilt, in diesem Fall auf der Ebene des Endprodukteherstellers. Daimler argumentiert, dass es die Regeln des EU-Binnenmarktes und die ETSI-FRAND-Erklärung zwingend erfordern, jedem willigen Lizenznehmer, einschließlich Daimlers Zulieferern, eine Lizenz zu erteilen.

Das Landgericht Düsseldorf legt diese Frage nun dem EuGH vor und bittet um Klärung, ob es einen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung nach Art. 102 AEUV darstellt, wenn einem Zulieferer eine Lizenz verweigert wird. Außerdem fragt das Gericht, ob der Umfang einer solchen Zuliefererlizenz so beschaffen sein muss, dass das belieferte Unternehmen seinerseits keine Lizenz benötigt. Sollte die Verweigerung einer Lizenz an einen Zulieferer keinen Missbrauch darstellen, fragt das Gericht außerdem, ob die Entscheidung der SEP-Inhaberin Beschränkungen unterliegt, ihren Unterlassungsanspruch auf einer bestimmten Ebene der Lieferkette gerichtlich durchzusetzen.

 

2.  Weitere Konkretisierungen der “Huawei/ZTE”-Anforderungen des EuGH

Das Gericht legt dem EuGH auch allgemeinere Fragen zum FRAND-Einwand vor. Diese betreffen mehrere Aspekte, die von den deutschen Gerichten unterschiedlich behandelt werden und zu denen die jüngste Entscheidung des BGH in Sachen Sisvel ./. Haier keine endgültige Klarheit gebracht hat.

Zunächst will das Düsseldorfer Gericht wissen, ob sowohl die SEP-Inhaberin als auch der SEP-Benutzer ihren jeweiligen Verpflichtungen nach dem Huawei/ZTE-Schema noch nachkommen können, wenn sie dies nicht rechtzeitig, d.h. vor Klageerhebung, getan haben.

Zweitens fragt das Gericht, unter welchen Bedingungen ein SEP-Benutzer als hinreichend lizenzwillig anzusehen ist. Mit dieser Frage soll der zweite Schritt des Huawei/ZTE-Schemas geklärt werden, die Erklärung über den Willen, eine FRAND-Lizenz abzuschließen. Dieser zweite Schritt stellte zuletzt eine höhere Hürde für SEP-Benutzer dar, nachdem die Gerichte in Mannheim und München eine strikte Auslegung der BGH-Entscheidung in Sisvel ./. Haier verfolgten und die SEP-Benutzer einem strengen Verhaltenstest unterzogen. Konkret fragt das Landgericht Düsseldorf den EuGH, ob ein mehrmonatiges Schweigen des SEP-Benutzers oder bestimmte Lizenzbedingungen in seinem Gegenangebot (ohne Überprüfung des Angebots der SEP-Inhaberin) als mangelnde Bereitschaft zum Erwerb einer FRAND-Lizenz ausgelegt werden können.

 

II.  Auswirkungen für SEP-Eigentümer und Implementierer

Es bleibt abzuwarten, wie die Gerichte auf die Düsseldorfer Entscheidung reagieren werden. Es ist möglich, dass Parallelverfahren gegen Daimler bis zu einer Entscheidung des EuGH ausgesetzt werden, was eventuell mehrere Jahre in Anspruch nehmen könnte.

Dies bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass eine Aussetzung auch in anderen FRAND-Verfahren wahrscheinlich ist. Es gibt grundsätzlich keine Verpflichtung der Instanzgerichte, Verletzungsverfahren (oder Vollstreckungsverfahren) auszusetzen. Die Aussetzung liegt im Ermessen des jeweiligen Gerichts. Darüber hinaus beziehen sich die meisten der vorgelegten Fragen auf Besonderheiten der Automobilindustrie und gelten nicht notwendigerweise für andere Sektoren, wie z.B. die Telekommunikationsbranche.

Während also die Düsseldorfer Entscheidung die Reihe erstinstanzlicher Entscheidungen durchbrochen hat, die strengere Verpflichtungen für SEP-Benutzer festlegten, bleibt die Durchsetzung von SEPs in Deutschland insgesamt effektiv. Insbesondere dürfte die Wahrscheinlichkeit einer Aussetzung sinken, wenn Fragen der Lizenzierung in der Lieferkette in dem jeweiligen Rechtsstreit nicht relevant sind.

 

von Benjamin Rätz

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