Landgericht München – Diskussion um FRAND-Lizenzen in der Lieferkette

Am 30.10.2019 fand vor dem Landgericht München I eine erste mündliche Verhandlung in zwei erstinstanzlichen Patentverletzungsverfahren um standard-essenzielle Patente (SEP) statt. Die Verfahren (Az. 21 O 3889/19 und 21 O 3891/19) sind Teil eines größeren Rechtsstreits zwischen Nokia (Klägerin) und Daimler (Beklagte) um den Einsatz von Mobilfunktechnologie in Kraftfahrzeugen. Weitere Verfahren sind vor den Landgerichten Düsseldorf und Mannheim anhängig. Diverse Zulieferer von Produkten, die die patentierte Technologie möglicherweise verwenden, haben sich als Streithelfer auf Seiten von Daimler dem Verfahren angeschlossen, darunter Robert Bosch, Continental und Huawei. Daimler hat den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand erhoben und behauptet einen Verstoß Nokias, SEP-Lizenzen zu fairen, angemessenen und nichtdiskriminierenden (FRAND) Bedingungen zu lizenzieren.

Die Verhandlung war unter anderem deshalb besonders interessant, weil sich das Landgericht München derzeit verstärkt bemüht, Orientierung beim Umgang mit FRAND-bezogenen Verfahren zu bieten. Die Erläuterungen von Richter Dr. Schacht (der den Vorsitzenden Richter Pichlmaier vertrat) bieten Einblick in die Richtung, in welche sich die Münchener Rechtsprechung möglicherweise entwickelt. Da dies für zukünftige Verfahren vor dem Gericht entscheidend sein kann, möchten wir unsere Beobachtungen aus der Verhandlung zusammenfassen:

 

I. FRAND-Lizenzvereinbarungen müssen auf die Lieferkette abgestimmt sein

Das Gericht hat insbesondere die Frage diskutiert, ob Unternehmen in der Lieferkette von Daimler bereits eine Lizenz zur Nutzung des SEP-Portfolios von Nokia erhalten haben. Das Gericht erklärte, dass wenn ein SEP-Eigentümer dem Endanbieter eines Produkts (d.h. dem Automobilunternehmen) eine Lizenz anbiete, ein solches Lizenzangebot alle bestehenden Lizenzvereinbarungen mit den beteiligten Zulieferern  berücksichtigen müsse. Anderenfalls würde der SEP-Inhaber für das gleiche Produkt mehr als einmal finanziell von seinen Patenten profitieren, was nicht rechtmäßig sei.

Das Gericht erklärte jedoch, dass das Angebot immer noch FRAND werden könne, wenn Nokia in sein Lizenzangebot eine Klausel aufnehme, die das Problem der doppelten Lizenzbelastung adressiere. Das Gericht bestätigte damit, dass sowohl der Kläger als auch der Beklagte in einem FRAND-Streitfall zwar dem in Huawei v. ZTE dargelegten Schema des EuGH folgen müssen, die Parteien dies aber bis zum Ende der letzten mündlichen Verhandlung des Verletzungsprozesses tun können.

Der Vorsitzende machte keine endgültige Aussage darüber, wie genau das Lizenzangebot angepasst werden müsste, um Lizenzen in der Lieferkette angemessen zu berücksichtigen. Er schlug jedoch eine Klausel vor, wonach die vom Einzelhändler gezahlte Lizenzgebühr reduziert werde, wenn ein Zulieferer bereits eine Lizenzgebühr für die betreffende Technologie bezahlt habe. Das Gericht stellte zwar klar, dass eine solche Klausel nur ein Vorschlag sei, betonte aber, dass die Frage bei der Gestaltung des Lizenzvertrags – auf welche Weise auch immer – kommerziell berücksichtigt werden müsse.

II. Zulieferer haben möglicherweise Anspruch auf eine FRAND-Lizenz

Das Gericht ging davon aus, dass Nokia eine Lizenzvereinbarung nur gegenüber Daimler selbst und nicht gegenüber Daimlers Zulieferern angeboten hatte. Es traf jedoch keine endgültige Aussage darüber, ob die Zulieferer selbst einen Anspruch gegen Nokia auf Angebot einer FRAND-Lizenz haben. Während das Gericht darauf hinwies, dass ein solcher Anspruch vorliegen könnte, wurde prozessual nur Daimler selbst verklagt, was bedeute, dass das Gericht nur auf den Einwand des mangelnden FRAND-Angebots von Daimler eingehen und die Vorwürfe der Zulieferer nicht in gleicher Weise berücksichtigen werde.

Huawei hat in einem parallelen Verfahren vor dem Landgericht Düsseldorf (Az. 4c O 17/19) eine entsprechende Widerklage gegen Nokia erhoben und beantragt, Nokia zum Angebot einer FRAND-Lizenz zu verurteilen. Eine erste Entscheidung über diese Klage wird jedoch nicht in der nächsten Zeit erwartet, da die mündliche Verhandlung vor dem Landgericht Düsseldorf derzeit auf den 3.9.2020 angesetzt ist.

III. Weitere Themen

1. Portfolioveränderungen müssen sich im Lizenzangebot widerspiegeln.

Das Gericht erklärte auch, dass ein FRAND-Lizenzangebot Schwankungen im lizenzierten Portfolio berücksichtigen müsse. Wenn beispielsweise ein Patent, das für den Lizenznehmer von Bedeutung ist, abgelaufen sei, müsse möglicherweise eine Anpassung der Lizenzgebühr vorgesehen sein. Eine solche Anpassung könne auch erforderlich sein, um den Ablauf oder die Ungültigkeit von lizenzierten Patenten auszugleichen. Das Gericht erklärte, dass diese Fragen im Rahmen einer Klausel zur Gebührenanpassung im Lizenzangebot oder auf andere Weise behandelt werden könnten, solange der Lizenzvertrag flexibel genug bleibe, um einer solchen Portfolioabweichung Rechnung zu tragen. Das Gericht blieb jedoch offen für künftige schriftliche Erklärungen der Parteien, wie solche Überlegungen bereits während der Verhandlungen in das Lizenzangebot aufgenommen worden sein könnten (oder auch nicht). Daher bleibt abzuwarten, ob das Gericht letztlich tatsächlich eine Anpassungsklausel zur FRAND-Konformität vorschreiben wird.

2. Keine Drittbestimmung erforderlich

Daimler hatte Nokia vorgeschlagen, dass ein neutraler Dritter die entsprechenden Lizenzbedingungen festlegen könne, was Nokia ablehnte. Daimler machte daraufhin geltend, dass die Zurückweisung einer Bestimmung durch Dritte seitens Nokia nicht im Einklang mit FRAND-Grundsätzen stehe. Richter Schacht machte jedoch deutlich, dass das Gericht eine solche Verweigerung der Feststellung durch Dritte nicht als unangemessenes Verhalten des SEP-Inhabers ansieht.

 

Die mündliche Verhandlung gab einen Einblick in die aktuellen Überlegungen des Landgerichts München zur FRAND-Thematik. Der Termin war allerdings nur der erste Termin von insgesamt zwei mündlichen Verhandlungen in dem erstinstanzlichen Verfahren und spiegelte daher nicht die endgültige Auffassung des Gerichts wider. Gerne halten wir Sie über neue Entwicklungen auf dem Laufenden. Werfen Sie bis dahin doch einmal einen Blick in unsere Kather Augenstein FRAND Datenbank mit einer aktuellen Sammlung relevanter deutscher Gerichtsentscheidungen zum Thema FRAND.