Die Beantragung einer Anti-Suit-Injunction schließt FRAND-Lizenzwilligkeit des Beklagten aus

Das Landgericht München I hat ein weiteres richtungsweisendes Urteil zu Anti-Suit Injunctions und sogenannten Anti-Anti-Suit Injunctions erlassen.

Die Entscheidung betrifft den Rechtsstreit zwischen InterDigital und dem Handyhersteller Xiaomi. Das Landgericht München I hat die am 9. November 2020 erlassene Anti-Anti-Suit Injunction mit Urteil vom 28. Januar 2021 – 7 O 14276/20 – bestätigt. Die gekürzte Fassung des Urteils kann hier abgerufen werden. Zudem stellen wir unter dem folgenden Link eine englische Übersetzung zur Verfügung.

Zum Sachverhalt

Nachdem die Verhandlungen zwischen den Parteien zum Abschluss einer FRAND-Lizenz für das SEP-Portfolio von InterDigital scheiterten, beantragte Xiaomi eine Anti-Suit Injunction (ASI) vor dem Intermediate People’s Court in Wuhan. Das Gericht in Wuhan erließ die ASI am 23. September 2020 und untersagte InterDigital hiermit aus ihren SEPs gegen Xiaomi in anderen Ländern vorzugehen.

Daraufhin beantragte InterDigital den Erlass einer Anti-Anti-Suit Injunction (AASI) in Neu-Delhi sowie vor dem Landgericht München I. Der High Court in Neu-Delhi erließ die AASI antragsgemäß am 9. Oktober 2020. Ebenso erließ das Landgericht München I die beantragte AASI für Deutschland am 9. November 2020 und hat nun mit Urteil vom 28. Januar 2021 die erlassene einstweilige Verfügung bestätigt.

Sowohl eine ASI als auch eine AAASI beeinträchtigen die Rechte des Patentinhabers und verstoßen gegen den ordre public

Das Landgericht stellt fest, dass die Beantragung einer ASI eine Beeinträchtigung der eigentumsähnlichen Rechtsposition des Patentinhabers sei. Ebenso verhalte es sich mit der Aufrechterhaltung und Vollstreckung einer ASI oder einer Entscheidung, die die Beantragung einer AASI untersagt (also die Vollstreckung einer AAASI).

Nach dem Urteil des Landgerichts kommt es aus deutscher Sicht nicht darauf an ob der Beklagte eine ASI oder eine AAASI erwirkt hat, da jede Untersagung, die eigenen Patente geltend zu machen, einen Eingriff in die geschützte Rechtsposition des Patentinhabers darstellt. Eine ausländische ASI sei zwar im Inland wegen Verstoßes gegen den ordre public nicht anzuerkennen. Durch angedrohte oder durchgesetzte Zwangsmaßnahmen des ausländischen Gerichts könne aber dennoch eine Zwangssituation für den Patentinhaber aufgebaut werden, die eine Durchsetzung der Patente faktisch verhindere. Dies gelte in ganz besonderem Maße in einer Situation, in der die Beantragung einer AAASI im Raum stehe.

Das Gericht beschäftigt sich weiter mit der einzuhaltenden Monatsfrist zur Beantragung von einstweiligen Verfügungen. Die Kammer ist der Ansicht, dass diese Monatsfrist auch in den vorliegenden Fällen anzuwenden und damit auch für AASIs zu beachten sei. Die Frist beginne im Zeitpunkt des Kennenmüssens des Patentinhabers vom Erlass einer ASI, von der Existenz eines Antrags auf Erlass einer ASI oder der konkretisierten Gefahr eines solchen Antrags.

Dem Patentinhaber stehe es weiter offen, frühzeitig einen Antrag auf Erlass geeigneter Gegenmaßnahmen zu stellen. Neben der Beantragung einer AASI könne eine Anordnung auch umfassen, im Ausland keinen Antrag auf Erlass einer AAASI zu stellen. Damit könne der Patentinhaber also eine AAAASI beantragen.

Das Gericht führt aus, dass es die erforderliche Erstbegehungsgefahr in Zukunft grundsätzlich immer dann annehmen werde, wenn das Vorliegen einer der folgenden Situationen glaubhaft gemacht werde:

  1. Der Patentbenutzer hat einen Antrag auf Erlass einer ASI angedroht.
  2. Der Patentbenutzer hat einen Antrag auf Erlass einer ASI gestellt.
  3. Der Patentbenutzer hat in einer Jurisdiktion, die ASIs grundsätzlich gewährt, eine Hauptsacheklage auf Einräumung einer Lizenz oder Feststellung einer angemessenen Lizenzgebühr eingereicht oder angedroht.
  4. Der Patentbenutzer hat gegenüber anderen Patentinhabern den Erlass einer ASI angedroht oder beantragt und es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass in Zukunft ein anderes Verhalten zu erwarten ist.
  5. Der Patentbenutzer hat nicht innerhalb der ihm vom Patentinhaber gesetzten kurzen Frist in Textform erklärt keinen Antrag auf Erlass einer ASI zu stellen.

Antrag auf Erlass einer ASI führt in der Regel zu fehlender Lizenzwilligkeit im Rahmen der FRAND-Verhandlungen

Alle bisherigen Anträge auf Erlass einer ASI seien sämtlich damit begründet worden, eine im Erlassstaat anhängige Hauptsacheklage zu schützen. Diese sei aber auf die Argumentation gestützt, der Patentbenutzer sei lizenzwillig. Wenn aber der Patentbenutzer wirklich lizenzwillig sei, so werde sich dieser weiterer rechtswidriger Eingriffe in die eigentumsähnlich geschützten Rechtspositionen der Patentinhaber enthalten.

Ein Patentbenutzer, der einen Antrag auf Erlass einer ASI stelle oder dies androhe, könne in der Regel nicht als hinreichend lizenzwillig im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Bundesgerichtshofs angesehen werden.

Stellt der Verletzer einen Antrag auf Erlass einer ASI, wird das Münchner Gericht nicht das FRAND-Angebot des Patentinhabers prüfen, sondern eine einstweilige Verfügung erlassen

Das Gericht führt weiter aus:

“Das deutsche Verletzungsgericht würde daher aller Voraussicht nach erst gar nicht in die materielle Prüfung des FRAND-Einwandes einsteigen. Mithin würde das deutsche Verletzungsgericht sich auch nicht inhaltlich der Frage zuwenden, wie hoch eine angemessene globale Lizenzgebühr sein könnte. Mithin ist ein Konflikt mit dem Gegenstand des chinesischen Verfahrens nicht zu erwarten.“

Mithin könne von dem Patentbenutzer gefordert werden, dass er nach Erhalt des Verletzungshinweises nicht nur seine qualifizierte Lizenzbereitschaft erkläre, sondern auch, dass er keine ASI beantragen werde.

Insgesamt dürfte diese Entscheidung wirksame Gegenmaßnahmen zu den von ausländischen Gerichten erlassenen einstweiligen Verfügungen aufzeigen.

von Dr. Christof Augenstein

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