Markenrechtliche Verwechslungsgefahr bei zusammengesetzten Wortmarken – BGH I ZB 80/19 – YOOFOOD/YO

Wie wird die Verwechslungsgefahr beurteilt, wenn es sich bei einer der sich gegenüberstehenden Marken um eine zusammengesetzte Marke handelt, die aus einem unterscheidungskräftigen und einem glatt beschreibenden Wortelement zusammengesetzt ist? Dies hatte kürzlich der BGH in seinem Beschluss vom 9.7.2020 (Az. I ZB 80/19) zu entscheiden.

Ausgangspunkt des Rechtsstreits war die Markenanmeldung „YOOFOOD“ aus dem Jahr 2005. Dieses Zeichen meldete ein Händler beim DPMA für verschiedene Nahrungsmittel in den Klassen 29, 30, 31 und 32 an. Die Inhaberin der Wortmarke „YO“, registriert für Waren in den Klassen 29 und 30, legte dagegen Widerspruch ein. Das DPMA wies diesen Widerspruch wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurück.

Auch die dagegen gerichtete Beschwerde vor dem Bundespatentgericht (BPatG, Beschluss vom 10.8.2019, Az. 28 W (pat) 591/17) blieb ohne Erfolg. Das BPatG führte in seinem Beschluss aus, dass sich die jüngere Marke „YOOFOOD“ als Gesamtzeichen in jeder Wahrnehmungsrichtung deutlich von der Widerspruchsmarke unterscheide. Es bestünden auch keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür, dass das Publikum die Wortsilbe “YO“ der angegriffenen Marke wegen des beschreibenden Gehalts der weiteren Silbe „FOOD“ als trennbaren Bestandteil ansähe, der den Gesamteindruck präge.

Das BPatG war von einer phonetischen Annäherung ausgegangen. Das inländische Publikum werde die Wortsilbe „YOO“ in erster Linie wie „JOO“ aussprechen. Die zusätzliche Silbe „FOOD“ grenze die angegriffene Marke aber deutlich gegenüber dem Kurzwort „YO“ ab, so das BPatG. Es bestünden keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass das Publikum die Wortsilbe „YOO“ wegen des beschreibenden Gehalts der weiteren Silbe „FOOD“ als – jedenfalls gedanklich – trennbaren Bestandteil ansähe, der ihren Gesamteindruck präge. Ein solcher besonderer Umstand könne im Streitfall jedenfalls nicht darin gesehen werden, dass der Wortsilbe „FOOD“ lediglich beschreibende Bedeutung zukomme. Die Wortsilbe „FOOD“ erscheine aufgrund ihrer konkreten Einbindung in die angegriffene Marke als unselbstständiger Teil eines Gesamtbegriffs. Es entstünde eine erhebliche Klammerwirkung durch die äußerliche Einheit eines Einwortzeichens Eine Eigenständigkeit innerhalb einer Einwortmarke komme nämlich nur solchen beschreibenden Ausdrücken zu, die lediglich einen ohnehin evidenten Umstand zum Ausdruck brächten, beispielsweise das mit der Marke gekennzeichnete Produkt konkret benennen würden (etwa „Reis“ oder „Saft“). Bei einem Warenoberbegriff wie dem Ausdruck „FOOD“ liege eine gedankliche Aufspaltung jedoch ferner. Auch spreche die konkrete Gestaltung der Marke gegen ein getrenntes Herausgreifen der beiden Wortsilben „YOO“ und „FOOD“. Aufgrund der Vokalpaare “OO“ wiesen sie einen symmetrischen Aufbau auf, der selbst bei Kleinschreibung erhalten bliebe.

Entscheidung des BGH

Der BGH hat im Ergebnis eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen „YOOFOOD“ und „YO“ angenommen und ist der Beurteilung des BPatG insofern entgegengetreten, als dass es die Annahme einer fehlenden Prägung der Marke durch die erste Silbe „YOO“ als rechtsfehlerhaft angesehen hat. Rechtsfehler hat der BGH hier darin gesehen, dass es im Hinblick auf die Beurteilung des Gesamteindrucks der Marke vorliegend an Feststellungen fehle.

Es erscheint nach Ansicht des BGH nicht ausgeschlossen, dass bei dem aus einem unterscheidungskräftigen (“YOO“) und einem glatt beschreibenden („FOOD“) Wortelement zusammengesetzten Einwortzeichen, das keinen Gesamtbegriff mit erkennbarem (neuem) Bedeutungsgehalt bildet, das unterscheidungskräftige Wortelement das Zeichen prägt, weil der andere Zeichenbestandteil im konkreten Fall als bloßer Sachhinweis vernachlässigt werden kann.

Als rechtsfehlerhaft erachtet der BGH die Feststellung des BPatG, dass die angenommene Klammerwirkung durch die Vokalpaare „OO“ nur in schriftbildlicher Hinsicht gegeben ist. Er stellt heraus, dass bei akustischer Wahrnehmung der Marke weder die Vokalpaare der angegriffenen Marke wahrzunehmen sind noch die vom BPatG hervorgehobene Symmetrie des Zeichens für den Verkehr erkennbar sei. Die klangliche Wahrnehmung aufgrund der unterschiedlichen Aussprache der ersten Wortsilbe (“YOO“) gegenüber der zweiten Wortsilbe („FOOD“) spreche gegen eine verklammernde Symmetrie, die die Eigenständigkeit der ersten Wortsilbe innerhalb des Einwortzeichens ausschließen könne. Ferner sei in klanglicher Hinsicht auch nicht erkennbar, ob es sich bei der angegriffenen Marke „YOOFOOD“ um ein Einwortzeichen mit einer daraus resultierenden Klammerwirkung handele oder aber das Zeichen aus zwei Worten, gegebenenfalls verbunden durch einen Bindestrich, bestehe.

Weiter weist der BGH darauf hin, dass das BPatG bei der Prüfung, ob das Wortelement „YOO“ die angegriffene Marke prägt, den Erfahrungssatz unberücksichtigt gelassen habe, dass dem Wortanfang ein größeres Gewicht zukommen kann als den nachfolgenden Wortbestandteilen, weil der Verkehr den Beginn eines Wortzeichens im Allgemeinen größere Aufmerksamkeit schenke. Letztendlich sah der BGH also im Ergebnis eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr zwischen dem prägenden Element „YOO“ der angegriffenen Marke und der älteren Marke „YO“.

Die Entscheidung des BGH rückt wieder mal den Grundsatz in den Fokus, dass es bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von zusammengesetzten Wortmarken im Ergebnis insbesondere auf die unterscheidungskräftigen und dominierenden Wortelemente ankommt. Sie zeigt einmal mehr, dass die Beurteilung, ob einem Element innerhalb eines zusammengesetzten Zeichens eine prägende Bedeutung zukommt, trotz gefestigter Erfahrungssätze und Rechtsprechung stets eine Einzelfallentscheidung bleibt und auch stets unterschiedlich beurteilt werden kann.

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