Markenrechtlicher Schutz von Werbeslogans oder Schlagworten – #darferdas?

Immer wieder taucht in der Praxis die Frage auf, unter welchen Voraussetzungen Werbeslogans oder Schlagworte einem markenrechtlichen Schutz zugänglich sind. Recht aktuell hatten sich BPatG, BGH und schließlich der EuGH mit der Frage zu beschäftigen, ob die Bezeichnung „#darferdas?“ für Bekleidungsstücke ausreichend unterscheidungskräftig im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 Markengesetz ist.

Wo früher die Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen durch Slogans noch eher unüblich war und eine Ausnahme darstellte – der/die ein oder andere mag sich an einen der ersten bekannten und damals eher unüblichen Werbeslogans „ich liebe es“ des Unternehmens McDonald’s erinnern -, so ist dies mittlerweile durchaus üblich und wird vielfach praktiziert. Zwar gelten im Hinblick auf Werbeslogans oder Schlagworte grundsätzlich bei der Prüfung der Eintragungsfähigkeit die gleichen Voraussetzungen wie bei „normalen“ Wortmarken. Gleichwohl gibt es Besonderheiten, die sie bei der Prüfung der Markenfähigkeit von den „normalen“ Wortmarken unterscheiden. Werbeslogans üben zum einen nicht nur eine Herkunfts- sondern oft auch eine Werbefunktion aus, was im Rahmen der Prüfung der Unterscheidungskraft zu berücksichtigen ist. Es ist demnach grundsätzlich Werbeaussagen oder Werbeslogans die Unterscheidungskraft hinsichtlich solcher Waren oder Dienstleistungen abzusprechen, für die der Verbraucher sie als ausschließlich werbemäßige Anpreisung ansieht.

Allerdings schließt das Vorhandensein einer Werbefunktion nicht zwingend das gleichzeitige Vorliegen einer Herkunftsfunktion aus. Weist der Werbeslogan einen Aussagegehalt auf, der über einen reinen Sachbezug und reine Werbezwecke hinausgeht, spricht grundsätzlich nichts dagegen, ihm die Unterscheidungskraft zuzuerkennen. Bei der Einordnung, ob neben einer Werbe- auch eine Herkunftsfunktion gegeben sein kann, können Originalität, Prägnanz der Wortfolge oder auch deren Interpretationsbedürftigkeit zur Beurteilung herangezogen werden.

Maßgeblich für die Bestimmung der Unterscheidungskraft ist darüber hinaus die Verwendungsform der jeweiligen Marke bzw. des Slogans. Denn bei der Frage, ob ein Zeichen als Marke – also als Herkunftshinweis – wahrgenommen wird, kann es gerade bei Werbeslogans, Schlagworten oder auch Bildmarken darauf ankommen, wie bzw. wo das Zeichen auf den Waren positioniert wird. Neben einer Verwendung als Marke kann einem Slogan, Schlagwort oder einem Bild nämlich auch nur eine dekorative oder rein werbliche Funktion zukommen.

Die Frage der maßgeblichen Verwendungsform war auch Gegenstand der Entscheidung des EuGH vom 12.09.2019 (C-541/18). Der EuGH hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, ob bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft nur die wahrscheinlichste Benutzung der Marke zu beurteilen ist oder ob auch praktisch bedeutsame und naheliegende andere markenmäßige Benutzungsmöglichkeiten herangezogen werden können.

Im Vorfeld der Entscheidung des EuGH hatte das DPMA die für „Bekleidungsstücke, insbesondere T-Shirts; Schuhwaren; Kopfbedeckungen“ in Klasse 25 angemeldete Wortmarke “#darferdas?“ wegen mangelnder Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Auch das BPatG stellte sich auf den Standpunkt, dass eine Anbringung des Schriftzuges auf der Vorder- oder auch der Rückseite der Bekleidungsstücke als erkennbarer Schriftzug und Motiv die wahrscheinlichste und zugleich die praktisch bedeutsame Verwendungsform der Bezeichnung sei. Werde er derart verwendet, habe der Schriftzug keine Unterscheidungskraft. Auf eine ebenfalls denkbare, aber weniger wahrscheinliche und auch praktisch nicht so bedeutsame anderweitige Verwendung des Zeichens, beispielsweise auf einem Etikett eines Kleidungsstückes, sei nicht abzustellen.

Der BGH war der Auffassung, dass nur dann allein auf die wahrscheinlichste Verwendungsform des Zeichens abzustellen sei, wenn andere mögliche Verwendungsformen des Zeichens nicht praktisch bedeutsam oder nicht naheliegend seien. Die europäische Rechtsprechung hingegen hatte stets einen strengeren Maßstab bei der Prüfung angelegt, so dass der BGH aufgrund seiner abweichenden Auffassung dem EuGH folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt hat:

„Hat ein Zeichen Unterscheidungskraft, wenn es praktisch bedeutsame und naheliegende Möglichkeiten gibt, es für die Waren oder Dienstleistungen als Herkunftshinweis zu verwenden, auch wenn es sich dabei nicht um die wahrscheinlichste Form der Verwendung des Zeichens handelt?“

Der EuGH hat die Frage dahingehend beantwortet, dass die Unterscheidungskraft eines als Marke angemeldeten Zeichens unter Berücksichtigung aller relevanten Tatsachen und Umstände, einschließlich sämtlicher wahrscheinlicher Verwendungsarten der angemeldeten Marke, zu prüfen sei. Mangels anderer Anhaltspunkte handele es sich dabei um die Verwendungsarten, die angesichts dessen, was in der betreffenden Branche üblich ist, praktisch bedeutsam sein können.

Bislang hatte der EuGH im Rahmen der Prüfung der Unterscheidungskraft in seiner Rechtsprechung auf die wahrscheinlichste Verwendungsform der Marke abgestellt. Eine Unterscheidungskraft war danach zu verneinen, wenn die wahrscheinlichste Benutzung der Marke nicht markenmäßig erfolge, selbst wenn es praktisch bedeutsame und naheliegende andere markenmäßige Nutzungsmöglichkeiten gebe. Letztere will er nunmehr mit der Entscheidung vom 12.09.2019 – was auch der Auffassung des BGH entspricht – im Rahmen der Prüfung der Unterscheidungskraft ebenfalls berücksichtigen. Sofern also in der jeweils zu betrachtenden Branche mehrere Verwendungsarten praktisch bedeutsam sind, müssen bei der Prüfung der Unterscheidungskraft alle diese verschiedenen Verwendungsarten berücksichtigt werden, um zu beurteilen, ob der Durchschnittsverbraucher der erfassten Waren- oder Dienstleistungen das Zeichen als Hinweis auf die betriebliche Herkunft wahrnehmen kann. Es sind lediglich solche Verwendungsarten für die Prüfung der Unterscheidungskraft irrelevant, die in der betreffenden Branche zwar denkbar, aber praktisch nicht bedeutsam sind und somit wenig wahrscheinlich erscheinen, es sei denn, der Anmelder hat konkrete Anhaltspunkte geliefert, die eine in der fraglichen Branche unübliche Verwendungsart in seinem Fall wahrscheinlich machen.

Wenngleich mit dieser Entscheidung die Frage der Schutzfähigkeit von Werbeaussagen grundsätzlich geklärt scheint, zeigt die Entscheidung des EuGH zum Slogan „#darferdas?“, dass stets wieder einzelne Punkte der Eintragungsfähigkeit einem Wandel in der Rechtsprechung unterliegen und sich so auch immer wieder neue Chancen für die Eintragung von Marken ergeben können.

Dr. Nadine Bertram LL.M.

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