Patentveräußerung im Verletzungsverfahren – wer ist der “richtige” Kläger?

I. Einleitung

Mit einer Verletzungsklage geht der Patentinhaber gegen unberechtigte Nutzer seiner Erfindung vor. Weil Patente aber übertragbar sind, kann ein Beklagter nicht immer erkennen, ob er auch tatsächlich von dem materiell Berechtigten angegriffen wird. Er könnte daher bei Anhaltspunkten die Inhaberschaft am Klagepatent und die daraus abgeleiteten Rechte des Klägers zu bestreiten.

In der Praxis werden Patente oft auf Tochtergesellschaften übertragen oder an Dritte veräußert. Auch durch Unternehmenszusammenschlüsse oder -verschmelzungen kann sich die Inhaberschaft des Patents ändern. Wer eine Verletzungsklage erheben möchte, sollte sich daher darüber im Klaren sein, welche Auswirkungen eine Übertragung des Klagepatents vor und nach Klageerhebung hat.

Der Wechsel des Patentinhabers kann verschiedene Auswirkungen auf das Patentverletzungsverfahren haben.

II.       Formelle Klageberechtigung: Prozessführungsbefugnis

Die Prozessführungsbefugnis ist die Berechtigung, ein geltend gemachtes Recht im eigenen Namen gerichtlich geltend zu machen. Anders gesagt ist prozessführungsbefugt, wer der “richtige” Kläger ist. Fehlt die Prozessführungsbefugnis, wird die Verletzungsklage nicht etwa als unbegründet, sondern schon als unzulässig abgewiesen.

Man nehme beispielhaft an, die Alice GmbH erhebe eine Klage gegen die Bob KG mit der Behauptung, die Bob KG verletze das Patent der Charlie AG. Die Alice GmbH wäre grundsätzlich nicht prozessführungsbefugt, weil sie keine eigenen Rechte am Klagepatent hat. Die Klage wäre unzulässig.

Gemäß § 30 Abs. 3 Satz 2 PatG entscheidet der Stand des Patentregisters darüber, wer als Patentinhaber prozessführungsbefugt ist. Solange die Alice GmbH dort nicht als Patentinhaberin eingetragen ist, kann sie grundsätzlich auch keine zulässige Klage erheben. Dies ist selbst dann der Fall, wenn die Charlie AG das Patent inzwischen an die Alice GmbH veräußert hat, der Eigentümerwechsel aber noch nicht im Patentregister eingetragen wurde.

Anders verhält es sich, wenn die Klage zunächst vom eingetragenen Patentinhaber anhängig gemacht wird und dieser das Patent dann während des Verfahrens überträgt. Die Klage wird nicht etwa nachträglich unzulässig, wenn der neue Patentinhaber zwischenzeitlich in das Register eingetragen wird. Vielmehr bleibt der bisherige Kläger gemäß § 265 Abs. 2 ZPO prozessführungsbefugt. Der neue Inhaber kann zwar wirksam den Prozess als Kläger übernehmen, dies ist aber von der Zustimmung des Beklagten abhängig. In jedem Fall wirkt das Urteil auch gegen den neuen Patentinhaber.

Anmerkung: In bestimmten Fällen kann die Verletzungsklage auch von solchen Personen erhoben werden, die nicht als Patentinhaber im Register eingetragen sind. Dies gilt etwa für ausschließliche Lizenznehmer. Auch Dritte, denen der eingetragene Inhaber das Recht zur prozessualen Geltendmachung im Rahmen einer gewillkürten Prozessstandschaft eingeräumt hat, können Klage erheben, wenn sie ein eigenes berechtigtes Interesse vorweisen können.

III.     Materielle Klageberechtigung: Aktivlegitimation

Streng zu unterscheiden von der Prozessführungsbefugnis ist die Aktivlegitimation, also die Frage, wem die materiellen Rechte aus dem Patent zustehen. Die ist allein abhängig von der materiellen Patentinhaberschaft, richtet sich also nicht nach dem Stand des Patentregisters.

Wird das Patent nach der Rechtshängigkeit des Verletzungsverfahrens übertragen, muss der Kläger daher seine Anträge an die geänderte Rechtslage anpassen. Dies betrifft maßgeblich die Ansprüche auf Schadensersatz, Auskunft und Rechnungslegung. Der Unterlassungsanspruch (entsprechend auch die Ansprüche auf Rückruf und Vernichtung) ist jedoch nicht betroffen, da der Patentverletzer nicht in Bezug auf einen bestimmten Berechtigten, sondern zur Unterlassung schlechthin verurteilt wird ( BGH, GRUR 2013, 713 – Fräsverfahren).

In einem Beispielsfall verklagt die Alice GmbH als Patentinhaberin die Bob KG wegen Patentverletzung. Die Alice GmbH beantragt u.a. die Feststellung, dass die Bob KG ihr den durch die Verletzung entstandenen Schaden zu ersetzen habe. Während des Verfahrens überträgt die Alice GmbH das Klagepatent nun an die Charlie AG. Zwei Monate nach dem Übertragungsgeschäft wird die Charlie AG als neue Inhaberin im Register eingetragen, die Alice GmbH führt das Verfahren aber weiter als Klägerin.

Die Alice GmbH muss nun ihre Anträge umstellen, denn Berechtigte des Schadensersatzanspruchs ist seit der Übertragung die Charlie GmbH. Hierbei kommt es auf den Zeitpunkt des Übertragungsgeschäfts, nicht den der Registereintragung an. Die Alice GmbH beantragt nun also nur noch die Feststellung der Pflicht zum Schadensersatz, soweit ihr selbst ein Schaden bis zur Übertragung an die Charlie AG entstanden ist. Für den Zeitraum nach der Übertragung richtet sich der Antrag nur auf denjenigen Schaden, welcher der Charlie AG entstanden ist.

Die Eintragung im Patentregister ist jedoch auch für die Aktivlegitimation im Verletzungsverfahren nicht völlig irrelevant. Die Rechtsprechung sieht in der Eintragung im Patentregister ein Indiz für die tatsächliche materielle Inhaberschaft des dort Eingetragenen. Der Hintergrund dafür ist, dass eine Änderung des Registers gemäß § 30 Abs. 3 Satz 1 PatG einen Nachweis gegenüber der Behörde benötigt. Zugunsten des eingetragenen Inhabers besteht insoweit die Vermutung, dass er auch der materiell Berechtigte ist.

Diese Vermutung ist jedoch widerleglich, was nähere Ausführungen der Beklagtenpartei erfordern wird, woraus sich die behauptete Unwirksamkeit der Patentübertragung – und damit die Unrichtigkeit des Registers – ergeben soll. Einfaches Bestreiten genügt nicht.

Benjamin Rätz LL.M. (Nagoya)

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