Sisvel ./. Haier – BGH hebt Urteil des OLG Düsseldorf auf

 

Der BGH hat heute nach der mündlichen Verhandlung vor dem Kartellsenat des BGH (Az.: KZR 36/17) am 05.05.2020 das Urteil des OLG Düsseldorf in der Sache Sisvel gegen Haier aufgehoben und Sisvel auf ganzer Linie Recht gegeben.

Sisvel verklagte als Inhaberin eines standardessentiellen Patents Haier vor dem Landgericht Düsseldorf. Das Landgericht Düsseldorf verurteilte Haier antragsgemäß. In der Berufungsinstanz bestätigte das OLG Düsseldorf zwar die Verletzung des Patents, entsprach jedoch dem kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand von Haier und wies die Klage daher als derzeit unbegründet ab. Nach Ansicht des OLG Düsseldorf habe Sisvel Haier kein FRAND-gemäßes Angebot gemacht. Denn Sisvel habe mit einem chinesischen Staatsunternehmen einen Lizenzvertrag abgeschlossen, der um ein Vielfaches günstiger war als das Angebot gegenüber Haier. Haier habe sich dagegen FRAND-konform verhalten.

Die Revision von Sisvel richtete sich gegen das Urteil des OLG Düsseldorf bezüglich des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands. Da aber in der Zwischenzeit das Klagepatent vom BPatG und in zweiter Instanz auch vom BGH nur eingeschränkt aufrechterhalten wurde, legte Haier eine Anschlussrevision ein, weil Haier der Ansicht war, das Klagepatent in seiner eingeschränkten Form nicht zu verletzen.

In der mündlichen Verhandlung ließ der BGH bereits Tendenzen erkennen, die durch das heutige Urteil bestätigt wurden:

Zunächst äußerte der BGH in der mündlichen Verhandlung die Ansicht, dass die tatsächlichen Feststellungen des OLG Düsseldorf auch die Verwirklichung des neu aufgenommen Merkmals tragen und somit von einer Verletzung auszugehen sei.

Weiterhin ließ der BGH erkennen, dass Haier wohl keinen kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand geltend machen könne. Sisvel habe zwar eine marktbeherrschende Stellung, würde diese jedoch nicht mißbrauchen.

Der BGH betonte, dass jedenfalls dann ein Missbrauch vorliege, wenn der lizenzsuchende Benutzer ein FRAND-gemäßes Angebot macht, der Patentinhaber dieses aber nicht annimmt. Am Ende sei jedoch nicht entscheidend, welche Partei FRAND-gemäße Bedingungen formuliert, sondern nur, dass sie formuliert werden. Daher sei es notwendig, die Maßstäbe für ein solches Angebot zu kommunizieren, anhand derer ein FRAND-gemäßes Angebot gemacht werden könne. Dies sei jedoch nur möglich, wenn beide Seiten willens seien, miteinander zu kooperieren. Die vom EuGH genannten Schritte (vgl. EuGH Urteil zu Huawei ./. ZTE) sollen zu keiner übertriebenen Formalisierung führen. Vielmehr sollen Aktion und Reaktion von dem erkennbaren Willen getragen sein, eine FRAND-gemäße Lizenz abzuschließen. Der BGH stellte hierbei strenge Anforderungen an die Lizenzbereitschaftserklärung. So habe nach dem Verletzungshinweis des Patentinhabers der Nutzer eines Patents seinen ausdrücklichen Willen zu bekunden, eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen abzuschließen, mögen sie noch so schmerzhaft für den Lizenznehmer sein – also völlig unabhängig vom Inhalt der Bedingungen. Dabei lehnte sich der BGH mit seiner Formulierung an ein Urteil des englischen High Court of Justice in der Sache Unwired Planet gegen Huawei an („…take the consequences in terms of anti-discrimination rules, whatever they may be”). Nach Ansicht des BGH habe Haier jedoch zu keinem Zeitpunkt den ausdrücklichen Willen geäußert, dass Haier unter allen Bedingungen bereit ist, eine Lizenz abzuschließen, sofern diese nur FRAND-konform sind.

Der eingangs erwähnte Lizenzvertrag mit dem chinesischen Staatsunternehmen begründe auch keine Diskriminierung von Haier. Der BGH folgte dem Vortrag von Sisvel, dass der besagte Lizenzvertrag unter Einflussnahme des chinesischen Staates abgeschlossen worden sei und ließ erkennen, dass staatlicher Druck – auch wenn es sich nicht um einen klassischen „act of state“ handele – ein unternehmerischer Grund sei, der die Ungleichbehandlung rechtfertigen könne.

 

Martin Koszycki

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