Englischsprachiges Webinar am 20. August – BGH Sivel ./. Haier

Nach der lang erwarteten und viel beachteten Entscheidung des Bundesgerichtshofs im Rechtsstreit Sisvel ./. Haier sind einige Fragen beantwortet, aber einige Fragen noch offen. Da die Entscheidung jedoch das erste FRAND-Urteil des höchsten deutschen Gerichts darstellt, ist sie hochinteressant für alle Parteien, die mit SEP zu tun haben.

Wir laden Sie herzlich ein, an unserem Kather-Augenstein-Webinar am 20. August teilzunehmen. Unser Partner Dr. Christof Augenstein wird Sie durch die Entscheidung führen und erläutern, was die Entscheidung für die Praxis bedeutet. Wir haben auch eine englische Übersetzung der Entscheidung vorbereitet.

Das Webinar ist für etwa 45 Minuten angesetzt. Sie werden die Möglichkeit haben, während des Webinars per Chat-Funktion Fragen zu stellen. Bitte reservieren Sie 15-30 Minuten vor Beginn des Webinars, damit Sie in aller Ruhe daran teilnehmen können und wir die Technik vorab mit Ihnen abstimmen können.

Da das Thema rund um den Globus von großem Interesse ist, haben wir uns entschieden, unser Webinar zu zwei unterschiedlichen Zeiten zu halten:

1. Donnerstag, 20. August – 9:00 Uhr     >>> HIER ANMELDEN <<<

2. Donnerstag, 20. August – 18:00 Uhr   >>> HIER ANMELDEN <<<

 

Analyse der Entscheidungsgründe

In Sachen Sisvel gegen Haier (Az. KZR 36/17) hat der Kartellsenat des BGH auf die mündliche Verhandlung vom 05.05.2020 zugunsten der Revisionsklägerin Sisvel entschieden. Dieses Ergebnis war nach dem Verlauf der mündlichen Verhandlung nicht überraschend, denn bereits dort hatte der Senat seine Position deutlich gemacht (wir berichteten). Nun hat der BGH auch seine Entscheidungsgründe veröffentlicht.

Der BGH bestätigt zunächst die Verletzung des Klagepatents. Weitaus interessanter sind jedoch die Ausführungen des BGH zum kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand. Die Entscheidung in Sachen Sisvel gegen Haier ist das erste Urteil des BGH zu diesem Thema seit der wegweisenden „Huawei/ZTE“-Entscheidung des EuGH.

Anders als das Berufungsgericht ist der BGH der Auffassung, dass die Patentinhaberin ihre Marktbeherrschung nicht missbraucht habe und stellt nun höhere Anforderungen an die Erklärung der Lizenzbereitschaft des Patentnutzers.

I. Marktbeherrschung

Nach Ansicht des BGH besitze Sisvel eine marktbeherrschende Stellung. In diesem Punkt bestätigte der BGH die bisherige Rechtsprechung der Instanzgerichte. So führe nicht bereits der bloße Umstand, dass der Patentinhaber jeden Dritten von der Benutzung der technischen Lehre des Klagepatents ausschließen könnte, zu einer marktbeherrschenden Stellung führe. Vielmehr muss es dem Nutzer des Patents unmöglich sein, auf andere Technologien auszuweichen.

Der BGH folgte allerdings nicht der Argumentation von Sisvel, dass die Marktbeherrschung fehle, weil die Lizenzsucher faktisch auch ohne Lizenz das Patent nutzen könnten. Denn die Marktbeherrschung ergebe sich aus der rechtlichen Möglichkeit, von Dritten zu verlangen, dass keine erfindungsgemäßen Produkte auf den Markt gebracht werden oder auf dem Markt bleiben. Wie der Patentinhaber sein SEP durchsetzt, sei dann eine Frage des Missbrauchs der marktbeherrschenden Stellung, nicht aber eine Frage, ob eine marktbeherrschende Stellung vorliegt.

II. Missbrauch

Anders als das Berufungsgericht verneinte der Kartellsenat des BGH aber einen Missbrauch dieser marktbeherrschenden Stellung.

1. Zur Dogmatik

Schon im Leitsatz stellt der BGH auf die Bemühungen der Parteien ab. So soll eine Klage des SEP-Inhabers missbräuchlich sein, wenn er sich nicht hinreichend bemüht hat, dem grundsätzlich lizenzwilligen Nutzer des Patents den Abschluss eines Lizenzvertrages zu angemessenen Bedingungen zu ermöglichen. Daraus folge, dass der Patentinhaber zunächst auf die Verletzung hinweisen müsse und dem Nutzer der patentgemäßen die Gelegenheit gebe, seinen Anspruch auf Abschluss eines Lizenzvertrages zu angemessenen Bedingungen geltend zu machen.

Da der Lizenzsuchende nicht ohne Weiteres in der Lage sei, von sich aus Bedingungen zu formulieren, die der FRAND-konforme Patentinhaber ihm einräumen müsse, sei der Patentinhaber dazu verpflichtet, seine Lizenzforderung im Einzelnen zu begründen, um den Lizenzwilligen in die Lage zu versetzen, einen möglichen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung zu überprüfen. Der Detailierungsgrad und Zeitpunkt, zu dem der Patentinhaber Informationen über sein Lizenzierungsprogramm zur Verfügung stellen müsse, sei eine Frage des Einzelfalls und hänge auch von der Reaktion des Nutzers des Patents ab.

Der Patentinhaber sei nicht verpflichtet, Lizenzen zum „Einheitstarif“ zu vergeben. Es reiche vielmehr, dass das kartellrechtliche Diskriminierungsverbot beachtet werde. Da die angemessenen Bedingungen, wie ein angemessener Preis, aber nicht objektiv feststehen, sondern nur als Ergebnis (gegebenenfalls ähnlicher) ausgehandelter Marktprozesse erfassbar seien, komme der ernsthaften und zielgerichteten Mitwirkung des lizenzwilligen Unternehmens an der Aushandlung entscheidende Bedeutung zu.

Die Verpflichtungen des Patentinhabers seien kein Selbstzweck, sondern sollen es dem Lizenzwilligen erleichtern, angemessene Bedingungen auszuhandeln. Daher genüge es nicht, dass nach einem ersten Hinweis des Lizenzwilligen sich lediglich bereit zeige, den Abschluss eines Lizenzvertrages zu erwägen oder in Verhandlungen einzutreten. Der Lizenzwillige müsse sich klar und eindeutig bereit erklären, mit dem Patentinhaber einen Lizenzvertrag zu angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen abzuschließen und müsse in der Folge an den Verhandlungen auch zielgerichtet mitwirken. Hier zitiert der Senat aus der Entscheidung Unwired Planet gegen Huawei des High Court of England and Wales mit den Worten „a willing licensee must be one willing to take a FRAND license on whatever terms are in fact FRAND“.

2. Zum vorliegenden Fall

Der BGH stimmte dem Berufungsgericht zu, dass der Verletzungshinweis des Klägers im vorliegenden Fall ausreichend gewesen sei. Es bedürfe keiner detaillierten technischen und rechtlichen Erläuterungen, der Nutzer der patentgemäßen Lehre müsse nur in die Lage versetzt werden, sich ggf. mit sachverständiger Hilfe ein Bild von der Berechtigung des Patentinhabers zu machen. Diesen Anforderungen habe die Klägerin genügt, indem sie das Patent und den maßgeblichen Standard genannt und eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen angeboten habe. Hierbei erachteten der BGH sowie das Berufungsgericht einen Hinweis an die Muttergesellschaften der Beklagten für ausreichend.

Anders als das Berufungsgericht sieht der BGH aber keinen Missbrauch in der klageweisen Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs. Denn die Feststellungen des Berufungsgerichts tragen laut BGH nicht die Annahme, die Klägerin sei zur Abgabe eines konkreten Vertragsangebots verpflichtet gewesen, weil sich die Beklagten lizenzwillig gezeigt hätten.

Der Senat lässt dahinstehen, ob eine Erklärung der Lizenzbereitschaft nach Ablauf der Reaktionsfrist noch möglich sei, stellt aber auch klar, dass ein vermeintlich Lizenzwilliger, der mehrere Monate auf einen Verletzungshinweis schweigt, regelmäßig zu erkennen gebe, dass ihm nicht an dem Abschluss einer Lizenz gelegen sei.

Für die Entscheidung des BGH war vielmehr ausschlaggebend, dass die Beklagten keine hinreichende Lizenzbereitschaft erklärt haben. Keine der Nachrichten der Beklagten erfülle die Anforderungen, die an eine ernsthafte und vorbehaltlose Bereitschaft zu einer Lizenznahme zu FRAND-Bedingungen zu stellen seien. Die Beklagten haben nur die Hoffnung geäußert, dass man in eine förmliche Verhandlung eintreten werde und um Informationen über einen in Aussicht gestellten Rabatt gebeten. Damit ließen die Beklagten nicht klar und unzweideutig erkennen, zum Abschluss eines Lizenzvertrages zu FRAND-Bedingungen bereit zu sein.

Auch weitere Schreiben, wonach die Beklagten erkennen ließen, zum Abschluss einer FRAND-Lizenz bereit zu sein, wenn in vorliegenden und in einem parallelen Verfahren deutsche Gerichte endgültig die Verletzung und den Rechtsbestand des Klagepatents feststellten, genüge diesen Anforderungen nicht.  Dies ist insbesondere deswegen bemerkenswert, da der BGH dem EuGH beipflichtet, dass ein Lizenzsucher die Rechtsbeständigkeit und Essentialität der Klagepatente anzugreifen. Trotzdem sah der BGH in der Erklärung von Haier eine unzulässige Bedingung.

Auch das Beharren der Beklagten auf dem eigenen Gegenangebot und der Mitteilung, man werde das Angebot nicht nachbessern, solange die Klägerin nicht bereit sei, die Verletzung der im Portfolio übrigen Patente darzulegen, ließen den objektiven Empfänger auf eine Verzögerungstaktik schließen. Die Beklagten können auch nicht erwarten, dass die Klägerin Claim Charts zu allen 450 Patente eines Portfolios zur Verfügung stellt. Eine einfache Information wie zum Verletzungsnachweis sei ausreichend. Der BGH wertet dies daher als Indiz dafür, dass Haier die Verhandlungen bis zum Ablauf des Patents hinauszögern wollte.

Ob das letzte Gegenangebot der Beklagten – vier Wochen vor dem Berufungsverhandlungstermin – ausreichend gewesen sei, könne dahinstehen, da die Schutzdauer des Klagepatents zu dem Zeitpunkt abgelaufen war. Zu diesem Zeitpunkt sei die markbeherrschende Stellung der Klägerin bereits weggefallen und die Klägerin habe den Beklagten eine Lizenz für die Zukunft verweigern dürfen.

Auch wenn es danach auf die Frage, ob das Angebot der Klägerin missbräuchlich war, nicht mehr ankam, hat der Kartellsenat am Ende seines Urteils klargestellt, dass auch staatlicher Druck eine Ungleichbehandlung rechtfertigen könne. Nach Ansicht des BGH könne es aber wirtschaftlich vernünftig gewesen sein, mangels anderer Möglichkeiten auf drohende persönliche oder anderweitige wirtschaftliche Nachteile ein an sich unzulängliches Angebot zu akzeptieren, um überhaupt eine Gegenleistung für die Benutzung der Schutzrechte zu erhalten und Bedrohungen staatlicher Organe zu entgehen.

Martin Koszycki

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