Zeitliche Dringlichkeit bei einstweiligen Verfügungen auf eine abgewandelte Ausführungsform

In einer kürzlich erschienenen Entscheidung (OLG Düsseldorf (2. Zivilsenat), Urteil vom 27.05.2021 – 2 U 2/21; GRUR-RS 2021, 13946 – Insulinpumpe) hat sich das OLG Düsseldorf mit der Frage der zeitlichen Dringlichkeit bei abgewandelter Ausführungsform befasst.

I. Sachverhalt

Mit Klage vom 03.04.2019 ging die Verfügungsklägerin aus zwei Schutzrechten gegen die Verfügungsbeklagte zu 1) vor. Das LG Düsseldorf verurteilte die Verfügungsbeklagte zu 1) mit Urteil vom 13.08.2020 wegen Verletzung eines der Patente und wies die Klage wegen Verletzung des zweiten Patents ab. Das OLG Düsseldorf bestätigte die Klageabweisung bzgl. des zweiten Schutzrechts.

Im Oktober 2020 brachten die Verfügungsbeklagten 1) und 2) ein neues Produkt auf den Markt. Die Prozessbevollmächtigten der Verfügungsklägerin führten daraufhin am 07.10.2020 einen Testkauf durch und leiteten das Muster an die Verfügungsklägerin weiter, wo es am 13.10.2020 eintraf. Am 26.10.2020 stellte der Chefingenieur der Verfügungsklägerin eine eidesstattliche Versicherung mit seinen Untersuchungsergebnissen aus, woraufhin die Verfügungsklägerin noch am selben Tag einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung auf Basis eines dritten Schutzrechts einreichte. Das LG Düsseldorf folgte dem Antrag und hielt die einstweilige Verfügung auch nach dem Widerspruch der Verfügungsbeklagten vom 12.01.2021 aufrecht.

Die Verfügungsbeklagten legten hiergegen Berufung ein. Nach ihrer Auffassung fehlte der einstweiligen Verfügung die Dringlichkeit, denn die Verfügungsklägerin habe auch aus dem dritten Schutzrecht bereits 2019 gegen die Vorgängerprodukte vorgehen können. Die Verfügungsklägerin behauptet demgegenüber, sie habe erst aufgrund des Widerspruchs Kenntnis davon erlangt, dass auch die Vorgängerprodukte das Verfügungspatent verletzen und zuvor keinen Anlass zu Nachforschungen gehabt, zumal sie darauf habe vertrauen dürfen, dass die Verfügungsbeklagten allenfalls eine patentfreie Abwandlung der Vorgängerprodukte auf den Markt bringen würden.

II. Entscheidung

Das OLG Düsseldorf hebt die einstweilige Verfügung mangels Dringlichkeit auf.

Ausgangspunkt ist die ständige Rechtsprechung des Senats, dass für die Frage des Vorliegens der Dringlichkeit maßgeblich ist,

„ob sich der Patentinhaber bei der Verfolgung seiner Ansprüche wegen einer Patentverletzung in einer solchen Weise nachlässig und zögerlich verhalten hat, dass aus objektiver Sicht der Schluss geboten ist, ihm sei an einer zügigen Durchsetzung seiner Rechte nicht gelegen, weswegen es auch nicht angemessen ist, ihm die Inanspruchnahme vorläufigen Rechtsschutzes zu gestatten.“

Den Patentinhaber treffe zwar keine generelle Marktbeobachtungspflicht, bei greifbaren Hinweisen jedoch eine Nachforschungspflicht. Die Dringlichkeitsfrist sei nur dann gewahrt, wenn er innerhalb eines Monats, nachdem er alle Kenntnisse und Glaubhaftmittel habe, um seine Rechte verlässlich und aussichtsreich zu verfolgen, den Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung stelle.

Sodann stellt das OLG Düsseldorf fest, dass in der Regel die Dringlichkeit fehlt, wenn die Verletzung von Anfang an zu erkennen war:

  • Der Patentinhaber beantragt zunächst eine einstweilige Verfügung bezüglich bestimmter Schutzrechte und später bzgl. weiterer Schutzrechte bei gleicher Ausführungsform.

 

  • Auf ein erstes Verfügungsverfahren bzgl. eines ersten Patents hin ändert der Verletzer die Ausführungsform, bzgl. des zweiten Patents eines zweiten Verfügungsverfahrens ist die Ausführungsform jedoch unverändert geblieben

 

  • Der Patentinhaber führt zunächst ein Hauptsacheverfahren durch und beantragt dann eine einstweilige Verfügung gegen eine kerngleiche Abwandlung

Nach Ansicht des OLG Düsseldorf könne sich der Vorwurf der zögerlichen Rechtsdurchsetzung also auch daraus ergeben, dass der Schutzrechtsinhaber gegen eine in Bezug auf die angegriffene Ausführungsform abgewandelte, aber kerngleiche Ausführungsform nicht vorgehe. Die Grundsätze der kerngleichen Verletzung seien also nicht nur für den Umfang eines Verbotstenors maßgeblich, sondern auch für die Frage der Dringlichkeit relevant. Das OLG Düsseldorf begründet dies damit, dass der Patentinhaber auf Basis des weiteren Schutzrechts bereits einen Titel gegen die ursprünglichen Ausführungsformen habe erlangen können. Im Übrigen sei der Verfügungskläger nicht schutzlos gestellt, weil er nach wie vor ein Hauptsacheverfahren auf Basis des weiteren Schutzrechts führen könne, wenn § 145 PatG dem nicht entgegenstehe.

Wartete ein Patentinhaber mit der Überprüfung weiterer Schutzrechte auf Patentverletzung und deren Durchsetzung ab, weil er bereits aus anderen Schutzrechten Ansprüche gegen die in Rede stehende Ausführungsform geltend mache, spreche dies dafür, dass dem Patentinhaber die Durchsetzung dieser Schutzrechte nicht dringlich sei. Andernfalls könne der Patentinhaber das Dringlichkeitserfordernis leerlaufen lassen, indem er seine Anträge auf Erlass einer einstweiligen Verfügung bzgl. unterschiedlicher Schutzrechte zeitlich versetzt staffelt.

Im vorliegenden Fall hätte die Verfügungsklägerin bereits 2019 mit dem dritten Schutzrecht gegen die Vorgängerprodukte vorgehen können. Da die angegriffene Ausführungsform kerngleich zu den Vorgängerprodukten sei, fehle dem Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung vom 26.10.2020 die Dringlichkeit. Insbesondere habe die Verfügungsklägerin die Vorgängerprodukte auch auf die Verletzung des dritten Schutzrechts hin untersuchen können und müssen, da es sich um Konkurrenzprodukte gehandelt habe, sie ohnehin die Muster bzgl. der Verletzung der anderen beiden Schutzrechte untersucht habe und sich hier bereits gezeigt habe, dass eine Vielzahl der Merkmale des dritten Schutzrechts verwirklicht sei. Im Übrigen habe die Verfügungsklägerin auch nicht darauf vertrauen dürfen, dass die Verfügungsbeklagten lediglich eine patentfreie Abwandlung auf den Markt bringen würden.

Mit Blick auf die Verfügungsbeklagte zu 2) stellt das OLG Düsseldorf darüber hinaus fest, dass diese zwar nicht Partei des Hauptsacheverfahrens gewesen sei. Bei der Dringlichkeit verbiete sich eine zu sehr nach den einzelnen Gesellschaften eines Konzerns differenzierende Betrachtungsweise:

„Wenn ein Patentinhaber gegen eine Verletzungsform nur zögerlich vorgeht, betrifft das grundsätzlich die Dringlichkeit in Bezug auf ein Vorgehen gegen alle Gesellschaften eines Konzerns, die an den Verletzungshandlungen in Bezug auf diese Verletzungsform mitwirken. Der Patentinhaber verhält sich widersprüchlich, wenn er Verletzungshandlungen des einen Unternehmens nicht angreift, er aber anschließend gegen ein anderes Unternehmen aus demselben Konzern einstweiligen Rechtsschutz begehrt. Etwas anderes mag gelten, wenn sich die Art oder Intensität der Verletzungshandlungen aufgrund der Mitwirkung des zweiten Unternehmens ändert, so dass der Patentinhaber erstmals Anlass hat, gegen die Verletzungsform vorzugehen, oder ein Vorgehen gegen ein bestimmtes Konzernunternehmen zunächst nicht möglich ist, etwa weil eine zeitnahe Zustellung der Antragsschrift problematisch erscheint.“

III. Einschätzung

Aus rechtlicher Sicht nicht zu bestanden dürfte sein, dass ein Patentinhaber, der aus einem bestimmten Schutzrecht gegen eine Verletzungsform nicht vorzugeht, ob im eV-Verfahren oder Hauptsacheverfahren, den Eindruck erweckt, dass ihm die Durchsetzung des Schutzrechts an dieser Stelle nicht dringlich ist. Bringt der Verletzer im Nachgang eine kerngleiche Ausführungsform auf den Markt, spricht das Konzept der Kerngleichheit gegen einen „Neustart“ der Dringlichkeitsfrist, denn der Patentinhaber hätte bereits einen Titel gegen das Vorgängerprodukt erlangen können, der auch die kerngleiche Abwandlung umfasst hätte.

Es stellt sich die Frage, inwieweit der Patentinhaber, der nicht sämtliche Schutzrechte gegen das Vorgängerprodukt geltend macht, überhaupt noch ein Hauptsacheverfahren gegen die kerngleiche Ausführungsform führen kann. Das OLG Düsseldorf beschränkt sich auf „sofern dem § 145 PatG“ nicht entgegensteht. § 145 PatG sieht vor, dass derjenige, der eine Klage nach § 139 PatG erhoben hat, gegen den Beklagten wegen derselben oder einer gleichartigen Handlung auf Grund eines anderen Patents nur dann eine weitere Klage erheben kann, wenn er ohne sein Verschulden nicht in der Lage war, auch dieses Patent in dem früheren Rechtsstreit geltend zu machen. Begründen ließe sich die Zulässigkeit einer weiteren Hauptsacheklage nur insoweit, als dass man die Verletzung durch die kerngleiche Ausführungsform als neuen Lebenssachverhalt erachtet, den der Patentinhaber zum Zeitpunkt des ersten Hauptsacheverfahrens noch nicht kannte und bzgl. dem er insoweit entschuldigt wäre. Erachtet man die Verletzung durch das Vorgängerprodukt und die Verletzung durch die kerngleiche Ausführungsform aber als „gleichartige Handlungen“ im Sinne des § 145 PatG, erscheint fraglich, ob § 145 ZPO nicht einem weiteren Hauptsacheverfahren entgegenstände. Denn auch hier gilt das Gesagte: Hätte der Patentinhaber im ersten Hauptsacheverfahren das Schutzrecht geltend gemacht, hätte er gegen das Vorgängerprodukt und wegen der Kerngleichheit auch gegen die Abwandlung einen Titel erwirkt.

Aus praktischer Sicht hat diese Rechtsprechung zur Folge, dass ein Patentinhaber mit Blick auf eine Verletzungsform bei greifbaren Anhaltspunkten einer Verletzung stets sämtliche betroffene Schutzrechte auf eine Verletzung hin untersuchen und dann einen eV-Antrag bzw. eine Klage auf sämtlichen, nach seiner Auffassung verletzten Schutzrechte einreichen müsste. Dies, obwohl ihm in der Sache regelmäßig bereits ein Titel auf Basis eines Schutzrechts die ersehnte Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung, den Rückruf, die Entfernung aus den Vertriebswegen und Vernichtung bringt und das Einreichen einer Klage auf Basis mehrerer Schutzrechte sowohl den Aufwand insbesondere bei großen Schutzrechtsportfolios als auch das Kostenrisiko des Patentinhabers potenziert.

von Dr. Benjamin Pesch

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