FRAND Database.

Kather Augenstein FRAND Database

Here we have compiled the central decisions of the German courts on standard-essential patents for you. We have shortened these decisions to the essential passages for you and make them available for download. German patent jurisdiction is also appreciated beyond the borders of Germany. Therefore, we would also like to give our English-speaking clients and colleagues the opportunity to take note of the German decisions. Accordingly, we have taken the time to translate these decisions into English for you.

We have not translated decisions which are similar in content or which have been dealt with by second-instance courts. Nevertheless, to give you an overview of the decisions of German courts known to us, you will find a list of the untranslated decisions at the end of this page.

Regional Court Düsseldorf

Regional Court Düsseldorf, 26 November 2020, docket no. 4c O 17/19

Download: 4c O 17/19 [EN] 4c O 17/19

Referral order by which the Regional Court Düsseldorf refers several FRAND-related questions to the CJEU

The CJEU is asked to clarify whether the SEP holder who has made a FRAND declaration is obliged to license suppliers on a priority basis.
In addition, the district court seeks clarification on,
- whether the parties’ respectively ommited obligations can be remedied in the on-going infringement proceedings, and
- what requirements are to be placed on the SEP user’s request for a licence.

Regional Court Düsseldorf, 24 April 2019, docket no. 4c O 24/19

Download: 4c O 24/19 [EN] 4c O 24/19

Preliminary injunction regarding the protection of trade secrets in German SEP infringement proceedings. PI prevents disclosure of confidential information in parallel proceedings

The PI decision is important for the development of FRAND litigation because it proves how trade secrets can be protected in German SEP infringement proceedings
The Respondents had concluded an NDA for litigation purposes with the Petitioner, the SEP proprietor, based on the text proposed by the Higher Regional Court Düsseldorf, decision of 17.01.2016, file no. I-2 U 31/16, and undertook to use the documents marked as strictly confidential exclusively for procedural purposes in the FRAND proceedings
When the Respondents announced that they would disclose information covered by the NDA in parallel proceedings, which concerned non-essential patents, the 4c. Civil Chamber issued an ex parte injunction against the Respondents because of a contractual injunctive relief on the basis of the NDA and because of danger of first ascent and stopped them from disclosing the information

Regional Court Düsseldorf, 09 November 2018, docket no. 4a O 15/17 – Fraunhofer Gesellschaft (MPEG LA) ./. ZTE

Download: 4a O 15/17 [EN] 4a O 15/17

Pool patent holder are not required to license single patents

Sole availability on website does not constitute offer of a standard license agreement; only the delivery of the contract does constitute such an offer
Offer of a pool license in general fair and reasonable as the license seeker saves the costs for licensing the property rights individually
If group licenses are customary and the parent company rejects such licenses, the counteroffer of a wholly owned subsidiary of the parent company is not FRAND

Regional Court Düsseldorf, 09 November 2018, docket no. 4a O 17/17 – Tagivan II ./. Huawei

Download: 4a O 17/17 [EN] 4a O 17/17

The standard license agreement is not unreasonable because it does not contain an adjustment clause. The variability of the SEP-portfolio can be compensated by other mechanisms

This is the case if the unit license accommodates the expected fluctuations and if, according to the contract, the licensor bears the risk of an increase in the pool patents and the licensee the risk of minimization
Offering a license in a patent pool does not in itself constitute an accusation of abusive inappropriateness; this is fair and reasonable because it relieves the licensee of the need to request a license from each individual holder of an IP right
A patent pool is not composed contrary to antitrust law because it contains standard and non-standard essential patents. Inappropriate treatment may be considered, however, if a pool systematically includes intellectual property rights that are not necessary for compliance with the standard

Regional Court Düsseldorf, 11 July 2018, docket no. 4c O 81/17

Download: 4c O 81/17 [EN] 4c O 81/17

No FRAND license offer by Plaintiff, therefore no enforcement although infringement was found

First two steps fulfilled: Notice of infringement and declaration of willingness to conclude license agreement
In accordance with procedural delay provisions patentee can rectify missed acts in FRAND negotiations
Patentee discriminates Defendant by bringing actions against him and two main competitors while not bringing actions against other competitors (selective enforcement)
Patentee does not have to sue large number of companies at the same time but he has to at least send notice of infringement requesting license agreements
Issue of exhaustion not adequately addressed; license offers must in principle take into account a possible objection of exhaustion in order to be FRAND

Regional Court Düsseldorf, 13 July 2017, docket no. 4a O 16/16

Download: 4a o 16/16 [EN] 4A o 16/16

Extensive observations on different steps of FRAND negotiations.

Regarding possibility to rectify missed acts in negotiation; no necessity to decide in present procedure since offers of Plaintiff were too late anyway
Regarding requirements for details on how the license rate is being calculated, especially to which extent the Plaintiff needs to produce evidence on comparable license agreements

Regional Court Düsseldorf, 31 March 2016, docket no. 4a O 73/14 – Saint Lawrence ./. Vodafone

Download: 4a O 73/14 [EN] 4a O 73/14

In Übergangsfällen steht die Verletzungsanzeige nach Einreichung der Klage (Übergangsfall = Klage zeitlich vor dem EuGH-Urteil Huawei/ZTE eingereicht) der Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs nicht entgegen

Parallelverfahren zu LG Düsseldorf, Az. 4a O 126/14
Unterscheidung zwischen Übergangs- und Nicht-Übergangsfällen
FRAND-Verpflichtungen können in Übergangsfällen nachgeholt werden
Verletzer muss Lizenzbereitschaft ausreichend schnell erklären; je nach Einzelfall (entsprechend dem Detaillierungsgrad); hier 5 Monate deutlich zu lang
Andere Lizenzvereinbarungen können zur Begründung der FRAND-Gemäßheit herangezogen werden, wenn sie eine etablierte Lizenzierungspraxis aufzeigen
Portfolio-Lizenzierung möglich

Higher Regional Court Düsseldorf

HRC Düsseldorf, 03 November 2022, docket no. I-2 U 102/22 – Geheimnisschutz

Download: I-2 U 102/22 [EN] I-2 U 102/22

Secrecy in FRAND-Proceedings

Secrecy protection is at the discretion of the court
Existence of a business secret is not sufficient for secrecy protection by a court
Pre-trail NDA generally weighs against granting a secrecy protection order by a court if the fact is protected by NDA, if there is no possibility of an unilateral termination and if sanctions are to be applied if business secrets are used for litigation
The scope of protection in the NDA is in principle also binding for secrecy protection by court
The time limit of the NDA is irrelevant
The court can only order secrecy measures despite an NDA if there are good reasons to do so

HRC Düsseldorf, 12 May 2022, docket no. I-2 U 13/21 – Signalsynthese II

Download: I-2 U 13/21 [EN] I-2 U 13/21

Differentiation between general and concrete willingness to license in FRAND objection

A distinction must be made between the infringer’s basic (general) willingness to take a FRAND license and its will to comply with specific license FRAND-conditions.
At the stage of the licence request, only the Defendant’s general will to become a licensee needs to be verified. In contrast, the concrete willingness to take a license is only at issue once the license offer of the patent proprietor has been identified as FRAND.
The request for licensing can be made in a general, informal and also implied manner. However, the conduct must clearly indicate to the potential licensor the general intention to take a licence.
Mere lip service, i.e. licence requests that are clearly not motivated by a serious intention to licence, but are merely intended to slow down the patent holder and delay legal action, is not sufficient.
If the infringer categorically insists on not entering into a certain, obviously appropriate licensing model (e.g. a pool licence) and instead adamantly demands a bilateral individual licence, although there are no justifying reasons for this, this can be an indication of his unwillingness to take a license.
If there is no general willingness to take a license, the patent proprietor’s offer must not be examined as to whether it is FRAND-compliant. In this respect, there is a difference to the absence of the infringers specific willingness to take a license.

HRC Düsseldorf, 07 February 2022, docket no. I-2 U 27/21

Download: I-2 U 27/21 [EN] I-2 U 27/21

Zur zeitliche Reichweite von AASI

Der Erlass einer AASI muss für einen effektiven Rechtsschutz objektiv notwendig sein.
Wurde noch kein Antrag auf Erlass einer Anti-Suit Injunction gestellt, fehlen konkrete Anhaltspunkte für ein dahingehendes Vorhaben oder ist zwischen den Parteien kein Hauptsachverfahren in einer ASI Jurisdiktion anhängig, liegen die Voraussetzungen für den Erlass nicht vor.
Ein Patentbenutzer, der einen Antrag auf Erlass einer ASI gestellt hat, ist als offensichtlich lizenzunwillig anzusehen.

HRC Düsseldorf, 22 March 2019, docket no. I-2 U 31/16 – Unwired Planet ./. Huawei

Download: I-2 U 31/16 [EN] I-2 U 31/16

Die Übertragung von standardessenziellen Patenten steht grundsätzlich nicht im Widerspruch zur FRAND-Verpflichtung des SEP-Inhabers. Der Käufer bleibt daher an die Lizenzpraxis des Vorgängers gebunden. Das Gericht stellt zudem Grundsätze zur Bewertung eines SEP Portfolios auf.

Der Erwerber ist an die Lizenzpraxis – auch in Bezug auf Menge und Inhalt – gebunden, solange Lizenzverträge des ehemaligen Eigentümers in Kraft sind und auch ohne ausdrückliche / konkludente Erklärung
Im Gegensatz zu Entscheidungen aus anderen EU-Ländern, werden zur Bewertung des Patentportfolios nicht die Patente gezählt. Stattdessen betrachtet das Gericht den Wert der patentierten Technologie
Dementsprechend verhält sich das Angebot des SEP-Inhabers nicht zwingend proportional zur Anzahl der verkauften Patente
Für die Bestimmung ob ein Angebot „nichtdiskriminierend“ ist, sind ausschließlich wirksame Lizenzverträge heranzuziehen
Man muss unterscheiden zwischen Lizenzvereinbarungen, die Kreuzlizenzen enthalten und Lizenzvereinbarungen, die keinen Gegenwert enthalten – Vergleichbarkeit nur innerhalb der einzelnen Gruppen
Ein Patentübertragungsvertrag fällt nicht unter Art. 101 AEUV, es sei denn, er enthält wettbewerbsbeschränkende Nebenabreden, da er auf den Austausch von Dienstleistungen abzielt
Beide Parteien haben beim BGH Berufung eingelegt, was möglicherweise zur ersten Entscheidung des BGH zu FRAND seit der Huawei . /. ZTE Entscheidung des EuGH im Jahr 2015 führen wird

HRC Düsseldorf, 25 April 2018, docket no. I-2 W 8/18

Download: I-2 W 8/18 [EN] i-2 W 8/18

Fortführung der Rechtsprechung zu Vertraulichkeitsvereinbarungen in Rechtsstreitigkeiten mit SEP. Zusätzliche Hinweise und Weiterentwicklung des Ansatzes von OLG Düsseldorf, 17.01.2016, Az. I-2 U 31/16.

Jede Partei des Verfahrens, einschließlich der Streithelferin, muss grundsätzlich Zugang zu den Gerichtsakten haben – daher muss die Partei vor dem Verfahren Vorkehrungen zur Wahrung der Vertraulichkeit treffen
Wer ohne Sicherungsvorkehrungen vorträgt, nimmt in Kauf, dass seine Geheimnisse dem Gegner ungeschützt im Wege der Akteneinsicht bekannt werden
Dies gilt auch für die Streithelferin

HRC Düsseldorf, 18 July 2017, docket no. I-2 U 23/17

Download: I-2 U 23/17 [EN] I-2 U 23/17

Einstweilige Verfügungen, die SEP betreffen, unterliegen den gleichen strengen Anforderungen wie Verfügungen, die auf Nicht-SEP beruhen. Der SEP-Inhaber muss die vom EuGH in Huawei/ZTE festgelegten Voraussetzungen erfüllen, bevor er eine einstweilige Verfügung beantragt.

Der Bestand des Verfügungspatents und die Patentverletzung müssen eindeutig zugunsten des Antragsstellers zu beantworten sein
Der Rechtsbestand des SEP erfüllt diese Voraussetzungen nicht
Außerdem ist die Dringlichkeit nicht gegeben
Ausführungen zu Konsequenzen, wenn Verletzer sich weigert ein NDA zu unterzeichnen
Eine ungerechtfertigte Ablehnung des NDA kann zu einer Erleichterung im Rahmen der Darlegungs- und Beweislast des SEP-Inhabers führen

HRC Düsseldorf, 29 June 2017, docket no. I-15 U 41/17 – Sisvel ./. Haier

Download: I-15 U 41/17 [EN] I-15 U 41/17

Ablehnender Beschluss im einstweiligen Verfügungsverfahren. Hauptverfahren: LG Düsseldorf, Az. 4a O 144/14 mit Berufungsverfahren Az. I-15 U 65/15 (parallel zu Az. I-15 U 66/15).

Keine Dringlichkeit
Die Dringlichkeitsbedingung beinhaltet, dass der Patentinhaber das FRAND-Verfahren so weit wie möglich aus eigener Kraft vorantreiben muss

HRC Düsseldorf, 30 March 2017, docket no. I-15 U 66/15 – Sisvel ./. Haier

Download: I-15 U 66/15 [EN] I-15 U 66/15

Patentverletzer hat nur dann in FRAND-konformer Weise zu reagieren, wenn SEP-Inhaber vorher seinerseits FRAND-konform gehandelt hat.

Das vom EuGH in Huawei/ZTE festgelegte Verfahren gilt auch für Übergangsfälle
FRAND-Pflichten sind konsekutiv zu erfüllen; Patentverletzer hat Lizenzbereitschaft nur nach Verletzungshinweis anzuzeigen und ebenso FRAND-Gegenangebot nur nach FRAND-Angebot abzugeben
Auch bei SEP besteht grundsätzlich weiter Spielraum für sachliche Rechtfertigung der Differenzierung
Formelle Anforderungen an FRAND-Angebot und Auswirkung des FRAND-Einwands auf Schadensersatz- sowie auf Auskunfts- und Verwertungsansprüche
Revision zugelassen und anhängig beim Bundesgerichtshof (Az. KZR 36/17, noch nicht veröffentlicht)

HRC Düsseldorf, 09 May 2016, docket no. I-15 U 35/16 – Saint Lawrence ./. Vodafone

Download: I-15 U 35/16 [EN] I-15 U 35/16

Beschluss zur Einstellung der Zwangsvollstreckung: Im Allgemeinen dürfte eine Differenzierung nach Übergangs- und Neufällen unzulässig sein. Es besteht jedoch die Möglichkeit, im laufenden Unterlassungsverfahren frühere Verstöße gegen die FRAND-Verpflichtungen nachträglich zu beheben.

Berufungsverfahren zur Entscheidung Az. 4a O 126/14 vor dem LG Düsseldorf und paralleles Verfahren zu Az. I-15 U 36/16 (Berufungsverfahren zu Az. 4a O 73/14).
5 Monate Reaktionszeit des Beklagten nicht mehr rechtzeitig
Die Entscheidung des EuGH ist mit Wirkung ex tunc zu beachten und SEP-Inhabern steht kein Vertrauensschutz hinsichtlich der Entscheidung des BGH (Orange-Book-Standard) zu

HRC Düsseldorf, 17 January 2016, docket no. I-2 U 31/16 – Unwired Planet ./. Huawei

Download: I-2 U 31/16 [EN] I-2 U 31/16

Hinweisbeschluss: Der Beklagte kann entweder auf den verfassungsrechtlich verbürgten Anspruch auf (eigene) Teilhabe am Prozessgeschehen verzichten oder mit dem Kläger ein NDA abschließen.

Vorschlag für ein angemessenes NDA mit dem Beklagten

Regional Court Mannheim

Regional Court Mannheim, 05 July 2022, docket no. 2 O 75/21 – Mobilfunkstandard

Download: 2 O 75/21 [EN] 2 O 75/21

Infringer’s obligation to cooperate in FRAND-negotiations

The infringer must cooperate even if the license offer is obviously not FRAND by informing the patentee of all the reasons for its assessment
In the case of offers that are obviously not FRAND, there is no obligation on an in-depth examination
The infringer must, however, communicate obvious objections, for example regarding the basic structure of the license calculation
An exception to the duty to cooperate only exists if the offer appears objectively not to be serious; this must be determined in an overall assessment; the FRAND-inconsistency of a provision is not sufficient

Regional Court Mannheim, 14 April 2023, docket no. 7 O 91/22

Download: 7 O 91/22 [EN] 7 O 91/22

Confidentiality in FRAND proceedings

There is no legal need for a court order to protect confidential information if the parteis have concluded an NDA with a contractual penalty;
An agreement to not disclose information in court proceedings without a court ordered confidentiality regime does not justify a different assessment;
If a party is prevented from presenting its own facts by a contract, the general rules of civil procedure apply;
The mere interest of the owner of a secret in protection against disclosure by third parties such as judges and court clerks does not constitute a need for legal protection;
Obiter dictum: It is not obvious which legal interest the licensor has in keeping his licensing conditions secret in court proceedings.

Regional Court Mannheim, 2 March 2021, docket no. 2 O 131/19 – LG ./. TCL

Download: 2 o 131/19 [EN] 2 o 131/19

Zum Gegenangebot des Patentverletzers

In FRAND-Verhandlungen ist ein Gegenangebot, in dem der Verletzer eine zwischen den Parteien diskutierte Frage in der Schwebe lässt, in der Regel unangemessen, wenn diese Streitfrage erhebliche Auswirkungen auf die Höhe der Lizenzgebühr hat, da die Leistungspflicht des Verletzers nicht hinreichend konkret bezifferbar ist.

Regional Court Mannheim, 21 August 2020, docket no. 2 O 136/18 – IP Bridge ./. TCT Mobile

Download: 2 o 136/18 [EN] 2 O 136/18

Prüfungsreihenfolge beim FRAND-Einwand

Hat der Inhaber eines standardessentiellen Patents (SEP) dem Benutzer ein Lizenzangebot unterbreitet und dieses ausreichend erläutert und nimmt der Benutzer dieses Lizenzangebot nicht an, so muss dessen Gegenangebot FRAND-Kriterien entsprechen, ohne dass es für diese Obliegenheit des Benutzers darauf ankommt, ob das vorausgehende Lizenzangebot des SEP-Inhabers tatsächlich FRAND-Kriterien entsprach.

Regional Court Mannheim, 18 August 2020, docket no. 2 O 34/19 – Nokia ./. Daimler

Download: 2 o 34/19 [EN] 2 o 34/19

Zur Lizenzwilligkeit eines Endgeräteherstellers, der den SEP-Inhaber auf seine Zulieferer als taugliche Lizenznehmer verweist

Der Benutzer eines standardessenziellen Patents ist in der Regel nicht lizenzwillig, wenn er den SEP-Inhaber wegen des Abschlusses eines Lizenzvertrags auf seine Zulieferer verweist.
Der SEP-Inhaber kann grundsätzlich auswählen, auf welcher Vertriebsstufe er sein Schutzrecht durchsetzen will.
Unabhängig von der ausgewählten Vertriebsstufe ist die angemessene Beteiligung des SEP-Inhabers und damit letztendlich die Höhe der Lizenz stets am verkaufsfähigen Endprodukt auszurichten.
Ein Gegenangebot des Benutzers, welches hinter den FRAND-Anforderungen zurückbleibt, spricht in der Regel gegen seine Lizenzwilligkeit.

Regional Court Mannheim, 4 September 2019, docket no. 7 O 115/16

Download: 7 o 115/16 [EN] 7 o 115/16

Urteil, welches Geheimhaltungsklauseln in SEP Lizenzverträgen als grundsätzlich zulässig erachtet. Die Kriterien hierfür werden aufgezählt. Zudem wird sich zu der Darlegungs- und Beweislast hinsichtlich der FRAND-Konformität bei öffentlich zugänglichen Lizenzverträgen geäußert.

Vertraulichkeitsvereinbarung in SEP-Lizenzverträgen sind zulässig. Für Offenlegungsobliegenheiten müssen die Interessen und das Verhalten der Parteien im konkreten gegeneinander abgewogen werden
Obliegenheiten können während dem Verfahren nachgeholt werden. Dies erfordert allerdings eine druckfreie Situation (Aussetzung, Ruhen des Verfahrens, Aufhebung des Verhandlungstermins). Insbesondere die Offenlegung von Lizenzverträgen kann nachgeholt werden, indem der Lizenzinhaber vorschlägt, einen entsprechenden Gerichtsbeschluss zu erlassen
Das LG Mannheim bewertet FRAND mithilfe eines „Verhaltenstests“, um festzustellen, ob die Parteien ihren jeweiligen Obliegenheiten nachgekommen sind
Bei der Beurteilung des gesamten Vertragswerks ist es wichtig, alle Umstände einzubeziehen, so dass eine Verletzung von kartellrechtlichen Verpflichtungen in der Regel nicht allein durch Einwände gegen einzelne Klauseln nachgewiesen werden kann
Nur wenn der Lizenznehmer die Möglichkeit einer Diskriminierung substantiiert, kann der SEP-Inhaber verpflichtet sein, sein Angebot durch die Offenlegung von Lizenzverträgen nachvollziehbar zu machen
Bei der Durchsetzung von Lizenzprogrammen mit einer öffentlichen Poolstruktur (wie MPEG oder Sisvel Wireless) wird die Beweislast für das FRAND-Angebot reduziert, da alle Lizenznehmer den gleichen Lizenzsatz bezahlen

Regional Court Mannheim, 28 September 2018, docket no. 7 O 165/16 – IP Bridge ./. HTC

Download: 7 O 165/16 [EN] 7 o 165/16

Im Gegensatz zum OLG Düsseldorf: Der SEP-Inhaber kann versäumte Handlungen in FRAND-Verhandlungen nur nachholen, wenn er das Ruhen des Verfahrens beantragt und so ohne Druck zu den Verhandlungen zurückkehrt.

Die Durchsetzbarkeit des Auskunfts-/ Rechnungslegungs- sowie des Schadensersatzanspruchs bleibt von einer FRAND-Verpflichtungserklärung des SEP-Inhabers unberührt
Auch im Falle einer Beschränkung des Schadensersatzanspruchs (auf FRAND-Lizenzgebühr; in diesem Fall nicht maßgeblich) kann der Geschädigte grundsätzlich die geforderten Daten im Rahmen der Rechnungslegung verlangen

Regional Court Mannheim, 02 March 2018, docket no. 7 O 18/17

Download: 7 o 18/17 [EN] 7 o 18/17

Ein SEP-Inhaber muss Lizenzverträge regelmäßig auch ohne den Schutz einer Geheimhaltungsvereinbarung vorlegen, da vertragliche Klauseln zur Geheimhaltung in SEP-Lizenzverträgen selbst kartellrechtswidrig und damit nichtig sind.

Der Kläger muss den Beklagten die Fakten transparent machen, auf deren Grundlage er der Ansicht ist, dass der geforderte Lizenzpreis im Lizenzvertragsangebot FRAND ist
Unterschiedliche Marktgröße des Lizenznehmers ist kein sachlicher Grund zur Ungleichbehandlung

Regional Court Mannheim, 10 November 2017, docket no. 7 O 28/16

Download: 7 o 28/16 [EN] 7 o 28/16

Versäumte Maßnahmen in FRAND-Verhandlungen können nachgeholt werden, der SEP-Inhaber muss allerdings das Ruhen des Verfahrens beantragen, um ohne Druck zu den Verhandlungen zurückzukehren.

Die Durchsetzbarkeit der Ansprüche auf Auskunft/ Rechnungslegung sowie Schadensersatz dem Grunde nach bleibt auch bei einem erfolgreichen kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand unberührt

Regional Court Mannheim, 17 November 2016, docket no. 7 O 19/16 – Philips ./. Archos

Download: 7 o 19/16 [EN] 7 o 19/16

Der Kläger versäumte es, die Art und Weise der Lizenzberechnung hinreichend zu erläutern und behauptete lediglich einen bestimmten Lizenzsatz. Die reine Angabe von Multiplikatoren für die Berechnung reicht nicht aus, um ein FRAND-Angebot abzugeben.

Warum die Berechnung des Lizenzsatzes als FRAND angesehen wird, muss ebenfalls im Vorfeld des Verfahrens erläutert werden
Wenn Kläger die zuvor versäumten FRAND-Obliegenheiten im Laufe des Verfahrens ohne Sanktionierung nachholen könnte, würde dem Grundgedanke der EuGH-Entscheidung Huawei/ZTE nicht mehr entsprochen

Regional Court Mannheim, 27 November 2015, docket no. 2 O 106/14 – Saint Lawrence ./. Deutsche Telekom

Download: 2 O 106/14 [EN] 2 O 106/14

Erklärt der vermeintliche Verletzer nur zögerlich seine Lizenzbereitschaft, sollte die Frage, ob der SEP-Inhaber die Verletzung vor Klageerhebung angezeigt hat oder nicht, nicht entscheidend sein

Ein Lizenzangebot löst auch dann die Obliegenheit aus, ein Gegenangebot zu unterbreiten, wenn das Lizenzangebot selbst nicht FRAND ist
Wenn der vermeintliche Verletzer nach Ablehnung seines Gegenangebots keine Sicherheit leistet, ist es nicht mehr relevant, ob sein Gegenangebot FRAND war oder nicht
Patent Ambush

Higher Regional Court Karlsruhe

HRC Karlsruhe, 04 October 2023, docket no. 6 U 122/22

Download: 6 U 122/22 [EN] 6 U 122/22

Effects of an NDA with respect to an order for the protection of trade secrets

An NDA concluded by the parties does not preclude a party from additionally filing a motion pursuant to Sec. 145a Patent Act in conjunction with Sec. 16 para. (1) Act on Trade Secrets to classify information introduced into the proceedings as confidential. This is because such an order not only protect against disclosure by the other party like the NDA, but also by other third parties involved in the proceedings and leads to a restriction of the file inspection.
Chamber leaves open the question of whether the content of an NDA can speak against a motion to further restrict access to the information according to Sec. 19 (1) Act on Trade Secrets.

HRC Karlsruhe, 14 September 2022, docket no. 6 U 212/22

Download: 6 U 212/22 [EN] 6 U 212/22

Offer contrary to FRAND does not entirely relieve license seekers of their obligations to react

On due summary examination, the decision of RC dismissing FRAND objection as license seeker was not willing to license is not clearly erroneous
An offer by the SEP holder that is not FRAND does not entirely release the license seeker from its obligation to respond and contribute, unless the offer is not FRAND to such an extent that it appears not to be seriously meant
The decision of the RC is not evidently incorrect because the RC did not take into account the significance of a possible cross-license when assessing the willingness to license, since the question has not yet been clarified by either the higher or supreme courts and the decision on this legal question is reserved for the appeal decision
When weighing the interests pursuant to Sec. 707, 719 Code of Civil Procedure, it may have to be taken into account if the patentee is a patent exploitation company, but it may be of considerable importance for market participants who have already taken a license that patentees prevent another company from participating in the market

HRC Karlsruhe, 02 February 2022, docket no. 6 U 149/20 – Steuerkanalsignalisierung II

Download: 6 U 149/20 [EN] 6 U 149/20

Continuous willingness to take a licence is an essential prerequisite of the FRAND objection

For the assessment of the question whether conduct of the licence seeker expresses a willingness to take a licence or serves to delay the conclusion of a licence agreement on FRAND terms, the Senate continues its case law “Datenpaketverarbeitung” and “Mobilstation”, taking into account the subsequently published judgement of the FCJ ”FRAND-Einwand II”;
The continued willingness to take a licence is an indispensable prerequisite for a successful licence negotiation and thus also for the allegation of an abuse of market power against the patent proprietor in the event of its failure;
The licensee must be clearly and unequivocally willing to enter into a licence agreement on FRAND terms, whatever FRAND terms may actually be, and must purposefully participate in the licence negotiations;
The expression of a willingness to take a licence or a willingness to negotiate does not say anything about whether this declaration is meant seriously. Rather, it can also be the result of a delaying tactic on the part of the patent user;

HRC Karlsruhe, 12 February 2021, Az. 6 U 130/20 – Nokia ./. Daimler

Download: 6 U 130/20 [EN] 6 U 130/20

Einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung in FRAND-Fällen

Regelmäßig bringt der Verletzer mit einem Vertragsangebot, das die Bestimmung der Lizenzgebühr dem SEP-Inhaber nach billigem Ermessen gem. § 315 Abs. 3 BGB überlässt, hinreichend zum Ausdruck, dass er bereit ist, eine Lizenzvereinbarung abzuschließen, die jedenfalls hinsichtlich der Höhe der Lizenzgebühren FRAND-Bedingungen entspricht, wie auch immer eine solche Lizenzgebühr aussehen mag.

HRC Karlsruhe, 9 December 2020, docket no. 6 U 103/19 – Sisvel ./. Wiko

Download: 6 U 103/19 [EN] 6 U 103/19

Zu den Verhandlungspflichten des Patentbenutzers, insbesondere zur Abgabe eines Gegenangebots.

Der Inhaber eines standardessentiellen Patents genügt seinen Obliegenheiten in der Regel, wenn er ein Angebot unterbreitet, das für den durchschnittlichen Lizenznehmer FRAND-Bedingungen entspricht und das Angebot in einer Art und Weise erläutert, die den konkreten Lizenzsucher dazu in die Lage versetzt, nachzuvollziehen, auf welchen Erwägungen die Höhe der Lizenzgebühr und die weiteren Bedingungen beruhen und weshalb der SEP-Inhaber die Lizenzgebühr und die weiteren Bedingungen als nicht ausbeuterisch und nicht diskriminierend erachtet.
Die Obliegenheit des Patentbenutzers, ein Gegenangebot zu unterbreiten, besteht jedenfalls schon dann, wenn das Lizenzangebot des SEP-Inhabers nicht klar und eindeutig FRAND-widrig ist und der SEP-Inhaber den Verletzer durch die Erläuterung seines Angebots und der von ihm behaupteten FRAND-Gemäßheit der Bedingungen in die Lage versetzt hat, seinerseits ein Gegenangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten.
Den Patentbenutzer trifft auch unterhalb der Schwelle, ggf. zur Abgabe eines Gegenangebots gehalten zu sein, grds. die Obliegenheit, an Lizenzvertragsverhandlungen zielgerichtet mitzuwirken. Verletzt er diese Obliegenheit, kann er den Ansprüchen des SEP-Inhabers einen FRAND-Einwand grds. nicht mit Erfolg entgegenhalten.
Diese Obliegenheit des Verletzers schließt regelmäßig ein, vom SEP-Inhaber angebotene Informationsmöglichkeiten wahrzunehmen und ihm etwaige Beanstandungen im Rahmen der Verhandlungen mitzuteilen. Mit ihr unvereinbar ist eine Verhaltensweise, die danach trachtet, Beanstandungen als Mittel für die spätere Rechtsverteidigung in einem Rechtsstreit zurückzuhalten.

HRC Karlsruhe, 30 October 2019, docket no. 6 U 183/16 – Philips ./. Wiko

Download: 6 U 183/16 [EN] 6 U 183/16

Zu den Verhandlungspflichten des SEP-Inhabers gegenüber dem Patentbenutzer.

Es genügt, den Verletzungshinweis an die für Lizenzverhandlungen zuständige Konzernmuttergesellschaft zu richten. Der SEP-Inhaber muss sich nicht an einzelne Tochtergesellschaften wenden.
Der Verletzungshinweis muss den Patentbenutzer in die Lage versetzen, die Qualität des Verletzungsvorwurfs und das Bedürfnis an einer Lizenz zu ermitteln. Der Patentbenutzer hat den Verletzungshinweis regelmäßig innerhalb von zwei Monaten zu prüfen.
Verhandlungspflichten des SEP-Inhabers und Obliegenheiten des Patentbenutzers können während des Verletzungsprozesses nachgeholt werden.
Der SEP-Inhaber hat den Inhalt der wesentlichen Vertragsbedingungen solcher Lizenzverträge mit Dritten zu erläutern, die unterschiedliche Bedingungen als sein FRAND-Angebot enthalten. Ein materiell-rechtlicher Anspruch des Patentbenutzers auf Vorlage der Verträge besteht nicht.
Der Rechnungslegungsanspruch des SEP-Inhabers wird durch die Verletzung von Verhandlungspflichten nicht beschränkt.

HRC Karlsruhe, 08 September 2016 – docket no. 6 U 58/16 – Sony ./. Acer

Download: 6 U 58/16 [EN] 6 U 58/16

Das Gericht kann sich nicht auf eine negative Evidenzkontrolle beschränken, sondern muss prüfen, ob das Angebot des SEP-Inhabers den FRAND-Bedingungen entspricht oder nicht.

Der SEP-Inhaber hat einen großen Entscheidungsspielraum bei der Bestimmung der FRAND-Bedingungen
Dass es sich bei den zu erteilenden Informationen um Geschäftsinterna handelt, die mit Rücksicht auf die Wettbewerbslage der Parteien vor der Klägerin geheim zu halten seien, rechtfertigt für sich genommen nicht die vorläufige Aussetzung der Vollstreckung

HRC Karlsruhe, 29 August 2016, docket no. 6 U 57/16 – Philips ./. Acer

Download: 6 U 57/16 [EN] 6 U 57/16

Beschluss, der die einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung bezüglich Schadensersatz- und Auskunftsanspruch ablehnt.

Keine Beschränkung auf diejenigen Angaben, die zur Berechnung des Schadensersatzes in Lizenzanalogie erforderlich sind (abweichend von Düsseldorf)
Eine Aussetzung kann nur in Betracht gezogen werden, wenn die Erfolgsaussichten der neuen Nichtigkeitsklage offensichtlich sind

HRC Karlsruhe, 31 May 2016, docket no. 6 U 55/16 – Pioneer ./. Acer

Download: 6 U 55/16 [EN] 6 U 55/16

Die Frage, ob die Erhebung der Klage missbräuchlich war, ist von der Frage zu trennen, ob die Fortsetzung des Rechtsstreits missbräuchlich bleibt. Berufungsverfahren zur Entscheidung des Landgericht Mannheim Az. 7 O 96/14.

Das Gericht kann sich nicht auf eine Evidenzkontrolle beschränken, sondern muss prüfen, ob das Angebot des SEP-Inhabers den FRAND-Bedingungen entspricht oder nicht.
Bewilligung der vorläufigen Einstellung der Zwangsvollstreckung
Die Entscheidung des EuGH wirkt ex tunc und SEP-Inhabern steht kein Vertrauensschutz hinsichtlich der Entscheidung des BGH (Orange-Book-Standard) zu

HRC Karlsruhe, 23 April 2015, docket no. 6 U 44/15 – Saint Lawrence ./. Deutsche Telekom

Download: 6 U 44/15 [EN] 6 U 44/15

Beschluss (zeitlich vor EuGH-Entscheidung Huawei/ZTE) über die vorläufige Einstellung der Zwangsvollstreckung eines vom LG Mannheim erlassenen Urteils.

Grundsätzlich kann der Patentinhaber eine einstweilige Verfügung gegen jedes Unternehmen in der Lieferkette beantragen
Die FRAND-Erklärung führt zu der berechtigten Erwartung, dass der SEP-Inhaber zuerst dem Hersteller ein Angebot macht
Klagen gegen Distributoren zu erheben, während in anderen Fällen Lizenzen an Hersteller vergeben werden, stellt einen Widerspruch zur eigenen Lizenzierungspraxis dar

Regional Court Munich

Regional Court Munich, 05 August 2022, docket no. 21 O 11522/21 – Pitch-Lag Schätzung (see also 21 O 8879/21 and 21 O 8890/21)

Download: 21 O 11522/21 [EN] 21 O 11522/21

Requirements regarding the infringer’s conduct and disproportionality in FRAND cases

The infringer’s unwillingness to take a license can be shown by a delay in
The infringer is not only required to purposefully participate in the negotiations concerning a license agreement, but also has to carry out the next negotiating step in accordance with business practice and the principles of good faith.
From a certain stage of negotiations on, the infringer must not be content with improving his own offer step by step. Rather, he must approach the patentee.
The fact that a patent exploiter asserts the claim for injunctive relief does not in itself result in the claim being disproportionate. Nothing different follows from the fact that the SEP holder is seeking a license agreement and thus wishes to monetize its patents. This is because on basis of his FRAND declaration he is obliged to offer the infringer a license.
In case of the assertion of SEP, disproportionality due to the complexity of the products is generally out of question. This applies at least in the case that the infringer is unwilling to take a license. If the SEP holder complies with its FRAND obligations, Sec. 139 (1) 3 Patent Act does not provide the infringer with an additional defense justifying disproportionality in the absence of further circumstances.

Regional Court Munich, 25 May 2022, docket no. 7 O 14091/19 – Sprachsignalcodierer II

Download: 7 O 14091/19 [EN] 7 O 14091/19

Unwillingness to take a license shown by delaying tactics

Delay tactics can be considered in particular if the infringer does not react to the patentee‘s explanations within a reasonable period of time.
If the license rate only depends on a few factors, a counter-offer after more than five months after sending the offer is not timely but delayed.

Regional Court Munich, 19 April 2023, docket no. 21 O 1910/22 – Rahmenlöschung

Download: 21 O 1910/22 [EN] 21 O 1910/22

Unwillingness to take a license due to hesitant negotiation

The infringer’s unwillingness to take a license can be shown by a delay in the negotiations and if he wants to enforce its own (financial) licensing conditions against the plaintiff

Guidance on the handling of the FRAND defence following Huawei v. ZTE within the Munich proceedings in patent litigation (as at: February 2020)

Download: FRAND hinweise FRAND guidelines

Guidance on the handling of requests for secrecy in and outside oral proceedings in patent litigation before the Munich Regional Court I (as at: February 2020)

Download: Geheimhaltung Confidentiality

Regional Court Munich, 17. February 2023, docket no. 21 O 4140/21 – GE Video Compression LLC ./. TCL

Download: 21 O 4140/21 [EN] 21 O 4140/21

Specification of the requirements for the mutual willingness to license on the part of the patent proprietor and patent user

In FRAND negotiations, the parties must negotiate swiftly, conducively and constructively and articulate their interests;
A patentee is usually unwilling to grant a license if it insists on discriminatory or arbitrary terms and is unwilling to waive them even at the end of the negotiations;
A patent user can generally demand as much information and dispute as much with non-knowledge as it likes. After several years of negotiation and after repeating this behaviour several times, however, this behaviour is in any case no longer conducive and constructive;
If a patent user requests and receives information from the patentee, it must deal with the information provided and incorporate the information into new negotiating positions;
The patent user is unwilling to take a license if he claims that the licensing terms are worse than those of the competition, but he is not willing to enter into a license agreement on those terms;
If the patent user is unwilling to take a license, it has no right to production of comparative license agreements;

Regional Court Munich, 24 June 2021, docket no. 7 O 36/21 – Urteil IP Bridge ./. Huawei

Download: 7 O 36/21 [EN] 7 O 36/21

Urteil zur Aufrechterhaltung einer Anti-Anti-Suit Injunction ohne vorangehende Anti-Suit-Injunction

Die für eine Anti-Anti-Suit-Injunction notwendige Erstbegehungsgefahr kann auch dann vorliegen, wenn der Antragsgegner selbst noch keine Anti-Suit-Injunction beantragt oder erwirkt hat.

Regional Court Munich, 25 February 2021, docket no. 7 O 14276/20 – Urteil InterDigital ./. Xiaomi

Download: 7 O 14276/20 [EN] 7 O 14276/20

Aufrechterhaltung einer Anti-Anti-Suit-Injunction durch das LG München I mit Hinweisen zur Lizenzwilligkeit des SEP-Verletzers.

Ein vermeintlicher Patentverletzer, der einen Antrag auf Erlass einer Anti-Suit Injunction (ASI) stellt oder dies androht, kann in der Regel nicht als hinreichend lizenzwillig im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Bundesgerichtshofs angesehen werden.
Bisherige Anträge auf Erlass einer ASI wurden sämtlich damit begründet, eine Hauptsacheklage im Erlassstaat zu schützen. Diese wiederum ist auf die Argumentation gestützt, der Patentbenutzer sei lizenzwillig.
Wenn aber der Patentbenutzer wirklich lizenzwillig ist, wird er sich weiterer rechtswidriger Eingriffe in die Rechte des Patentinhabers enthalten.
Da das deutsche Gericht das FRAND-Angebot des Patentinhabers wegen der fehlenden Lizenzwilligkeit des Beklagten nicht prüft, kommt es nicht zu einem Konflikt mit der Lizenzberechnung durch das chinesische Gericht.

Regional Court Munich, 11 July 2019, docket no. 21 O 9333/19 – Beschluss Nokia ./. Continental AG

Download: 21 O 9333/19 [EN] 21 O 9333/19

Beschluss mit dem ein deutsches Gericht erstmals eine sog. anti anti-suit injunction erlässt.

Die Antragsgegnerin darf keine Maßnahmen ergreifen, die die Rechtsverfolgung durch die Antragstellerin in Deutschland verhindert, konkret die Verfolgung einer anti-suit injunction gegen die Antragstellerin in einem Parallelverfahren in den USA
Ein ausländisches Verfahren, welches darauf abzielt der Antragstellerin in Deutschland der Klagebefugnis zu berauben, stellt einen rechtswidrigen Eingriff in die Rechte der Antragstellerin dar
Für die Beurteilung der Rechtswidrigkeit ist die deutsche Rechtsordnung entscheidend, Rechtmäßigkeit ergibt sich nicht aus der Rechtmäßigkeit einer anti-suit injunction in den USA

Regional Court Munich, 10 September 2020, docket no. 7 O 8818/19 – Urteil Sharp ./. Daimler

Download: 7 O 8818/19 [EN] 7 o 8818/19

Zur Lizenzierung von SEP mit FRAND-Erklärung in der Lieferkette

Eine FRAND-Verpflichtungserklärung verpflichtet den SEP-Inhaber nicht zur Lizenzvergabe an jedermann, sondern nur zur Gewährung des Zugangs zur standardisierten Technik
Ein SEP-Inhaber verhält sich grundsätzlich nicht missbräuchlich, wenn er zunächst nur dem Hersteller des Endprodukts eine SEP-Portfoliolizenz anbietet (kein „license-to-all“).
Die ernsthafte Lizenzwilligkeit erfordert die Erklärung des Lizenzsuchers, eine Lizenz zu „whatever terms may in fact be FRAND“ abschließen zu wollen. Dabei kommt es auf die Beurteilung des Gesamtverhaltens der Parteien an.

Higher Regional Court Munich

HRC Munich, 12 December 2019 – docket no. 6 U 5042/19 – Nokia ./. Continental

Download: 6 U 5042/19 [EN] 6 U 5042/19

Die Beantragung einer Anti-Suit Injunction vor einem amerikanischen Gericht mit dem Ziel, die Durchsetzung von Unterlassungsansprüchen wegen Patentverletzung im Inland zu verhindern, stellt eine Beeinträchtigung der eigentumsähnlichen Rechtsposition des Patentinhabers dar.

Federal Court of Justice

FCJ, 24 January 2023, X ZR 123/20 – FRAND-Einwand – CQI-Bericht II

Download: X ZR 123/20 [EN] X ZR 123/20

Exhaustion with regard to a covenant to be sued last

A covenant not to sue contains a consent to place the products on the market; the products placed on the market are generally subject to exhaustion;
A contractual reservation to take action against customers of the products is basically irrelevant;
A covenant to be sued last results in exhaustion if the contractual partner has to fear being sued by the patentee in the course normally to be expected;
As far as products subject to exhaustion have been implemented in a larger device, the rights on a larger device may be exhausted if the implementation is the only commercially reasonable use and the consent also relates to the overall device.

FCJ, 24 November 2020, KZR 35/17 – FRAND-Einwand II – Urteil Sisvel ./. Haier

Download: KZR 35/17 [EN] KZR 35/17

Verhaltenspflichten der Parteien bei kartellrechtlichem Zwangslizenzeinwand

Der u.a. auf Unterlassung klagende Inhaber eines standardessentiellen Patents (SEP) missbraucht seine Marktmacht nicht, wenn der Verletzer nicht unzweideutig zu erkennen gegeben hat, eine Lizenz zu fairen, angemessenen und nicht-diskriminierenden (FRAND) Bedingungen anzustreben.
Die Lizenzwilligkeit des Verletzers darf sich grundsätzlich ebenso wenig wie die Lizenzierungsbereitschaft des Patentinhabers in der einmaligen Bekundung des Lizenzierungsinteresses oder der Vorlage eines (Gegen-) Angebots erschöpfen. Vielmehr sind beide Parteien gehalten, nach Treu und Glauben und in jeweils situationsangemessener Weise zum Abschluss eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen beizutragen.
Außerhalb des Anwendungsbereichs des Sukzessionsschutzes nach § 15 Abs. 3 PatG können Einwendungen gegen den früheren Patentinhaber dessen Einzelrechtsnachfolger nicht entgegengehalten werden. Dies gilt insbesondere für den Einwand eines „Patenthinterhalts“ (patent ambush).

FCJ, 5 May 2020, KZR 36/17 – FRAND-Einwand – Urteil Sisvel ./. Haier

Download: KZR 36/17 [EN] KZR 36/17

Obliegenheiten der Parteien bei kartellrechtlichem Zwangslizenzeinwand

Die marktbeherrschende Stellung des Patentinhabers liegt vor, wenn das Klagepatent standardessentiell ist und seine technische Lehre nicht durch eine andere Gestaltung des verletzenden Produkts umgangen werden kann. Mit dem Ablauf der Schutzdauer des Patents endet die marktbeherrschende Stellung.
Der Verletzungshinweis des SEP-Inhabers kann sich auf die Nennung des benutzten Patents, die Verletzungshandlung und die konkrete angegriffene Ausführungsform beschränken. Claim Charts sind zulässig. Der Verletzungshinweis kann auch an die Konzernmutter gerichtet sein.
Der Benutzer des standardessenziellen Patents hat grundsätzlich die Obliegenheit, seinen Willen und seine Bereitschaft klar und eindeutig zu bekunden, mit dem Patentinhaber einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen. Er hat außerdem zielführend auf einen Vertragsabschluss hinzuwirken.
Das Angebot eines Portfoliolizenzvertrages ist grundsätzlich kartellrechtlich unbedenklich, wenn der Lizenznehmer nicht zu Zahlungen für die Benutzung nicht-standardessentieller Patente verpflichtet und die Vergütung so berechnet wird, dass Anwender, die ein Produkt für ein spezifisches, geografisch begrenztes Gebiet entwickeln möchten, nicht benachteiligt werden.
Der Schadensersatzanspruch des SEP-Inhabers ist nicht grundsätzlich nach dem Maßstab der Lizenzanalogie beschränkt. Der Verletzer kann dem Schadensersatzanspruch des Patentinhabers aber einen eigenen Schadensersatzanspruch entgegenhalten, der auf die Nichterfüllung seines Anspruchs auf Abschluss eines Lizenzvertrages zu angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen gestützt ist.

FCJ, 14 January 2020, X ZR 33/19 – Akteneinsicht XXIV – Beschluss Unwired Planet ./. Huawei

Download: X ZR 33/19 [EN] X ZR 33/19

Bestätigung von Aspekten der Rechtsprechung zu Vertraulichkeitsvereinbarungen in Rechtsstreitigkeiten mit SEP durch den BGH. Zusätzliche Hinweise zum Ansatz von OLG Düsseldorf, 17.01.2016, Az. I-2 U 31/16.

Jede Partei des Verfahrens kann Unterlagen als „streng vertraulich“ gekennzeichnet zur Gerichtsakte reichen und deren ungeschwärzte Übermittlung an den Gegner unter die Bedingung stellen, dass zuvor eine geeignete Vertraulichkeitsvereinbarung abgeschlossen wird.
Wenn keine Vertraulichkeitsvereinbarung abgeschlossen wird, bleiben die so eingereichten Unterlagen von Akteneinsichtsgesuchen des Gegners ausgeschlossen; das Gericht stützt seine Entscheidung dann aber auch nur auf die geschwärzten Fassungen der Dokumente.

Further Decisions

Regional Court Düsseldorf

LG Düsseldorf 4a O 144/14
LG Düsseldorf 4b O 51/14
LG Düsseldorf 4b O 52/14
LG Düsseldorf 4a O 126/14
LG Düsseldorf 4a O 27/16
LG Düsseldorf 4a O 35/16
LG Düsseldorf 4a O 154/15
LG Düsseldorf 14d O 13/17
LG Düsseldorf 4c O 72/17
LG Düsseldorf 4c O 77/17

Higher Regional Court Düsseldorf

OLG Düsseldorf I-15 U 65/15

Regional Court Mannheim

LG Mannheim 7 O 66/15
LG Mannheim 7 O 38/14
LG Mannheim 7 O 24/14
LG Mannheim 7 O 96/14
LG Mannheim 7 O 26/14
LG Mannheim 7 O 209/15
LG Mannheim 7 O 298/15
LG Mannheim 2 O 130/15
LG Mannheim 2 O 229/15
LG Mannheim 7 O 43/16
LG Mannheim 7 O 44/16
LG Mannheim 7 O 213/15
LG Mannheim 7 O 212/15
LG Mannheim 7 O 31/16
LG Mannheim 7 O 98/16
LG Mannheim 2 O 98/16