FRAND Datenbank.

Kather Augenstein. FRAND Datenbank

Hier haben wir für Sie die zentralen Entscheidungen der deutschen Gerichte zu standardessenziellen Patenten zusammengestellt. Diese Entscheidungen haben wir für Sie auf die wesentlichen Stellen gekürzt und stellen sie Ihnen zum Download zur Verfügung. Die deutsche Patentgerichtsbarkeit wird auch über die Grenzen Deutschlands geschätzt. Darum möchten wir auch unseren englischsprachigen Mandanten und Kollegen die Möglichkeit geben, die deutschen Entscheidungen zur Kenntnis zu nehmen. Dementsprechend haben wir uns für Sie die Zeit genommen, diese Entscheidungen in die englische Sprache zu übersetzen.

Inhaltlich ähnliche oder zweitinstanzlich behandelte Entscheidungen haben wir nicht übersetzt. Um Ihnen trotzdem einen Überblick über die uns bekannten Entscheidungen deutscher Gerichte zu ermöglichen, finden Sie eine Liste der nicht übersetzten Entscheidungen am Ende dieser Seite.

Landgericht Düsseldorf

LG Düsseldorf, 26. November 2020, Az. 4c O 17/19

Download:   4c O 17/19      [EN] 4c O 17/19

Vorlagebeschluss mit dem das LG Düsseldorf mehrere FRAND-bezogene Fragen dem EuGH vorlegt
  • Der EuGH soll klären, ob der SEP-Inhaber, der eine FRAND-Erklärung abgegeben hat, zur vorrangigen Lizenzierung von Zulieferern verpflichtet ist.
  • Außerdem bittet das Landgericht um Klärung,
    • ob vorgerichtlich versäumte Obliegenheiten der Parteien im laufenden Verletzungsprozess nachgeholt werden können, und
    • welche Anforderungen an die ernsthafte Lizenzierungsbitte des SEP-Benutzers zu stellen sind.

LG Düsseldorf, 24. April 2019, Az. 4c O 24/19

Download:   4c O 24/19       [EN] 4c O 24/19

Beschlussverfügung zum Geheimnisschutz in deutschen Verletzungsprozessen. Unterlassungsvertrag aus SEP Prozess verhindert, dass umfasste Informationen in Parallelverfahren eingeführt werden können.
  • Die Beschlussverfügung ist für die Entwicklung der FRAND-Litigation deshalb bedeutsam, weil sie belegt, wie Geheimnisschutz in deutschen Verletzungsprozessen aus SEP möglich ist.
  • Die Antragsgegner hatten mit der Antragstellerin, der SEP-Inhaberin, eine Geheimhaltungsvereinbarung nach dem Muster des OLG Düsseldorf, Beschl. v. 17.01.2016, Az. I-2 U 31/16, abgeschlossen und sich verpflichtet, die als streng vertraulich gekennzeichneten Unterlagen ausschließlich zu Prozesszwecken im FRAND-Verfahren zu verwenden.
  • Als die Antragsgegnerinnen ankündigten, dass sie von dem Geheimhaltungsvertrag umfasste Informationen kurzfristig in Parallelverfahren, die nicht standardessenzielle Patente betrafen, einführen werde, untersagte ihnen die 4c. Zivilkammer dies im Wege der ex parte Verfügung, auf der Grundlage eines vertraglichen Unterlassungsanspruchs aus der Geheimhaltungsvereinbarung und wegen Erstbegehungsgefahr.

LG Düsseldorf, 09. November 2018, Az. 4a O 15/17 – Fraunhofer Gesellschaft (MPEG LA) ./. ZTE

Download:   4a O 15/17       [EN] 4a O 15/17

Inhaber von Poolpatenten müssen grundsätzlich keine Lizenzen für einzelne Patente anbieten.
  • Angebot eines Standardlizenzvertrags nicht durch Verfügbarkeit auf Webseite, sondern erst mit Zusendung.
  • Angebot von Schutzrechten eines Patentpools regelmäßig deshalb fair und reasonable, da für Lizenzsucher Kosten für einzelne Lizenzierung gespart wird.
  • Wenn konzernumfassende Lizenzen üblich sind, dann kann Gegenangebot einer 100%-igen Tochter nicht FRAND gemäß sein, wenn Konzernmutter konzernumfassende Lizenz ablehnt.

LG Düsseldorf, 09. November 2018, Az. 4a O 17/17 – Tagivan II ./. Huawei

Download:   4a O 17/17      [EN] 4a O 17/17

Der Standardlizenzvertrag ist nicht deshalb unangemessen, weil er keine Anpassungsklausel vorsieht. Die Variabilität des Schutzrechtsbestands kann durch andere Mechanismen kompensiert werden.
  • Dies ist der Fall, wenn die Stücklizenz den zu erwartenden Schwankungen Rechnung trägt und nach Vertrag der Lizenzgeber das Risiko des Anstiegs der Poolpatente und der Lizenznehmer das Risiko einer Minimierung derselben trägt.
  • Das Anbieten einer Lizenz in einem Patentpool begründet für sich allein keinen Vorwurf einer missbräuchlichen Unangemessenheit, dies ist schon deshalb fair and reasonable, weil der Lizenzsucher damit der Notwendigkeit enthoben wird, bei jedem einzelnen Schutzrechtsinhaber um eine Lizenz nachzusuchen.
  • Ein Patentpool ist nicht deshalb kartellrechtswidrig zusammengesetzt, weil er standardessentielle und nicht-standardessentielle Patente enthält. Eine unangemessene Behandlung kommt aber in Betracht, wenn in einem Pool planmäßig Schutzrechte Eingang finden, die nicht notwendig für die Einhaltung des Standards sind.

LG Düsseldorf, 11. Juli 2018, Az. 4c O 81/17

Download:   4c O 81/17      [EN] 4c O 81/17

Kein FRAND-Lizenzangebot des Klägers, daher keine Durchsetzung trotz festgestellter Verletzung.
  • Die ersten beiden Schritte wurden erfüllt: Verletzungsanzeige und Erklärung der Lizenzbereitschaft
  • Gemäß den verfahrensrechtlichen Verspätungsvorschriften kann der Patentinhaber versäumte Handlungen nachholen
  • Der Patentinhaber diskriminiert die Beklagte, indem er Verletzungsklagen gegen sie und zwei Hauptkonkurrenten erhebt, während er andere Konkurrenten nicht verklagt (selektive Rechtsdurchsetzung)
  • Der Patentinhaber muss nicht gleichzeit eine große Anzahl von Unternehmen verklagen, aber die verschonten Unternehmen jedenfalls um den Abschluss eines Lizenzvertrags ersuchen
  • Frage der Erschöpfung nicht ausreichend in Lizenzangebot behandelt; Lizenzangebote müssen einem möglichen Erschöpfungseinwand grundsätzlich Rechnung tragen, um FRAND zu sein

LG Düsseldorf, 13. Juli 2017, Az. 4a O 16/16

Download:   4a o 16/16      [EN] 4A o 16/16

Detaillierte Ausführungen zu den verschiedenen Schritten der FRAND-Verhandlung
  • Zur Möglichkeit, versäumte Handlungen nachzuholen; keine Notwendigkeit vorliegend zu entscheiden, da die Angebote des Klägers jedenfalls zu spät waren
  • Über die Anforderungen an die Angaben zur Art und Weise der Lizenzberechnung, insbesondere in welchem Umfang der Kläger Nachweise über vergleichbare Lizenzverträge erbringen muss

LG Düsseldorf, 31. März 2016, Az. 4a O 73/14 – Saint Lawrence ./. Vodafone

Download:   4a O 73/14      [EN] 4a O 73/14

In Übergangsfällen steht die Verletzungsanzeige nach Einreichung der Klage (Übergangsfall = Klage zeitlich vor dem EuGH-Urteil Huawei/ZTE eingereicht) der Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs nicht entgegen
  • Parallelverfahren zu LG Düsseldorf, Az. 4a O 126/14
  • Unterscheidung zwischen Übergangs- und Nicht-Übergangsfällen
  • FRAND-Verpflichtungen können in Übergangsfällen nachgeholt werden
  • Verletzer muss Lizenzbereitschaft ausreichend schnell erklären; je nach Einzelfall (entsprechend dem Detaillierungsgrad); hier 5 Monate deutlich zu lang
  • Andere Lizenzvereinbarungen können zur Begründung der FRAND-Gemäßheit herangezogen werden, wenn sie eine etablierte Lizenzierungspraxis aufzeigen
  • Portfolio-Lizenzierung möglich

OberLandesgericht Düsseldorf

OLG Düsseldorf, 03. November 2022, Az. I-2 U 102/22 – Geheimnisschutz

Download:   2 U 102/22      [EN] 2 U 102/22

Geheimnisschutz in FRAND-Verfahren
  • Geheimhaltungsschutz liegt im Ermessen des Gerichts
  • Das Vorhandensein eines Geschäftsgeheimnisses per se genügt nicht für einen gerichtlichen Geheimhaltungsschutz
  • Pre-Trail-NDA spricht in der Regel gegen eine gerichtliche Geheimschutzanordnung, wenn der konkrete Sachverhalt durch NDA geschützt ist, wenn keine Möglichkeit einer einseitigen Kündigung besteht und wenn Sanktionen verhängt werden sollen, wenn Geschäftsgeheimnisse für Rechtsstreitigkeiten verwendet werden
  • Der Schutzumfang des NDA ist grundsätzlich auch für den gerichtlichen Geheimnisschutz verbindlich
  • Die zeitliche Begrenzung des NDA ist irrelevant
  • Das Gericht kann nur bei Vorliegen triftiger Gründe Geheimhaltungsmaßnahmen trotz eines NDA anordnen

OLG Düsseldorf, 12. Mai 2022, Az. I-2 U 13/21 – Signalsynthese II

Download:   I-2 U 13/21      [EN] I-2 U 13/21

Differenzierung zwischen allgemeiner und konkreter Lizenzwilligkeit beim FRAND-Einwand
  • Es ist erforderlich zwischen der grundsätzlichen (allgemeinen) Bereitschaft des Verletzers, eine FRAND-Lizenz zu nehmen, und seinem Willen, auf konkrete FRAND-Lizenzbedingungen einzugehen, zu unterscheiden.
  • Auf der Stufe der Lizenzierungsbitte ist nur der allgemeine Wille des Beklagten, Lizenznehmer zu werden, erforderlich. Die konkrete Lizenzwilligkeit steht demgegenüber erst zur Debatte, wenn das Lizenzangebot des Patentinhabers als FRAND identifiziert worden ist.
  • Die Bitte um Lizenzierung kann pauschal, formlos und auch konkludent erfolgen. Das Verhalten muss aber für den Gegner eindeutig den allgemeinen Willen zur Lizenznahme erkennen lassen.
  • Reine Lippenbekenntnisse, also Lizenzierungsbitten, die ganz offensichtlich nicht von einem ernstgemeinten Willen zur Lizenznahme getragen sind, sondern den Patentinhaber nur hinhalten sollen und die Rechtsverfolgung verzögern genügen nicht.
  • Beharrt der Verletzer kategorisch darauf ein bestimmtes, offensichtlich angemessenes Lizenzierungsmodell (z.B. eine Poollizenz) nicht einzugehen und fordert er stattdessen unnachgiebig eine bilaterale Einzellizenz, obwohl dafür keinerlei rechtfertigende Gründe bestehen, kann dies ein Indiz für eine fehlende Lizenzwilligkeit sein.
  • Fehlt es an der allgemeinen Lizenzwilligkeit, so ist Angebot des Patentinhabers nicht darauf zu prüfen, ob es FRAND-konform ist. Insoweit besteht ein Unterschied zum Fehlen des konkreten Lizenzierungswillens.

OLG Düsseldorf, 07. Februar 2022, Az. I-2 U 27/21

Download:   I-2 U 27/21      [EN] I-2 U 27/21

Zur zeitliche Reichweite von AASI
  • Der Erlass einer AASI muss für einen effektiven Rechtsschutz objektiv notwendig sein.
  • Wurde noch kein Antrag auf Erlass einer Anti-Suit Injunction gestellt, fehlen konkrete Anhaltspunkte für ein dahingehendes Vorhaben oder ist zwischen den Parteien kein Hauptsachverfahren in einer ASI Jurisdiktion anhängig, liegen die Voraussetzungen für den Erlass nicht vor.
  • Ein Patentbenutzer, der einen Antrag auf Erlass einer ASI gestellt hat, ist als offensichtlich lizenzunwillig anzusehen.

OLG Düsseldorf, 22. März 2019, Az. I-2 U 31/16 – Unwired Planet ./. Huawei

Download:   I-2 U 31/16      [EN] I-2 U 31/16

Die Übertragung von standardessenziellen Patenten steht grundsätzlich nicht im Widerspruch zur FRAND-Verpflichtung des SEP-Inhabers. Der Käufer bleibt daher an die Lizenzpraxis des Vorgängers gebunden. Das Gericht stellt zudem Grundsätze zur Bewertung eines SEP Portfolios auf.
 
  • Der Erwerber ist an die Lizenzpraxis – auch in Bezug auf Menge und Inhalt – gebunden, solange Lizenzverträge des ehemaligen Eigentümers in Kraft sind und auch ohne ausdrückliche / konkludente Erklärung
  • Im Gegensatz zu Entscheidungen aus anderen EU-Ländern, werden zur Bewertung des Patentportfolios nicht die Patente gezählt. Stattdessen betrachtet das Gericht den Wert der patentierten Technologie
  • Dementsprechend verhält sich das Angebot des SEP-Inhabers nicht zwingend proportional zur Anzahl der verkauften Patente
  • Für die Bestimmung ob ein Angebot „nichtdiskriminierend“ ist, sind ausschließlich wirksame Lizenzverträge heranzuziehen
  • Man muss unterscheiden zwischen Lizenzvereinbarungen, die Kreuzlizenzen enthalten und Lizenzvereinbarungen, die keinen Gegenwert enthalten – Vergleichbarkeit nur innerhalb der einzelnen Gruppen
  • Ein Patentübertragungsvertrag fällt nicht unter Art. 101 AEUV, es sei denn, er enthält wettbewerbsbeschränkende Nebenabreden, da er auf den Austausch von Dienstleistungen abzielt
  • Beide Parteien haben beim BGH Berufung eingelegt, was möglicherweise zur ersten Entscheidung des BGH zu FRAND seit der Huawei . /. ZTE Entscheidung des EuGH im Jahr 2015 führen wird

OLG Düsseldorf, 25. April 2018, Az. I-2 W 8/18

Download:   I-2 W 8/18      [EN] i-2 W 8/18

Fortführung der Rechtsprechung zu Vertraulichkeitsvereinbarungen in Rechtsstreitigkeiten mit SEP. Zusätzliche Hinweise und Weiterentwicklung des Ansatzes von OLG Düsseldorf, 17.01.2016, Az. I-2 U 31/16.
  • Jede Partei des Verfahrens, einschließlich der Streithelferin, muss grundsätzlich Zugang zu den Gerichtsakten haben – daher muss die Partei vor dem Verfahren Vorkehrungen zur Wahrung der Vertraulichkeit treffen
  • Wer ohne Sicherungsvorkehrungen vorträgt, nimmt in Kauf, dass seine Geheimnisse dem Gegner ungeschützt im Wege der Akteneinsicht bekannt werden
  • Dies gilt auch für die Streithelferin

OLG Düsseldorf, 18. Juli 2017, Az. I-2 U 23/17

Download:   I-2 U 23/17      [EN] I-2 U 23/17

Einstweilige Verfügungen, die SEP betreffen, unterliegen den gleichen strengen Anforderungen wie Verfügungen, die auf Nicht-SEP beruhen. Der SEP-Inhaber muss die vom EuGH in Huawei/ZTE festgelegten Voraussetzungen erfüllen, bevor er eine einstweilige Verfügung beantragt.
  • Der Bestand des Verfügungspatents und die Patentverletzung müssen eindeutig zugunsten des Antragsstellers zu beantworten sein
  • Der Rechtsbestand des SEP erfüllt diese Voraussetzungen nicht
  • Außerdem ist die Dringlichkeit nicht gegeben
  • Ausführungen zu Konsequenzen, wenn Verletzer sich weigert ein NDA zu unterzeichnen
  • Eine ungerechtfertigte Ablehnung des NDA kann zu einer Erleichterung im Rahmen der Darlegungs- und Beweislast des SEP-Inhabers führen

OLG Düsseldorf, 29. Juni 2017, Az. I-15 U 41/17 – Sisvel ./. Haier

Download:   I-15 U 41/17      [EN] I-15 U 41/17

Ablehnender Beschluss im einstweiligen Verfügungsverfahren. Hauptverfahren: LG Düsseldorf, Az. 4a O 144/14 mit Berufungsverfahren Az. I-15 U 65/15 (parallel zu Az. I-15 U 66/15).
  • Keine Dringlichkeit
  • Die Dringlichkeitsbedingung beinhaltet, dass der Patentinhaber das FRAND-Verfahren so weit wie möglich aus eigener Kraft vorantreiben muss

OLG Düsseldorf, 30. März 2017, Az. I-15 U 66/15 – Sisvel ./. Haier

Download:   I-15 U 66/15      [EN] I-15 U 66/15

Patentverletzer hat nur dann in FRAND-konformer Weise zu reagieren, wenn SEP-Inhaber vorher seinerseits FRAND-konform gehandelt hat.
  • Das vom EuGH in Huawei/ZTE festgelegte Verfahren gilt auch für Übergangsfälle
  • FRAND-Pflichten sind konsekutiv zu erfüllen; Patentverletzer hat Lizenzbereitschaft nur nach Verletzungshinweis anzuzeigen und ebenso FRAND-Gegenangebot nur nach FRAND-Angebot abzugeben
  • Auch bei SEP besteht grundsätzlich weiter Spielraum für sachliche Rechtfertigung der Differenzierung
  • Formelle Anforderungen an FRAND-Angebot und Auswirkung des FRAND-Einwands auf Schadensersatz- sowie auf Auskunfts- und Verwertungsansprüche
  • Revision zugelassen und anhängig beim Bundesgerichtshof (Az. KZR 36/17, noch nicht veröffentlicht)

OLG Düsseldorf, 09. Mai 2016, Az. I-15 U 35/16 – Saint Lawrence ./. Vodafone

Download:   I-15 U 35/16      [EN] I-15 U 35/16

Beschluss zur Einstellung der Zwangsvollstreckung: Im Allgemeinen dürfte eine Differenzierung nach Übergangs- und Neufällen unzulässig sein. Es besteht jedoch die Möglichkeit, im laufenden Unterlassungsverfahren frühere Verstöße gegen die FRAND-Verpflichtungen nachträglich zu beheben.
  • Berufungsverfahren zur Entscheidung Az. 4a O 126/14 vor dem LG Düsseldorf und paralleles Verfahren zu Az. I-15 U 36/16 (Berufungsverfahren zu Az. 4a O 73/14).
  • 5 Monate Reaktionszeit des Beklagten nicht mehr rechtzeitig
  • Die Entscheidung des EuGH ist mit Wirkung ex tunc zu beachten und SEP-Inhabern steht kein Vertrauensschutz hinsichtlich der Entscheidung des BGH (Orange-Book-Standard) zu

OLG Düsseldorf, 17. Januar 2016, Az. I-2 U 31/16 – Unwired Planet ./. Huawei

Download:   I-2 U 31/16      [EN] I-2 U 31/16

Hinweisbeschluss: Der Beklagte kann entweder auf den verfassungsrechtlich verbürgten Anspruch auf (eigene) Teilhabe am Prozessgeschehen verzichten oder mit dem Kläger ein NDA abschließen.
  • Vorschlag für ein angemessenes NDA mit dem Beklagten

Landgericht Mannheim

LG Mannheim, 05. Juli 2022, Az. 2 O 75/21 – LTE Mobilfunkstandard

Download:   2 O 75/21    2 O 75/21 

Mitwirkungspflicht des Verletzers bei FRAND-Verhandlungen
  • Der Verletzer muss auch dann mitwirken, wenn das Lizensangebot offensichtlich nicht FRAND ist, indem er dem Patentinhaber sämtliche Gründe für seine Einschätzung mitteilt
  • Bei offensichtlich nicht FRAND-konformen Angeboten besteht keine tiefgehende Prüfungspflicht
  • Der Verletzer muss aber offensichtliche Einwände, etwa bezüglich der Grundstruktur der Lizenzberechnung, mitteilen
  • Eine Ausnahme von der Mitwirkungspflicht besteht nur, wenn das Angebot objektiv als nicht ernstgemeint erscheint; dies ist in einer Gesamtwürdigung festzustellen; die FRAND-Widrigkeit einer Klausel genügt dafür nicht

LG Mannheim, 14. April 2023, Az. 7 O 91/22 

Download:   7 O 91/22    7 O 91/22 

Geheimnisschutz in FRAND-Verfahren
  • Bei Abschluss einer strafbewehrten Geheimhaltungsvereinbarung besteht kein Rechtsschutzbedürfnis für (weitere) gerichtliche Geheimnisschutzanordnungen;
  • Eine Vereinbarung, Informationen im Gerichtsverfahren nicht ohne gerichtliche Anordnung von Geheimhaltungsmaßnahmen zu offenbaren, rechtfertigt keine andere Beurteilung;
  • Ist eine Partei durch eine vertragliche Selbstbindung am eigenen Tatsachenvortrag gehindert, gelten die allgemeinen Regeln des Zivilprozesses
  • Das bloße Interesse des Geheimnisinhabers am Schutz vor der Offenbarung durch Dritte wie Richter und Urkundspersonen der Geschäftsstelle begründet selbst kein Rechtsschutzbedürfnis
  • Obiter dictum: Es nicht ohne weiteres ersichtlich, welches rechtlich billigenswerte Interesse der Lizenzgeber daran hat, seine praktizierten Lizenzkonditionen im Gerichtsverfahren geheim zu halten

LG Mannheim, 2. März 2021, Az. 2 O 131/19 – LG ./. TCL

Download:   2 o 131/19    [EN] 2 o 131/19 

Zum Gegenangebot des Patentverletzers
  • In FRAND-Verhandlungen ist ein Gegenangebot, in dem der Verletzer eine zwischen den Parteien diskutierte Frage in der Schwebe lässt, in der Regel unangemessen, wenn diese Streitfrage erhebliche Auswirkungen auf die Höhe der Lizenzgebühr hat, da die Leistungspflicht des Verletzers nicht hinreichend konkret bezifferbar ist.

LG Mannheim, 21. August 2020, Az. 2 O 136/18 – IP Bridge ./. TCT Mobile 

Download:   2 o 136/18      [EN] 2 O 136/18

Prüfungsreihenfolge beim FRAND-Einwand
  • Hat der Inhaber eines standardessentiellen Patents (SEP) dem Benutzer ein Lizenzangebot unterbreitet und dieses ausreichend erläutert und nimmt der Benutzer dieses Lizenzangebot nicht an, so muss dessen Gegenangebot FRAND-Kriterien entsprechen, ohne dass es für diese Obliegenheit des Benutzers darauf ankommt, ob das vorausgehende Lizenzangebot des SEP-Inhabers tatsächlich FRAND-Kriterien entsprach.

LG Mannheim, 18. August 2020, Az. 2 O 34/19 – Nokia ./. Daimler

Download:   2 o 34/19      [EN] 2 o 34/19

Zur Lizenzwilligkeit eines Endgeräteherstellers, der den SEP-Inhaber auf seine Zulieferer als taugliche Lizenznehmer verweist
  • Der Benutzer eines standardessenziellen Patents ist in der Regel nicht lizenzwillig, wenn er den SEP-Inhaber wegen des Abschlusses eines Lizenzvertrags auf seine Zulieferer verweist.
  • Der SEP-Inhaber kann grundsätzlich auswählen, auf welcher Vertriebsstufe er sein Schutzrecht durchsetzen will.
  • Unabhängig von der ausgewählten Vertriebsstufe ist die angemessene Beteiligung des SEP-Inhabers und damit letztendlich die Höhe der Lizenz stets am verkaufsfähigen Endprodukt auszurichten.
  • Ein Gegenangebot des Benutzers, welches hinter den FRAND-Anforderungen zurückbleibt, spricht in der Regel gegen seine Lizenzwilligkeit.

LG Mannheim, 4. September 2019, Az. 7 O 115/16

Download:   7 o 115/16    [EN] 7 o 115/16   

Urteil, welches Geheimhaltungsklauseln in SEP Lizenzverträgen als grundsätzlich zulässig erachtet. Die Kriterien hierfür werden aufgezählt. Zudem wird sich zu der Darlegungs- und Beweislast hinsichtlich der FRAND-Konformität bei öffentlich zugänglichen Lizenzverträgen geäußert.
  • Vertraulichkeitsvereinbarung in SEP-Lizenzverträgen sind zulässig. Für Offenlegungsobliegenheiten müssen die Interessen und das Verhalten der Parteien im konkreten gegeneinander abgewogen werden
  • Obliegenheiten können während dem Verfahren nachgeholt werden. Dies erfordert allerdings eine druckfreie Situation (Aussetzung, Ruhen des Verfahrens, Aufhebung des Verhandlungstermins). Insbesondere die Offenlegung von Lizenzverträgen kann nachgeholt werden, indem der Lizenzinhaber vorschlägt, einen entsprechenden Gerichtsbeschluss zu erlassen
  • Das LG Mannheim bewertet FRAND mithilfe eines „Verhaltenstests“, um festzustellen, ob die Parteien ihren jeweiligen Obliegenheiten nachgekommen sind
  • Bei der Beurteilung des gesamten Vertragswerks ist es wichtig, alle Umstände einzubeziehen, so dass eine Verletzung von kartellrechtlichen Verpflichtungen in der Regel nicht allein durch Einwände gegen einzelne Klauseln nachgewiesen werden kann
  • Nur wenn der Lizenznehmer die Möglichkeit einer Diskriminierung substantiiert, kann der SEP-Inhaber verpflichtet sein, sein Angebot durch die Offenlegung von Lizenzverträgen nachvollziehbar zu machen
  • Bei der Durchsetzung von Lizenzprogrammen mit einer öffentlichen Poolstruktur (wie MPEG oder Sisvel Wireless) wird die Beweislast für das FRAND-Angebot reduziert, da alle Lizenznehmer den gleichen Lizenzsatz bezahlen

LG Mannheim, 28. September 2018, Az. 7 O 165/16 – IP Bridge ./. HTC

Download:   7 O 165/16      [EN] 7 o 165/16

Im Gegensatz zum OLG Düsseldorf: Der SEP-Inhaber kann versäumte Handlungen in FRAND-Verhandlungen nur nachholen, wenn er das Ruhen des Verfahrens beantragt und so ohne Druck zu den Verhandlungen zurückkehrt.
  • Die Durchsetzbarkeit des Auskunfts-/ Rechnungslegungs- sowie des Schadensersatzanspruchs bleibt von einer FRAND-Verpflichtungserklärung des SEP-Inhabers unberührt
  • Auch im Falle einer Beschränkung des Schadensersatzanspruchs (auf FRAND-Lizenzgebühr; in diesem Fall nicht maßgeblich) kann der Geschädigte grundsätzlich die geforderten Daten im Rahmen der Rechnungslegung verlangen

LG Mannheim, 02. März 2018, Az. 7 O 18/17

Download:   7 o 18/17      [EN] 7 o 18/17

Ein SEP-Inhaber muss Lizenzverträge regelmäßig auch ohne den Schutz einer Geheimhaltungsvereinbarung vorlegen, da vertragliche Klauseln zur Geheimhaltung in SEP-Lizenzverträgen selbst kartellrechtswidrig und damit nichtig sind.
  • Der Kläger muss den Beklagten die Fakten transparent machen, auf deren Grundlage er der Ansicht ist, dass der geforderte Lizenzpreis im Lizenzvertragsangebot FRAND ist
  • Unterschiedliche Marktgröße des Lizenznehmers ist kein sachlicher Grund zur Ungleichbehandlung

LG Mannheim, 10. November 2017, Az. 7 O 28/16

Download:   7 o 28/16      [EN] 7 o 28/16

Versäumte Maßnahmen in FRAND-Verhandlungen können nachgeholt werden, der SEP-Inhaber muss allerdings das Ruhen des Verfahrens beantragen, um ohne Druck zu den Verhandlungen zurückzukehren.
  • Die Durchsetzbarkeit der Ansprüche auf Auskunft/ Rechnungslegung sowie Schadensersatz dem Grunde nach bleibt auch bei einem erfolgreichen kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand unberührt

LG Mannheim, 17. November 2016, Az. 7 O 19/16 – Philips ./. Archos

Download:   7 o 19/16      [EN] 7 o 19/16

Der Kläger versäumte es, die Art und Weise der Lizenzberechnung hinreichend zu erläutern und behauptete lediglich einen bestimmten Lizenzsatz. Die reine Angabe von Multiplikatoren für die Berechnung reicht nicht aus, um ein FRAND-Angebot abzugeben.
  • Warum die Berechnung des Lizenzsatzes als FRAND angesehen wird, muss ebenfalls im Vorfeld des Verfahrens erläutert werden
  • Wenn Kläger die zuvor versäumten FRAND-Obliegenheiten im Laufe des Verfahrens ohne Sanktionierung nachholen könnte, würde dem Grundgedanke der EuGH-Entscheidung Huawei/ZTE nicht mehr entsprochen

LG Mannheim, 27. November 2015, Az. 2 O 106/14 – Saint Lawrence ./. Deutsche Telekom

Download:   2 O 106/14      [EN] 2 O 106/14

Erklärt der vermeintliche Verletzer nur zögerlich seine Lizenzbereitschaft, sollte die Frage, ob der SEP-Inhaber die Verletzung vor Klageerhebung angezeigt hat oder nicht, nicht entscheidend sein
  • Ein Lizenzangebot löst auch dann die Obliegenheit aus, ein Gegenangebot zu unterbreiten, wenn das Lizenzangebot selbst nicht FRAND ist
  • Wenn der vermeintliche Verletzer nach Ablehnung seines Gegenangebots keine Sicherheit leistet, ist es nicht mehr relevant, ob sein Gegenangebot FRAND war oder nicht
  • Patent Ambush

OberLandesgericht Karlsruhe

OLG Karlsruhe, 04. Oktober 2023, Az. 6 U 122/22 

Download:   6 U 122/22      [EN] 6 U 122/22

Auswirkungen eines NDA auf den Erlass einer Geheimnisschutzanordnung
  • Ein zwischen den Parteien bestehendes NDA schließt nicht aus, dass eine Partei zusätzlich einen Antrag nach § 145a PatG i.V.m. § 16 Abs. 1 GeschGehG stellen kann, eine in das Verfahren eingeführte Information als geheimhaltungsbedürftig einzustufen. Denn eine solche Anordnung schützt nicht nur wie das NDA vor Offenbarung durch die andere Partei, sondern auch durch andere am Verfahren beteiligte Dritte und führt zu einer Beschränkung der Akteneinsicht.
  • Die Kammer lässt es offen, ob der Inhalt eines NDA einem Antrag entgegenstehen kann, den Zugang zu den Informationen weiter gemäß § 19 Abs. 1 GeschGehG zu beschränken.

OLG Karlsruhe, 14. September 2022, Az. 6 U 212/22 

Download:   6 U 212/22      [EN] 6 U 212/22

FRAND-widriges Angebot entbindet Lizenzsuchende nicht gänzlich von Reaktionspflichten
  • Bei gebotener summarischer Prüfung ist das Urteil des LG, das den FRAND-Einwand abgewiesen hat, da die Lizenzsuchende nicht lizenzwillig war, nicht offensichtlich fehlerhaft
  • FRAND-widriges Angebot der SEP-Inhaber und -Inhaberinnen entbindet Lizenzsuchende nicht gänzlich von Reaktionspflichten soweit Angebot nicht in einem Ausmaß FRAND-widrig ist, dass es sich als nicht ernst gemeint darstellt
  • Die Entscheidung des LG ist nicht deswegen evident unrichtig, weil das LG bei der Beurteilung der Lizenzwilligkeit die Bedeutung einer etwaigen Kreuzlizensierung unberücksichtigt gelassen hat, da die Frage bislang weder ober- noch höchstrichterlich geklärt ist und die Entscheidung über diese Rechtsfrage dem Berufungsurteil vorbehalten bleibt
  • Bei der Interessenabwägung nach §§ 707, 719 ZPO ist ggf. zu beachten, wenn Patentinhaberin eine Verwertungsgesellschaft ist, für die Marktteilnehmer, die bereits Lizenz genommen haben, kann es aber von erheblicher Bedeutung sein, dass Patentinhaber und Patentinhaberinnen die Marktteilnahme eines weiteren Unternehmens verhindert

OLG Karlsruhe, 02. Februar 2022, Az. 6 U 149/20 – Steuerkanalsignalisierung II

Download:   6 U 149/20      [EN] 6 U 149/20

Fortdauernde Lizenzbereitschaft als unabdingbare Voraussetzung des FRAND-Einwandes
  • Für die Beurteilung der Frage, ob ein Verhalten des Lizenzsuchers eine Lizenzwilligkeit zum Ausdruck bringt oder der Verzögerung des Abschlusses eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen dient, führt der Senat seine Rechtsprechung „Datenpaketverarbeitung“ und „ Mobilstation“ unter Berücksichtigung des danach veröffentlichten Urteils des BGH „FRAND-Einwand II“ fort;
  • Die fortdauernde Lizenzbereitschaft ist unabdingbare Voraussetzung einer erfolgreichen Lizenzverhandlung und damit auch für den Vorwurf eines Missbrauchs von Marktmacht gegenüber dem Patentinhaber bei deren Scheitern;
  • Der Lizenzsucher muss klar und eindeutig bereit sein, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen, wie auch immer FRAND-Bedingungen tatsächlich aussehen mögen und muss zielgerichtet an den Lizenzverhandlungen mitwirken;
  • Die Bekundung eines Lizenzierungswunsches oder der Verhandlungsbereitschaft sagt noch nichts darüber aus, ob diese Erklärung ernst gemeint ist. Sie kann vielmehr auch Ausfluss einer Verzögerungstaktik des Patentbenutzers sein;

OLG Karlsruhe, 12. Februar 2021, Az. 6 U 130/20 – Nokia ./. Daimler

Download:   6 U 130/20      [EN] 6 U 130/20

Einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung in FRAND-Fällen
  • Regelmäßig bringt der Verletzer mit einem Vertragsangebot, das die Bestimmung der Lizenzgebühr dem SEP-Inhaber nach billigem Ermessen gem. § 315 Abs. 3 BGB überlässt, hinreichend zum Ausdruck, dass er bereit ist, eine Lizenzvereinbarung abzuschließen, die jedenfalls hinsichtlich der Höhe der Lizenzgebühren FRAND-Bedingungen entspricht, wie auch immer eine solche Lizenzgebühr aussehen mag.

OLG Karlsruhe, 9. Dezember 2020, Az. 6 U 103/19 – Sisvel ./. Wiko

Download:   6 U 103/19      [EN] 6 U 103/19

Zu den Verhandlungspflichten des Patentbenutzers, insbesondere zur Abgabe eines Gegenangebots.
  • Der Inhaber eines standardessentiellen Patents genügt seinen Obliegenheiten in der Regel, wenn er ein Angebot unterbreitet, das für den durchschnittlichen Lizenznehmer FRAND-Bedingungen entspricht und das Angebot in einer Art und Weise erläutert, die den konkreten Lizenzsucher dazu in die Lage versetzt, nachzuvollziehen, auf welchen Erwägungen die Höhe der Lizenzgebühr und die weiteren Bedingungen beruhen und weshalb der SEP-Inhaber die Lizenzgebühr und die weiteren Bedingungen als nicht ausbeuterisch und nicht diskriminierend erachtet.
  • Die Obliegenheit des Patentbenutzers, ein Gegenangebot zu unterbreiten, besteht jedenfalls schon dann, wenn das Lizenzangebot des SEP-Inhabers nicht klar und eindeutig FRAND-widrig ist und der SEP-Inhaber den Verletzer durch die Erläuterung seines Angebots und der von ihm behaupteten FRAND-Gemäßheit der Bedingungen in die Lage versetzt hat, seinerseits ein Gegenangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten.
  • Den Patentbenutzer trifft auch unterhalb der Schwelle, ggf. zur Abgabe eines Gegenangebots gehalten zu sein, grds. die Obliegenheit, an Lizenzvertragsverhandlungen zielgerichtet mitzuwirken. Verletzt er diese Obliegenheit, kann er den Ansprüchen des SEP-Inhabers einen FRAND-Einwand grds. nicht mit Erfolg entgegenhalten.
  • Diese Obliegenheit des Verletzers schließt regelmäßig ein, vom SEP-Inhaber angebotene Informationsmöglichkeiten wahrzunehmen und ihm etwaige Beanstandungen im Rahmen der Verhandlungen mitzuteilen. Mit ihr unvereinbar ist eine Verhaltensweise, die danach trachtet, Beanstandungen als Mittel für die spätere Rechtsverteidigung in einem Rechtsstreit zurückzuhalten.

OLG Karlsruhe, 30. Oktober 2019, Az. 6 U 183/16 – Philips ./. Wiko

Download:   6 U 183/16      [EN] 6 U 183/16

Zu den Verhandlungspflichten des SEP-Inhabers gegenüber dem Patentbenutzer.
  • Es genügt, den Verletzungshinweis an die für Lizenzverhandlungen zuständige Konzernmuttergesellschaft zu richten. Der SEP-Inhaber muss sich nicht an einzelne Tochtergesellschaften wenden.
  • Der Verletzungshinweis muss den Patentbenutzer in die Lage versetzen, die Qualität des Verletzungsvorwurfs und das Bedürfnis an einer Lizenz zu ermitteln. Der Patentbenutzer hat den Verletzungshinweis regelmäßig innerhalb von zwei Monaten zu prüfen.
  • Verhandlungspflichten des SEP-Inhabers und Obliegenheiten des Patentbenutzers können während des Verletzungsprozesses nachgeholt werden.
  • Der SEP-Inhaber hat den Inhalt der wesentlichen Vertragsbedingungen solcher Lizenzverträge mit Dritten zu erläutern, die unterschiedliche Bedingungen als sein FRAND-Angebot enthalten. Ein materiell-rechtlicher Anspruch des Patentbenutzers auf Vorlage der Verträge besteht nicht.
  • Der Rechnungslegungsanspruch des SEP-Inhabers wird durch die Verletzung von Verhandlungspflichten nicht beschränkt.

OLG Karlsruhe, 08. September 2016 – Az. 6 U 58/16 – Sony ./. Acer

Download:   6 U 58/16      [EN] 6 U 58/16

Das Gericht kann sich nicht auf eine negative Evidenzkontrolle beschränken, sondern muss prüfen, ob das Angebot des SEP-Inhabers den FRAND-Bedingungen entspricht oder nicht.
  • Der SEP-Inhaber hat einen großen Entscheidungsspielraum bei der Bestimmung der FRAND-Bedingungen
  • Dass es sich bei den zu erteilenden Informationen um Geschäftsinterna handelt, die mit Rücksicht auf die Wettbewerbslage der Parteien vor der Klägerin geheim zu halten seien, rechtfertigt für sich genommen nicht die vorläufige Aussetzung der Vollstreckung

OLG Karlsruhe, 29. August 2016, Az. 6 U 57/16 – Philips ./. Acer

Download:   6 U 57/16      [EN] 6 U 57/16

Beschluss, der die einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung bezüglich Schadensersatz- und Auskunftsanspruch ablehnt.
  • Keine Beschränkung auf diejenigen Angaben, die zur Berechnung des Schadensersatzes in Lizenzanalogie erforderlich sind (abweichend von Düsseldorf)
  • Eine Aussetzung kann nur in Betracht gezogen werden, wenn die Erfolgsaussichten der neuen Nichtigkeitsklage offensichtlich sind

OLG Karlsruhe, 31. Mai 2016, Az. 6 U 55/16 – Pioneer ./. Acer

Download:   6 U 55/16      [EN] 6 U 55/16

Die Frage, ob die Erhebung der Klage missbräuchlich war, ist von der Frage zu trennen, ob die Fortsetzung des Rechtsstreits missbräuchlich bleibt. Berufungsverfahren zur Entscheidung des Landgericht Mannheim Az. 7 O 96/14.
  • Das Gericht kann sich nicht auf eine Evidenzkontrolle beschränken, sondern muss prüfen, ob das Angebot des SEP-Inhabers den FRAND-Bedingungen entspricht oder nicht.
  • Bewilligung der vorläufigen Einstellung der Zwangsvollstreckung
  • Die Entscheidung des EuGH wirkt ex tunc und SEP-Inhabern steht kein Vertrauensschutz hinsichtlich der Entscheidung des BGH (Orange-Book-Standard) zu

OLG Karlsruhe, 23. April 2015, Az. 6 U 44/15 – Saint Lawrence ./. Deutsche Telekom

Download:   6 U 44/15      [EN] 6 U 44/15

Beschluss (zeitlich vor EuGH-Entscheidung Huawei/ZTE) über die vorläufige Einstellung der Zwangsvollstreckung eines vom LG Mannheim erlassenen Urteils.
  • Grundsätzlich kann der Patentinhaber eine einstweilige Verfügung gegen jedes Unternehmen in der Lieferkette beantragen
  • Die FRAND-Erklärung führt zu der berechtigten Erwartung, dass der SEP-Inhaber zuerst dem Hersteller ein Angebot macht
  • Klagen gegen Distributoren zu erheben, während in anderen Fällen Lizenzen an Hersteller vergeben werden, stellt einen Widerspruch zur eigenen Lizenzierungspraxis dar

Landgericht München

LG München, 05. August 2022, Az. 21 O 11522/21 – Pitch-Lag Schätzung (vgl. auch 21 O 8879/21 and 21 O 8890/21)

Download:   21 O 11522/21      [EN] 21 O 11522/21

Anforderungen an das Verletzerverhalten und Unverhältnismäßigkeit in FRAND-Fällen
  • Der Verletzer muss nicht nur zielgerichtet an den Lizenzvertragsverhandlungen mitwirken, sondern nach den geschäftlichen Gepflogenheiten und den Grundsätzen von Treu und Glauben auch den nächsten Verhandlungsschritt durchführen.
  • Der Verletzer darf sich ab einem gewissen Verhandlungsstadium nicht damit begnügen, sein eigenes Angebot schrittweise zu verbessern. Vielmehr muss er auf den Patentinhaber zugehen.
  • Dass ein Patentverwerter den Unterlassungsanspruch geltend macht, bedeutet für sich allein betrachtet nicht, dass dieser unverhältnismäßig ist. Etwas anderes folgt auch nicht daraus, dass sich der SEP-Inhaber um einen Lizenzvertrag bemüht und damit seine Patente monetarisieren möchte. Denn aufgrund seiner FRAND-Erklärung ist er verpflichtet, dem Verletzer eine Lizenz anzubieten.
  • Bei der Geltendmachung von SEP kommt eine Unverhältnismäßigkeit wegen der Komplexität der Produkte grundsätzlich nicht in Betracht. Dies jedenfalls dann, wenn der Verletzer lizenzunwillig ist. Kommt der SEP-Inhaber seinen FRAND-Verpflichtungen nach, so eröffnet § 139 Abs. 1 S. 3 PatG dem Patentverletzer bei Fehlen weiterer, die Unverhältnismäßigkeit begründender Umstände keine zusätzliche Verteidigungsmöglichkeit.

LG München, 25. Mai 2022, Az. 7 O 14091/19 – Sprachsignalcodierer II

Download:   7 O 14091/19      [EN] 7 O 14091/19

Lizenzunwilligkeit durch Verzögerungstaktiken
  • Eine Verzögerungstaktik kommt insbesondere dann in Betracht, wenn der Verletzer nicht innerhalb einer angemessenen Frist auf die Erklärungen des Patentinhabers reagiert.
  • Wenn der Lizenzsatz nur von wenigen Faktoren abhängt, ist ein Gegenangebot nach mehr als fünf Monaten nach Übermittlung des Angebots nicht rechtzeitig, sondern verspätet.

LG München, 19. April 2023, Az. 21 O 1910/22 – Rahmenlöschung

Download:   21 O 1910/22      [EN] 21 O 1910/22

Fehlende Lizenzwilligkeit bei zögerlichem Verhandeln
  • Die mangelnde Lizenzwilligkeit des Verletzers kann sich in einer Verzögerung der Verhandlungen zeigen und darin, dass er seine eigenen (finanziellen) Lizenzbedingungen gegenüber dem Kläger durchsetzen will.

Hinweise zur Handhabung des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes nach Huawei v. ZTE innerhalb des Münchner Verfahrens in Patentstreitsachen (Stand: Februar 2020)

Download:   FRAND hinweise      FRAND guidelines

Hinweise zur Handhabung von Anträgen auf Geheimhaltung in und außerhalb der mündlichen Verhandlng in Patentstreitsachen vor dem Landgericht München I (Stand: Februar 2020)

Download:   GEHEIMHALTUNG      CONFIDENTIALITY

LG München, 17. Februar 2023, Az. 21 O 4140/21 – Urteil GE Video Compression LLC ./. TCL Deutschland GmbH

Download:   21 O 4140/21      [EN] 21 O 4140/21

Konkretisierung der Anforderungen an die wechselseitige Lizenzwilligkeit von Patentinhaber und Patentbenutzer
  • Bei den FRAND-Verhandlungen müssen die Parteien zügig, förderlich und konstruktiv verhandeln und ihre Interessen artikulieren;
  • Ein Patentinhaber ist in der Regel nicht lizenzwillig, wenn er auf diskriminierenden oder willkürlichen Bedingungen besteht und selbst am Ende der Verhandlungen nicht bereit ist, von diesen abzurücken;
  • Ein Patentbenutzer kann grundsätzlich so viele Informationen verlangen und so viel mit Nichtwissen bestreiten, wie er möchte. Nach mehrjährigem Verhandeln und nach mehrmaligem Wiederholen dieses Verhaltens ist dieses Verhalten aber jedenfalls nicht mehr förderlich und konstruktiv;
  • Verlangt ein Patentbenutzer vom Patentinhaber Informationen und bekommt diese, muss er sich mit den diesen Informationen auseinandersetzen und die Informationen in neue Verhandlungspositionen einfließen lassen;
  • Der Patentbenutzer ist lizenzunwillig, wenn er geltend macht, dass die Lizenzbedingungen schlechter seien als die der Konkurrenz, er aber nicht bereit ist, zu diesen Bedingungen einen Lizenzvertrag abzuschließen;
  • Ist der Patentbenutzer lizenzunwillig, hat er keinen Anspruch auf Vorlage von Vergleichslizenzverträgen;

LG München, 24. Juni 2021, Az. 7 O 36/21 – Urteil IP Bridge ./. Huawei

Download:   7 O 36/21      [EN] 7 O 36/21

Urteil zur Aufrechterhaltung einer Anti-Anti-Suit Injunction ohne vorangehende Anti-Suit-Injunction
  • Die für eine Anti-Anti-Suit-Injunction notwendige Erstbegehungsgefahr kann auch dann vorliegen, wenn der Antragsgegner selbst noch keine Anti-Suit-Injunction beantragt oder erwirkt hat.

LG München, 25. Februar 2021, Az. 7 O 14276/20 – Urteil InterDigital ./. Xiaomi

Download:   7 O 14276/20      [EN] 7 O 14276/20

Aufrechterhaltung einer Anti-Anti-Suit-Injunction durch das LG München I mit Hinweisen zur Lizenzwilligkeit des SEP-Verletzers.
  • Ein vermeintlicher Patentverletzer, der einen Antrag auf Erlass einer Anti-Suit Injunction (ASI) stellt oder dies androht, kann in der Regel nicht als hinreichend lizenzwillig im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Bundesgerichtshofs angesehen werden.
  • Bisherige Anträge auf Erlass einer ASI wurden sämtlich damit begründet, eine Hauptsacheklage im Erlassstaat zu schützen. Diese wiederum ist auf die Argumentation gestützt, der Patentbenutzer sei lizenzwillig.
  • Wenn aber der Patentbenutzer wirklich lizenzwillig ist, wird er sich weiterer rechtswidriger Eingriffe in die Rechte des Patentinhabers enthalten.
  • Da das deutsche Gericht das FRAND-Angebot des Patentinhabers wegen der fehlenden Lizenzwilligkeit des Beklagten nicht prüft, kommt es nicht zu einem Konflikt mit der Lizenzberechnung durch das chinesische Gericht.

LG München, 11. Juli 2019, Az. 21 O 9333/19 – Beschluss Nokia ./. Continental AG

Download:   21 O 9333/19      [EN] 21 O 9333/19

Beschluss mit dem ein deutsches Gericht erstmals eine sog. anti anti-suit injunction erlässt.
  • Die Antragsgegnerin darf keine Maßnahmen ergreifen, die die Rechtsverfolgung durch die Antragstellerin in Deutschland verhindert, konkret die Verfolgung einer anti-suit injunction gegen die Antragstellerin in einem Parallelverfahren in den USA
  • Ein ausländisches Verfahren, welches darauf abzielt der Antragstellerin in Deutschland der Klagebefugnis zu berauben, stellt einen rechtswidrigen Eingriff in die Rechte der Antragstellerin dar
  • Für die Beurteilung der Rechtswidrigkeit ist die deutsche Rechtsordnung entscheidend, Rechtmäßigkeit ergibt sich nicht aus der Rechtmäßigkeit einer anti-suit injunction in den USA

LG München, 10. September 2020, Az. 7 O 8818/19 – Urteil Sharp ./. Daimler

Download:   7 O 8818/19      [EN] 7 o 8818/19

Zur Lizenzierung von SEP mit FRAND-Erklärung in der Lieferkette
  • Eine FRAND-Verpflichtungserklärung verpflichtet den SEP-Inhaber nicht zur Lizenzvergabe an jedermann, sondern nur zur Gewährung des Zugangs zur standardisierten Technik
  • Ein SEP-Inhaber verhält sich grundsätzlich nicht missbräuchlich, wenn er zunächst nur dem Hersteller des Endprodukts eine SEP-Portfoliolizenz anbietet (kein „license-to-all“).
  • Die ernsthafte Lizenzwilligkeit erfordert die Erklärung des Lizenzsuchers, eine Lizenz zu „whatever terms may in fact be FRAND“ abschließen zu wollen. Dabei kommt es auf die Beurteilung des Gesamtverhaltens der Parteien an.

OberLandesgericht München

OLG München, 12. Dezember 2019 – Az. 6 U 5042/19 – Nokia ./. Continental

Download:   6 U 5042/19      [EN] 6 U 5042/19

Die Beantragung einer Anti-Suit Injunction vor einem amerikanischen Gericht mit dem Ziel, die Durchsetzung von Unterlassungsansprüchen wegen Patentverletzung im Inland zu verhindern, stellt eine Beeinträchtigung der eigentumsähnlichen Rechtsposition des Patentinhabers dar.

  

Bundesgerichtshof

BGH, 24. Januar 2023, X ZR 123/20 – FRAND-Einwand – CQI-Bericht II

Download:   X ZR 123/20      [EN] X ZR 123/20

Erschöpfung bei einem covenant to be sued last
  • Ein covenant not to sue enthält eine Zustimmung zum Inverkehrbringen; bzgl. der in Verkehr gebrachten Erzeugnisse tritt in der Regel Erschöpfung ein;
  • Ein vertraglicher Vorbehalt, Abnehmer der Erzeugnisse in Anspruch zu nehmen, ist grundsätzlich ohne Bedeutung;
  • Ein covenant to be sued last führt zur Erschöpfung, wenn der Vertragspartner bei dem üblicherweise zu erwartenden Verlauf befürchten muss, von der Patentinhaberin in Anspruch genommen zu werden;
  • Sofern Produkte, hinsichtlich derer Erschöpfung eingetreten ist, in eine größere Vorrichtung eingebaut worden sind, können Rechte bzgl. dieser größeren Vorrichtung erschöpft sein, wenn der Einbau die wirtschaftlich allein sinnvolle Verwendung darstellt und sich die Zustimmung auch auf die Gesamtvorrichtung bezieht.

BGH, 24. November 2020, KZR 35/17 – FRAND-Einwand II – Urteil Sisvel ./. Haier

Download:   KZR 35/17      [EN] KZR 35/17

Verhaltenspflichten der Parteien bei kartellrechtlichem Zwangslizenzeinwand
  • Der u.a. auf Unterlassung klagende Inhaber eines standardessentiellen Patents (SEP) missbraucht seine Marktmacht nicht, wenn der Verletzer nicht unzweideutig zu erkennen gegeben hat, eine Lizenz zu fairen, angemessenen und nicht-diskriminierenden (FRAND) Bedingungen anzustreben.
  • Die Lizenzwilligkeit des Verletzers darf sich grundsätzlich ebenso wenig wie die Lizenzierungsbereitschaft des Patentinhabers in der einmaligen Bekundung des Lizenzierungsinteresses oder der Vorlage eines (Gegen-) Angebots erschöpfen. Vielmehr sind beide Parteien gehalten, nach Treu und Glauben und in jeweils situationsangemessener Weise zum Abschluss eines Lizenzvertrags zu FRAND-Bedingungen beizutragen.
  • Außerhalb des Anwendungsbereichs des Sukzessionsschutzes nach § 15 Abs. 3 PatG können Einwendungen gegen den früheren Patentinhaber dessen Einzelrechtsnachfolger nicht entgegengehalten werden. Dies gilt insbesondere für den Einwand eines „Patenthinterhalts“ (patent ambush).

BGH, 5. Mai 2020, KZR 36/17 – FRAND-Einwand – Urteil Sisvel ./. Haier

Download:   KZR 36/17      [EN] KZR 36/17

Obliegenheiten der Parteien bei kartellrechtlichem Zwangslizenzeinwand
  • Die marktbeherrschende Stellung des Patentinhabers liegt vor, wenn das Klagepatent standardessentiell ist und seine technische Lehre nicht durch eine andere Gestaltung des verletzenden Produkts umgangen werden kann. Mit dem Ablauf der Schutzdauer des Patents endet die marktbeherrschende Stellung.
  • Der Verletzungshinweis des SEP-Inhabers kann sich auf die Nennung des benutzten Patents, die Verletzungshandlung und die konkrete angegriffene Ausführungsform beschränken. Claim Charts sind zulässig. Der Verletzungshinweis kann auch an die Konzernmutter gerichtet sein.
  • Der Benutzer des standardessenziellen Patents hat grundsätzlich die Obliegenheit, seinen Willen und seine Bereitschaft klar und eindeutig zu bekunden, mit dem Patentinhaber einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen abzuschließen. Er hat außerdem zielführend auf einen Vertragsabschluss hinzuwirken.
  • Das Angebot eines Portfoliolizenzvertrages ist grundsätzlich kartellrechtlich unbedenklich, wenn der Lizenznehmer nicht zu Zahlungen für die Benutzung nicht-standardessentieller Patente verpflichtet und die Vergütung so berechnet wird, dass Anwender, die ein Produkt für ein spezifisches, geografisch begrenztes Gebiet entwickeln möchten, nicht benachteiligt werden.
  • Der Schadensersatzanspruch des SEP-Inhabers ist nicht grundsätzlich nach dem Maßstab der Lizenzanalogie beschränkt. Der Verletzer kann dem Schadensersatzanspruch des Patentinhabers aber einen eigenen Schadensersatzanspruch entgegenhalten, der auf die Nichterfüllung seines Anspruchs auf Abschluss eines Lizenzvertrages zu angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen gestützt ist.

BGH, 14. Januar 2020, X ZR 33/19 – Akteneinsicht XXIV – Beschluss Unwired Planet ./. Huawei

Download:   X ZR 33/19      [EN] X ZR 33/19

Bestätigung von Aspekten der Rechtsprechung zu Vertraulichkeitsvereinbarungen in Rechtsstreitigkeiten mit SEP durch den BGH. Zusätzliche Hinweise zum Ansatz von OLG Düsseldorf, 17.01.2016, Az. I-2 U 31/16.
  • Jede Partei des Verfahrens kann Unterlagen als „streng vertraulich“ gekennzeichnet zur Gerichtsakte reichen und deren ungeschwärzte Übermittlung an den Gegner unter die Bedingung stellen, dass zuvor eine geeignete Vertraulichkeitsvereinbarung abgeschlossen wird.
  • Wenn keine Vertraulichkeitsvereinbarung abgeschlossen wird, bleiben die so eingereichten Unterlagen von Akteneinsichtsgesuchen des Gegners ausgeschlossen; das Gericht stützt seine Entscheidung dann aber auch nur auf die geschwärzten Fassungen der Dokumente.

Weitere Entscheidungen

Langericht Düsseldorf
Oberlandesgericht Düsseldorf
Landgericht Mannheim
  • LG Mannheim 7 O 66/15
  • LG Mannheim 7 O 38/14
  • LG Mannheim 7 O 24/14
  • LG Mannheim 7 O 96/14
  • LG Mannheim 7 O 26/14
  • LG Mannheim 7 O 209/15
  • LG Mannheim 7 O 298/15
  • LG Mannheim 2 O 130/15
  • LG Mannheim 2 O 229/15
  • LG Mannheim 7 O 43/16
  • LG Mannheim 7 O 44/16
  • LG Mannheim 7 O 213/15
  • LG Mannheim 7 O 212/15
  • LG Mannheim 7 O 31/16
  • LG Mannheim 7 O 98/16
  • LG Mannheim 2 O 98/16