Klageerweiterung und Klagekonzentration im Berufungsverfahren

OLG Düsseldorf, Urteil vom 18.02.2021 – 2 U 33/20

Der zweite Senat des OLG Düsseldorf hat sich in dieser Entscheidung mit der Frage auseinandergesetzt, unter welchen Bedingungen eine Klage im Berufungsverfahren um weitere Schutzrechte erweitert werden kann. Hierbei bezog der Senat vor allem § 145 PatG in die Frage mit ein, ob eine Erweiterung auf weitere Klagepatente sachdienlich im Sinne von § 533 ZPO ist oder nicht.

I. Sachverhalt

Der Kläger hat erstinstanzlich die Verletzung der Ansprüche eines Klagepatents (nachfolgend „Klagepatent A“) geltend gemacht, das die „Sicherung des Zugangs zu Multimedia-Inhalten durch authentifizierte Distanzmessung“ betrifft. Die angegriffene Ausführungsform war ein in Deutschland angebotener und vertriebener Streaming-Adapter, der dazu verwendet wird, Videoinhalte über einen HDMI-Eingang auf einen Fernseher zu übertragen. Hierbei erlaubt der HDMI-Standard die sog. HDCP-Technologie als Kopierschutz.

Der Anspruch des erstinstanzlich geltend gemachten Klagepatents A sieht unter anderem vor, dass „eine Abstandsmessung zwischen einer ersten und einer zweiten Kommunikationsvorrichtung durchzuführen und zu prüfen ist, ob der gemessene Abstand innerhalb eines vordefinierten Abstandintervalls liegt“. Das Klagepatent A sieht weiter vor, „dass die erste und die zweite Kommunikationsvorrichtung ein gemeinsames Geheimnis miteinander teilen und das genannte gemeinsame Geheimnis verwendet wird“.

Das Landgericht hat in der ersten Instanz die Klage abgewiesen. Der Kläger hat hiergegen Berufung eingelegt und die Klage um ein weiteres Klagepatent (nachfolgend „Klagepatent B“) erweitert, welches unter anderem vorsieht, dass „eine Distanzmessung zwischen der ersten und der zweiten Kommunikationsanordnung durchgeführt wird“. Darüber hinaus sieht es vor, dass das Geheimnis, das die erste und zweite Kommunikationsvorrichtung miteinander teilen, bereits vor Durchführung der Distanzmessung geteilt wird, wobei das Klagepatent B das Teilen des Geheimnisses durch weitere Merkmale näher definiert. Beide Klagepatente stammen aus derselben Patentfamilie.

II. Gründe

Das OLG Düsseldorf wies die Klageerweiterung in zweiter Instanz als unzulässig zurück. Im Rahmen der Entscheidungsgründe ging das OLG aber nicht nur auf den vorliegenden Fall ein, sondern stellte vor allem generelle Erwägungen an, unter welchen Bedingungen eine Erweiterung der Klage um ein weiteres Patent im Berufungsverfahren sachdienlich sein kann oder nicht.

Ob die Klageerweiterung in der Berufungsinstanz zulässig ist, richtet sich nach § 533 ZPO. Die Erweiterung der Klage muss sachdienlich sein, sofern der Gegner in diese nicht einwilligt. Sachdienlich sei sie dann, wenn sie prozessökonomisch ist. Die Frage sei demnach, ob die Klageerweiterung einem anderen Rechtsstreit vorbeugt. Hierbei sei jedoch zu beachten, dass jeder Kläger bereits durch die bloße Klageerweiterung seinen Durchsetzungswillen zum Ausdruck gebracht habe. Einem weiteren Rechtsstreit werde daher regelmäßig durch eine Klageerweiterung vorgebeugt. Das Vorbeugen sei somit kein geeignetes Kriterium, um die Sachdienlichkeit einer Klageerweiterung in ähnlich gelagerten Fällen zu ermitteln.

Daher sei die Sachdienlichkeit danach zu beurteilen, ob der bisherige Prozessstoff für die Beurteilung der neuen Klageanträge (also basierend auf dem neu eingeführten Klagepatent) verwertbar sei oder nicht. Falls ja, sei die Klageerweiterung sachdienlich. Ist der bisherige Prozessstoff in Bezug auf die neuen Anträge jedoch nicht verwertbar, wäre die Erweiterung grundsätzlich unzulässig.

Bei der Erweiterung der Klage auf ein weiteres Schutzrecht sei der bisherige Prozessstoff in der Regel jedoch nicht verwertbar und die Klageerweiterung damit unzulässig. Denn jedes Schutzrecht sei – auch bei teilweise gleichlautender Beschreibung – stets aus sich selbst heraus auszulegen. Gegebenenfalls bedürfe es auch weiterer Tatsachenfeststellungen, z.B. bei neuen oder abweichenden Anspruchsmerkmalen. Dies gelte erst recht, wenn die Erfolgsaussichten eines Rechtsbehelfs gegen die Erteilung des weiteren Klagepatents oder die Schutzfähigkeit eines neu eingeführten Schutzrechts geprüft werden müssen und der hierzu entgegengehaltene Stand der Technik ebenfalls bisher nicht bekannt war.

Anders könne der Fall jedoch liegen, wenn der Kläger nach § 145 PatG gezwungen ist, die weiteren Schutzrechte in demselben Verletzungsstreit geltend zu machen. Mit Rücksicht auf die Unschärfe der Anwendungsvoraussetzungen des § 145 PatG (“dieselbe oder gleichartige Handlung”) reiche es hierzu aus, wenn der Kläger mit der ernsthaften Möglichkeit rechnen muss, dass ihm § 145 PatG entgegengehalten wird. Dem stehe jedoch die Wertung des § 533 Abs. 2 ZPO entgegen. Denn die Berufung diene der Fehlerkontrolle und Fehlerbeseitigung, nicht aber dazu, den Tatsachenstoff auszuweiten.

Das OLG Düsseldorf meint daher, dass eine Klageerweiterung jedenfalls dann sachdienlich sei, wenn der Kläger unverschuldet Gefahr läuft, die Voraussetzungen des § 145 PatG falsch einzuschätzen. Unverschuldet sei die Situation, wenn das Schutzrecht in der ersten Instanz noch nicht geltend gemacht werden konnte, z.B. weil das Schutzrecht noch nicht erteilt war oder der Kläger nicht aktivlegitimiert war.

Der Kläger habe die Situation jedoch selbst verschuldet, wenn er die Schutzrechte bereits erstinstanzlich hätte geltend machen können, dies aber aus prozesstaktischen Gründen unterlassen hat. Zudem stünden etliche Nachteile des Beklagten entgegen, wie z.B. eine fehlende Tatsacheninstanz, die späte Einleitung eines Rechtsbestandsverfahrens oder die Möglichkeit des Klägers, das Berufungsurteil ohne Sicherheitsleistung vollstrecken zu können. In einem solchen Fall bedürfe es auf einer sorgfältigen Prüfung im Einzelfall.

So sei eine Erweiterung dann sachdienlich, wenn zwischen dem erstinstanzlich geltend gemachten und dem erst in der Berufungsinstanz geltend gemachten Schutzrecht keine wesentlichen Unterschiede bestehen, so dass der bisherige Prozessstoff übernommen werden kann. Ähnlich sei der Fall, wenn die Verletzung neuer Merkmale unstreitig ist oder sich die Verwirklichung dieser neuen Merkmale aufgrund der Tatsachenfeststellungen des Landgerichts feststellen ließe.

Dagegen sei die Klageerweiterung nicht sachdienlich, wenn neue Tatsachenfeststellungen notwendig seien und/oder eine neue umfassende Auslegung nötig sei. Letzteres nahm das OLG Düsseldorf auch im vorliegenden Fall an. Denn während das Klagepatent A eine bestimmte Abstandsmessung vorsehe, verlange Klagepatent B nur eine nicht näher definierte Distanzmessung. Zudem sehe Klagepatent B vor, dass das “Geheimnis” zwischen der ersten und zweiten Kommunikationsvorrichtung bereits vor der Distanzmessung durchzuführen sei. Dies erfordere eine neue Bestimmung des Schutzbereiches und somit auch eine neue Verletzungsprüfung.

III. Fazit

Die Ausführungen des OLG Düsseldorf sind nachvollziehbar, das Urteil scheint im Ergebnis aber nicht konsequent zu sein.

Denn zum einen betont das OLG, dass eine Klageerweiterung sachdienlich sei, wenn sich die Verwirklichung neu hinzugekommener bzw. abweichend formulierter Merkmale bereits anhand der durch das LG getroffenen Tatsachenfeststellungen beurteilen lässt.

Zum anderen weist es die Klageerweiterung im vorliegenden Fall als unzulässig zurück, weil es einer umfassenden Neubestimmung der Grenzen des Schutzbereichs des Klagepatents bedürfe und Fragen, die sich bei der Ermittlung des Schutzbereichs des neuen Klagepatents stellen, erstmals im Berufungsverfahren nachzugehen sei. Das ist allerdings eine reine Rechtsfrage. Erst wenn diese Rechtsfrage geklärt ist, wäre das OLG dazu in der Lage zu beurteilen, ob sich eine Verwirklichung der neu hinzugekommenen bzw. abweichend formulierten Merkmale bereits anhand der durch das LG getroffenen Tatsachenfeststellungen beurteilen lässt. Ob dies vorliegend der Fall war, lässt sich den Urteilsgründen jedenfalls nicht entnehmen.

Im Ergebnis ist dem Patentinhaber zu raten, alle vergleichbaren Patente aus seinem Portfolio (insbesondere Patente aus einer Familie) bereits erstinstanzlich geltend zu machen und nicht aus prozessökonomischen Gründen damit ggf. bis zur Berufung zu warten. Denn wie der hier vorliegende Fall zeigt, kann ein solch vermeintlich prozessökonomisches Vorgehen für den Patentinhaber im Ergebnis unökonomisch sein.

von Martin Koszycki

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