Zulässigkeit der Geltendmachung einer eingeschränkten Anspruchsfassung im einstweiligen Rechtsschutz vor dem Einheitlichen Patentgericht

Das Berufungsgericht des Einheitlichen Patentgerichts („EPG“) hat mit Anordnung vom 27.03.2026 (UPC_CoA_898/2025 – ONWARD v Niche) über die Frage entschieden, ob im Verfahren auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen auch eine nicht eingetragene Anspruchsfassung eines Patents – ggf. hilfsweise – geltend gemacht werden kann.

I. Sachverhalt

Die Antragstellerin und Berufungsklägerin (nachfolgend „Antragstellerin“) ist Inhaberin des Streitpatents EP 3 421 081 betreffend ein System für Neuromodulation. Die Antragsgegnerin und Berufungsbeklagte (nachfolgend „Antragsgegnerin“) bietet an und vertreibt u.a. in Deutschland ein System zur Stimulation des Rückenmarks sowie zugehörige Eletrodenpads. Die Antragstellerin hat eine unmittelbare, hilfsweise mittelbare Verletzung durch die Stimulationssysteme sowie eine mittelbare Verletzung durch die Elektrodenpads geltend gemacht.

Erstinstanzlich hatte die Antragstellerin insgesamt acht Hilfsanträge auf Grundlage einer eingeschränkten Fassung des Streitpatents gestellt. Die Lokalkammer München hat den Antrag auf Grund von Zweifeln an der Neuheit des Anspruchs 1 in seiner erteilten Fassung zurückgewiesen (Lokalkammer München, Anordnung v. 17.10.2025, UPC_CFI_693/2025). Die Hilfsanträge hat die Lokalkammer München ebenfalls zurückgewiesen. Nach Auffassung der Lokalkammer München käme die Anordnung einstweiliger Maßnahmen auf Basis einer geänderten Anspruchsfassung generell nicht in Betracht. Das summarische Verfahren habe nicht den Zweck, einstweilige Maßnahmen anzuordnen, obwohl die erteilte Fassung erkennbar mangelhaft sei. Das Gericht müsse gemäß Art. 62 des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht („EPGÜ“) von der Gültigkeit des Patents in seiner erteilten Fassung überzeugt sein. Das „betreffende Patent“ nach R. 211 Nr. 2 Verfahrensordnung des EPG („VerfO“) meine nicht ein geändertes Patent. Hält der Patentinhaber (Hilfs-)Anträge auf Basis einer geänderten Anspruchsfassung für erforderlich, so bedeute dies bereits, dass das erteilte Patent wahrscheinlich nicht gültig sei. Zur Frage der Patentverletzung hat sich die Lokalkammer München mangels Entscheidungserheblichkeit nicht geäußert.

Mit ihrer Berufung hat die Antragstellerin den Hauptantrag basierend auf dem erteilten Anspruch 1 des Streitpatents geltend gemacht, hilfsweise eine Kombination des Anspruchs 1 mit Unteranspruch 9 und Merkmalen des Unteranspruchs 7. Nach einer negativen Einführung des Berufungsgerichts in der mündlichen Verhandlung hat die Antragstellerin den Hilfsantrag bedingungslos als neuen Hauptantrag gestellt.

II. Entscheidung des Berufungsgerichts

Der Antrag auf Basis der eingeschränkten Anspruchsfassung wurde zwar für zulässig, jedoch unbegründet befunden.

1. Hilfsanträge im Verfahren über einstweilige Maßnahmen

Das Berufungsbericht erklärt zunächst, dass die nach Art. 76 (1) EPGÜ geltende Dispositionsmaxime im Rahmen der Antragstellung auch zu einer eventuellen Anspruchshäufung berechtigt. Wird ein entsprechender Hilfsantrag erst nach der Antragstellung eingeführt, gilt R. 263.1 VerfO. Hat der Hauptantrag keinen Erfolg, so bestimmt sich die Zulässigkeit des Hilfsantrags nach R. 263.2 VerfO.

Im Rahmen der R. 263.2 VerfO ist insbesondere der summarische Charakter des Eilverfahrens zu berücksichtigen. Die Zulassung muss also insbesondere mit der Schnelligkeit des Verfahrens, den kürzeren Fristen, den eingeschränkten Beweismöglichkeiten und dem Charakter als vorläufige Regelung vereinbar sein. In der Regel kann nur ein einzelner Hilfsantrag oder eine geringe Anzahl als angemessen angesehen werden. Es handelt sich zudem um einen neuen Antrag im Berufungsverfahren, wenn der Wortlaut eines in erster Instanz gestellten Antrags geändert wird (etwa mit der Begründung einer akkurateren Übersetzung der in anderer Sprache abgefassten Patentansprüche).

Wird ein neuer Hilfsantrag erst im Berufungsverfahren gestellt, so steht die Zulassung im Ermessen des Gerichts gemäß Art. 73 (4) EPGÜ, R. 222.2 VerfO. Auch hier muss der summarische Charakter des Eilverfahrens berücksichtigt werden und der Umstand, dass dem Antragsgegner ggf. eine Instanz genommen wird. Daher sollte in der Regel Zurückhaltung bei der Zulassung geübt werden.

Unabhängig davon, ob ein bedingungsloser Übergang vom Haupt- zum Hilfsantrag eine bedingungslose Beschränkung nach R. 263.3 VerfO, eine Klageänderung nach R. 263.1 VerfO oder eine teilweise Rücknahme nach R. 265 VerfO darstelle, sei dies in jedem Fall zulässig. Insofern führe ein parallel anhängiges Hauptsacheverfahren basierend auf demselben Sachverhalt zwischen denselben Parteien nicht zu einem berechtigten Interesse der Antragsgegnerin an einer Entscheidung über den ursprünglichen Hauptantrag, denn die Entscheidung des Berufungsgerichts hat keine Bindungswirkung für das Hauptsacheverfahren. Insbesondere ist die Lokalkammer nicht an die Auslegung oder Rechtsbestandsprognose des Berufungsgerichts gebunden.

2. Geltendmachung einer eingeschränkten Anspruchsfassung

Das Berufungsgericht entschied, dass die Geltendmachung einer nicht eingetragenen Anspruchsfassung im Verfahren über einstweilige Maßnahmen nicht von vornherein ausgeschlossen ist.

Insofern widersprach das Berufungsgericht der Ansicht der Lokalkammer München, wonach das „betreffende Patent“ in R. 211.2 VerfO die erteilte Anspruchsfassung meine. Mit Verweis auf diverse Stellen des EPGÜ und der VerfO legte das Berufungsgericht dar, dass „betreffendes“ vielmehr als Bezug zum konkret geltend gemachten, also streitgegenständlichen Patent verwendet werde. Dabei war dem Gesetzgeber die Unterscheidung von der erteilten Fassung bewusst (vgl. R. 30.1 a) RoP). Insofern bestünde kein Anhaltspunkt „das betreffende Patent“ in R. 211.2 VerfO anders zu verstehen.

Der summarische Charakter des Eilverfahrens stünde ebenfalls nicht per se entgegen. Das kürzere Fristenregime und die Möglichkeit eines ex-parte-Verfahrens bestehen unabhängig der gegenständlichen Anspruchsfassung. Auch werden die Verteidigungsmöglichkeiten des Antragsgegners nicht automatisch eingeschränkt, denn es ist immer nur der konkret geltend gemachte Anspruch maßgeblich, nicht eine unüberschaubare Anzahl an Kombinationen.

Die Zulässigkeit ist letztlich eine Frage des Einzelfalls. Eine drohende Verkürzung des Rechtsschutzes des Antragsgegners werde insofern im Rahmen der Abwägung nach R. 211.3 VerfO und/oder im Rahmen der Notwendigkeit berücksichtigt.

Jedenfalls rechtfertigt die Geltendmachung einer eingeschränkten Fassung nicht den Rückschluss, dass das Patent in seiner erteilten Fassung mangelhaft sei. Vielmehr kann angenommen werden, dass der Antragsteller die eingeschränkte Fassung als verletzt und mit hoher Wahrscheinlichkeit rechtsbeständig ansieht, sie also den sichersten Weg bildet, das Patent erfolgreich im Eilverfahren durchzusetzen. Ein vorheriges, mehrmonatiges EPA-Beschränkungsverfahren kann zudem nicht verlangt werden, da dies der Eilbedürftigkeit des Verfahrens über einstweilige Maßnahmen entgegenstünde. Auch muss das Gericht in jedem Falle, gleich ob ein Patent in seiner erteilten Fassung oder einer eingeschränkten Fassung geltend gemacht wird, selbst ausreichende Sicherheit von der Gültigkeit des Patents nach R. 211.2 VerfO erlangen.

3. Keine Verletzung des Streitpatents

Das Berufungsgericht konnte jedoch keine ausreichende Überzeugung von der Verletzung des Streitpatents erlangen.

Die geltend gemachte Anspruchsfassung setzte für eine unmittelbare Verletzung voraus, dass die angegriffenen Ausführungsformen eine anspruchsgemäße Programmierung im Auslieferungszustand aufweisen. Es wurde jedoch festgestellt, dass die angegriffenen Ausführungsformen nur ohne Programmierung vertrieben worden sind. Eine Zurechnung der etwaigen Vornahme einer anspruchsgemäßen Programmierung durch die Abnehmer (sog. Verlängerte Werkbank) könne nicht angenommen werden. Hierzu müsste sich die Programmierung automatisch bzw. zwangsläufig ergeben. Dies sei mangels entsprechender Anweisung oder Anleitung in den Benutzerhandbüchern jedoch nicht zu erkennen.

Eine mittelbare Verletzung scheiterte am Fehlen der subjektiven Tatbestandsvoraussetzungen. Insofern ließen die objektiven Umstände nicht den Schluss auf eine entsprechende Verwendungsbestimmung seitens der Abnehmer zu. Es sei auch kein konkreter Fall einer tatsächlichen nachfolgenden Patentbenutzung vorgebracht worden.

III. Fazit

Die Anordnung des Berufungsgerichts klärt eine sehr praxisrelevante Frage und ist insbesondere für Patentinhaber begrüßenswert. Gleichzeitig ist zu beachten, dass die Zulässigkeit von Hilfsanträgen im Verfahren über einstweilige Maßnahmen Einzelfallentscheidungen sind, bei denen das Gericht alle maßgeblichen Umstände berücksichtigt und die Zulassung letztlich erneut im Ermessen des Gerichts steht.

Es ist daher zu raten, etwaige Hilfsanträge bereits frühzeitig im Verfahren zu stellen, sodass beide Parteien Gelegenheit haben, in der Sache Stellung zu nehmen. Es liegt nahe, bereits im Rahmen der Antragstellung „insbesondere“-Anträge zu stellen. Hierbei muss jedoch beachtet werden, dass in der Regel nur ein oder wenige Hilfsanträge als angemessene Anzahl angesehen werden dürften. Hinzu kommt, dass wohl regelmäßig erst nach dem Einspruch des Antragsgegners offenbar wird, welche Einschränkung zur Abgrenzung vom Stand der Technik oder zur Überwindung einer unzulässigen Erweiterung erforderlich sein könnte. In diesem Fall käme eine Klageänderung oder der Übergang vom Haupt- zum Hilfsantrag in Frage.

Sofern eine Erwiderung auf den Einspruch zugelassen sein sollte, sollte ein Hilfsantrag spätestens mit diesem Schriftsatz gestellt werden, damit der Antragsgegner sich jedenfalls noch vor einer mündlichen Verhandlung – sofern anberaumt – schriftlich verteidigen kann.

Auch zeigt sich erneut, dass eine frühzeitige Prüfung des Rechtsbestandes eigener Patente ratsam ist. Dies gilt umso mehr in den ohnehin schon zeitkritischen Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes. Nach Zustellung des Einspruchs des Antragsgegners verbleiben regelmäßig nur wenige Wochen für die Ausarbeitung der Erwiderung auf den Einspruch und eine etwaige Einschränkungsmöglichkeit.

Christoph Heringlake