UPC: Zuständigkeit für Klage gegen mehrere Gesellschaften im In- und Ausland (Lokalkammer München)

Mit Entscheidung vom 20.06.2025 hat die Lokalkammer München des Einheitlichen Patentgerichts (UPC) über mehrere Einsprüche gegen ihre internationale Zuständigkeit entschieden. Die Entscheidung betrifft eine grenzüberschreitende Patentverletzungsklage gegen vier verschiedene Unternehmen.

1. Sachverhalt

Die Klägerin macht geltend, dass verschiedene Mobilgeräte von ihrem europäischen Patent Gebrauch machen. Die Klage richtete sich gegen: Zwei konzernverbundene Unternehmen mit Sitz in den USA (Beklagte zu 1 und 2), eine deutsche Vertriebsgesellschaft desselben Konzerns (Beklagte zu 3), sowie ein niederländisches Logistikunternehmen (Beklagte zu 5), das angeblich in den Vertrieb der Geräte eingebunden ist.

Die Klägerin hatte mit der Klageschrift Art. 33 (1) lit. b EPGÜ als Grundlage für die Zuständigkeit der Lokalkammer München angeführt. Die Beklagten legten Einspruch nach R. 19 VerfO ein und rügten darin die Zuständigkeit und trugen u.a. vor, es bestehe keine relevante Geschäftsbeziehung zwischen den Beklagten. Die Klägerin ergänzte daraufhin ihren Vortrag im Einspruchserwiderungsschriftsatz um Art. 33 (1) lit. a EPGÜ und verwies auf eine konkrete Lieferung eines Mobilgeräts nach München.

2. Entscheidung der Lokalkammer München

Die Lokalkammer München hat den Einspruch der Beklagten zurückgewiesen. Der Einspruch der Beklagte zu 1 und 2 sei bereits unzulässig, weil die Beklagten zu 1 und 2 den Einspruch erst nach Ablauf der Monatsfrist erhoben haben. Der Einspruch der Beklagten zu 3 und 5 hingegen sei zwar zulässig, aber nicht begründet.

a) Beklagte zu 3 (deutsche Vertriebsgesellschaft)

Hinsichtlich der deutschen Tochtergesellschaft hat die Lokalkammer München ihre die Zuständigkeit unmittelbar aus Art. 33 (1) lit. b Satz 1 EPGÜ abgeleitet. Die Beklagte zu 3 hat ihre Hauptniederlassung in Deutschland, sodass eine deutsche Lokalkammer unabhängig vom konkreten Ort der Verletzungshandlung örtlich zuständig ist. Die weitergehende Rüge der mangelnden Substantiierung der Verletzungsvorwürfe war für die Zuständigkeitsprüfung unbeachtlich.

b) Beklagte zu 1 und 2 (US-amerikanische Gesellschaften)

Die Einsprüche der Beklagten zu 1 und 2 hat das Gericht bereits als unzulässig verworfen. Die Beklagten zu 1 und 2 haben ihre Einsprüche erst nach Ablauf der einmonatigen Frist gemäß Regel 19.1 VerfO eingelegt. Bei Zustellungen außerhalb der Vertragsmitgliedsstaaten kommt es in jedem Fall auf die tatsächliche Zustellung an, weil die 10-Tages-Fiktion nach R. 271 (6) (b) VerfO nur auf Zustellungen innerhalb und nicht auf außerhalb der Vertragsmitgliedsstaaten Anwendung findet. Die Beklagten zu 1 und 2 haben die Monatsfrist ausgehend von der tatsächlichen Zustellung der Klageschrift nicht eingehalten.

Ungeachtet dessen das Gericht die Begründetheit des Einspruchs hilfsweise geprüft. Das Gericht stellte fest, dass die Lokalkammer München für die Klage gegen diese beiden Beklagten nach Art. 33 (1) lit. b Satz 2 EPGÜ zuständig ist. Entscheidend war, dass eine der Mitbeklagten (Beklagte zu 3) ihren Sitz in Deutschland hat, zwischen den Beklagten eine Geschäftsbeziehung im Sinne des EPGÜ besteht und derselbe Verletzungsvorwurf erhoben wird. Die Kammer stellte klar, dass die Anforderungen an eine „Geschäftsbeziehung“ nicht zu hoch angesetzt werden dürfen. Eine konzerninterne Verbundenheit und arbeitsteilige Tätigkeit im Rahmen des Vertriebs genügen bereits.

c) Beklagte zu 5 (niederländisches Logistikunternehmen)

Die Lokalkammer München bejahte die Zuständigkeit für die Beklagten zu 5 wahlweise auf Grundlage von Art. 33 Abs. 1 lit. b Satz 2 oder lit. a EPGÜ. Zwar gehört die Beklagte zu 5 nicht demselben Konzern an wie die anderen Beklagten an, dennoch stellte das Gericht fest, dass eine Geschäftsbeziehung im Sinne von Art. 33 (1) lit. b Satz 2 EPGÜ gegeben sei, weil das Unternehmen als Logistikdienstleister europaweit für den Konzern tätig ist.

Hilfsweise bejahte das Gericht auch die Zuständigkeit gemäß Art. 33 (1) lit. a EPGÜ, weil die Beklagte zu 5 die Geräte auch nach Deutschland geliefert hat. Das Gericht betonte in diesem Zusammenhang, dass es für die Zuständigkeitsprüfung nicht auf den Beweis der Verletzung ankäme, sondern lediglich der Vortrag der Klägerin maßgeblich sei.

Dem steht auch nicht entgegen, dass sich die Klägerin mit der Klageschrift nur auf eine Zuständigkeit nach Art. 33 (1) lit. b EPGÜ gestützt hat. Zwar setzt R. 13.1 (n) VerfO voraus, dass die Klägerin rechtliche Ausführungen bereits mit der Klageschrift machen muss. Dies setze aber nicht voraus, dass die Klägerin alle möglichen Verteidigungslinien vorwegnehmen muss. R. 13.1 (n) VerfO schließe nicht aus, dass die Klägerin ihren Vortrag im weiteren Verlauf konkretisiert bzw. auf Einwendungen seitens der Beklagten eingeht.

3. Fazit

Die Entscheidung der Lokalkammer München steht im Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung des UPC und zeigt auf, dass das UPC ein Forum ist, um grenzüberschreitende Patentverletzungsverfahren effizient an einem Ort zu bündeln. Die Entscheidung gibt insbesondere zu folgenden Punkten praxisrelevante Hinweise:

Die Frist zur Einlegung eines Einspruchs beginnt bei Zustellungen außerhalb der Vertragsmitgliedsstaaten mit der tatsächlichen Zustellung. Einträge im CMS sind nicht maßgeblich.

Die Anforderungen an eine „Geschäftsbeziehung“ im Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. b Satz 2 EPGÜ sind weit zu verstehen und schließen konzerninterne sowie logistische Verbindungen ein.

Es ist grundsätzlich möglich sich auf zusätzliche Zuständigkeitsvorschriften im Laufe des Verfahrens zu berufen, auch wenn sie in der Klageschrift nicht ausdrücklich genannt wurden. Im Sinne der anwaltlichen Vorsicht, sollten aber möglichst zu beiden in Art. 33 (1) EPGÜ geregelten Zuständigkeitstatbeständen bereits in der Klageschrift vorgetragen werden.

Carsten Plaga

Kather Augenstein ernennt Carsten Plaga zum 1. Juli 2025 zum Counsel

Seit 2018 ist Carsten Plaga Teil des Teams von Kather Augenstein und berät nationale wie internationale Mandanten umfassend im Patent- und Gebrauchsmusterrecht.

Seine fachliche Spezialisierung legte Carsten Plaga bereits im Studium an der Universität Osnabrück mit dem Schwerpunkt „Deutsches und Europäisches Recht des Wettbewerbs und des geistigen Eigentums“. Während seines Referendariats sammelte er praxisnahe Erfahrungen in einer international tätigen IP-Kanzlei in Düsseldorf sowie in einer mittelständischen Sozietät aus Patent- und Rechtsanwälten in Osnabrück.

Carsten Plaga ist aktives Mitglied der der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) sowie des Centrums für Unternehmensrecht Osnabrück (CUR) und der International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI). Er hält regelmäßig Fachvorträge, unter anderem an der Deutschen Anwalt Akademie.

„Mit Carsten Plaga haben wir einen engagierten Kollegen, der durch seine Fachkompetenz und seinen unermüdlichen Einsatz für unsere Mandanten überzeugt“, sagt Miriam Kiefer, Managing Partner bei Kather Augenstein. „Seine Ernennung ist Ausdruck seiner bisherigen Leistungen, darunter die Planungsphase unserer Kanzlei für das UPC-Case Management System, ebenso wie unseres Vertrauens in seine weitere erfolgreiche Arbeit.“

Handelsblatt / Best Lawyers: Die besten Anwälte Deutschlands 2025 Kather Augenstein erneut ausgezeichnet in den Kategorien Gewerblicher Rechtsschutz und Konfliktlösung

Das Handelsblatt hat in Zusammenarbeit mit dem renommierten US-amerikanischen Fachverlag Best Lawyers in der 17. Auflage sein jährliches Ranking der führenden Anwältinnen und Anwälte in Deutschland veröffentlicht. Erneut wurde Kather Augenstein in den Bereichen gewerblicher Rechtsschutz sowie Konfliktlösung (Litigation) gelistet.

Besonders freuen wir uns über die persönliche Auszeichnung von Dr. Peter Kather, Dr. Christof Augenstein, Miriam Kiefer LL.M., Christopher Weber und Sören Dahm, die jeweils in ihrem Fachgebiet im Bereich des gewerblicher Rechtsschutz zu den besten Anwälten Deutschlands zählen. Ebenfalls im Bereich gewerblicher Rechtsschutz wurde in diesem Jahr Dr. Benjamin Pesch in der Kategorie Ones to Watch – Anwälte der Zukunft ausgezeichnet. Diese Auszeichnung wird an Anwälte vergeben, die sich in ihrer noch jungen Karriere durch besondere Leistungen hervorgetan haben. Sie sind in der Regel seit 3-8 Jahren in der Praxis tätig.

Zudem wurden Dr. Christof Augenstein und Christopher Weber im Bereich Konfliktlösung (Litigation) als beste Anwälte in Deutschland gelistet. 

Das Ranking basiert auf einer unabhängigen Peer-Review-Befragung unter Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, die Empfehlungen außerhalb der eigenen Kanzlei aussprechen. Diese Auszeichnung stellt somit sowohl ein bedeutendes Qualitätssiegel als auch eine hohe fachliche Anerkennung innerhalb der Branche dar.

Wir danken unseren Mandantinnen und Mandanten für ihr fortwährendes Vertrauen und unseren Kolleginnen und Kollegen für die besondere Wertschätzung.

Neueste Rechtsprechung des Einheitlichen Patentgerichts zu einstweiligen Maßnahmen

Das Berufungsgericht des Einheitlichen Patentgerichts (EPG) hat in einer Reihe von Entscheidungen seine Rechtsprechung zu einstweiligen Maßnahmen konkretisiert.

I. UPC_CoA_540/2024, 24.02.2025 – Notwendigkeit

Das Berufungsgericht unterstreicht in dieser Entscheidung, die zwischen Wettbewerbern im medizintechnischen Sektor ergangen ist, dass für den Erlass von einstweiligen Maßnahmen erforderlich ist, dass nachweislich der Ausgang der Hauptsache nicht abgewartet werden kann (sog. Notwendigkeit). Dies ergebe sich explizit aus dem 22. Erwägungsgrund der Durchsetzungsrichtlinie (2004/48/EG). Ein lediglich summarischer Prüfungsumfang sei nur gerechtfertigt, wenn die Hauptsache nicht abgewartet werden könne, etwa wenn ein nicht wiedergutzumachender Schaden drohe, wobei dies keine zwingende Voraussetzung sei.

Im konkreten Fall sah das Berufungsgericht keine Notwendigkeit für den Erlass einstweiliger Maßnahmen, weil die Patenterteilung in bestehende Wettbewerbsverhältnisse erfolgte. Das angegriffene Produkt war bereits seit Jahren auf dem Markt, weshalb es der Antragstellerin nicht gelang, nachzuweisen, dass dieser „status quo“ nun einstweilen geändert werden müsse und hierfür die Hauptsache nicht abgewartet werden könne.

Auch weitere Versuche der Antragstellerin die Notwendigkeit ihres Anliegens nachzuweisen, blieben erfolglos. So könne laut dem Berufungsgericht aus einer Messeteilnahme im letzten Jahr nicht gefolgert werden, dass das Produkt dort auch im bevorstehenden Termin ausgestellt werde. Die Antragstellerin müsse nachweisen, dass das konkrete Produkt auf der Messe tatsächlich ausgestellt werde. Auch gelang es der Antragstellerin nicht, nachzuweisen, dass die Produkte typischerweise bevorratet würden, was zu einem längeren Nachfrageverlust führe. Die Antragsgegnerin belegte, dass mittlerweile ein Substitut vorhanden sei und das angegriffene Produkt nicht mehr in größeren Mengen vertrieben werde.

Bezüglich vergangener Ausschreibungen von Großkunden sei ebenfalls nicht ausreichend nachgewiesen worden, dass hier jeweils der Zuschlag zugunsten der Antragsgegnerin und zulasten der Antragstellerin erfolgte.

Die Entscheidung ist eine Warnung an Antragstellerinnen einstweiliger Maßnahmen die Darlegungslast zur Notwendigkeit ihres Anliegens nicht zu unterschätzen. Gerade Messen sind häufig Ausgangspunkt patentrechtlicher Streitigkeiten. Wie diskutiert verlangt das Berufungsgericht hier den Nachweis, dass das konkret angegriffene Produkt tatsächlich ausgestellt werden wird oder ausgestellt wird.

II. UPC_CoA_523/2024, 03.03.2025 – Erstbegehungsgefahr

In einem weiteren Verfahren konnte die Antragsstellerin eine einstweilige Unterlassungsverfügung gegen eine Wettbewerberin und ihr Herbizid erstreiten. Das Berufungsgericht bestätigte die Anordnung. Die Besonderheit des Falles lag darin, dass die Antragsstellerin Unterlassung in allen Ländern forderte, in denen ihr europäisches Patent validiert war, die Antragstellerin aber noch nicht in all diesen Ländern eine behördliche Zulassung für ihren Unkrautvernichter erlangen konnte.

Die Lokalkammer Düsseldorf hatte in vorangegangenen Entscheidungen (CFI_165/2024 und CFI_166/2024 vom 06.09.2024) noch entschieden, dass keine Erstbegehungsgefahr bestünde, wenn noch keine Marktzulassung für ein pharmazeutisches Produkt bestünde. Dies sei jedoch immer anhand einer Gesamtwürdigung des Einzelfalles zu betrachten.

Und in der Tat unterscheidet sich die aktuelle Entscheidung des Berufungsgerichts darin, dass bereits eine Marktzulassung zumindest in einzelnen Staaten des EPG-Raumes vorlag. Daher bestehe das Risiko, dass derartige Marktzulassungen zukünftig für weitere EPG-Staaten gewährt werden könnten und der Vertrieb ausgeweitet würde.

Die Entscheidung fügt sich damit in das bisherige Rechtsprechungsgefüge ein. Sie ist praxisorientiert und bietet Patentinhabern den Schutz, den sie sich von einem multinationalen Gericht erhoffen, da die rechtliche Prüfung nicht an den Staatengrenzen endet. Da die Problematik der Erstbegehungsgefahr bei fehlender Marktzulassung häufig bei pharmazeutischen Produkten auftritt, kann sich der Praktiker hier das Schlagwort der „Infektionsgefahr“ merken. Die Markzulassung in einzelnen Validierungsstaaten ist ausreichend, um auch weitere mit der Erstbegehungsgefahr zu infizieren.

III. UPC_CoA_382/2024 14.02.2025 – Allgemeinverfügung und Auskunft

In der letzten hier besprochenen Entscheidung bestätigte das Berufungsgericht eine sogenannte Allgemeinverfügung. Der Antragsgegnerin wurde aufgegeben sämtliche patentverletzenden Handlungen zu unterlassen, obwohl bisher keine Herstellung patentverletzender Produkte im Inland erfolgte. Dieser Ansatz ist beispielweise den nationalen Gerichten in Deutschland fremd, welche die Erstbegehungs- und Wiederholungsgefahr nur für solche Handlungen annehmen, welche schon erfolgten, unmittelbar bevorstehen oder in der Vertriebskette nachgelagert erfolgen. Hiernach wird die Herstellung daher üblicherweise nicht untersagt, wenn bisher nur vertrieben wird.

Das Berufungsgericht folgt damit dem Vorbild britischer und niederländischer Gerichte, welche eine derartige Allgemeinverfügung in jedweder Art bei erstmaligem Verstoß kennen. Es verwundert daher nicht, dass die Entscheidung vom zweiten Berufungssenat unter dem Vorsitz der Niederländerin Rian Kalden nach erstinstanzlicher Entscheidung durch die Lokalkammer Den Haag erfolgte.

Die Entscheidung bestätigt zudem, dass Antragsteller auch im einstweiligen Verfahren eine Auskunft nach Art. 67 EPGÜ erhalten können, um die weiteren Vertriebswege aufzudecken. Das Berufungsgericht macht aber deutlich, dass hierzu in der Regel keine Preisauskünfte zählen dürften. Diese seien vordringlich zur Bestimmung des Schadensersatzes in Anschluss an das Hauptsacheverfahren relevant.

Gerade für deutsche Praktiker bedeutet dies ein Wechsel des gewohnten Fahrwassers. § 140b Abs. 3 iVm. Abs. 7 PatG räumt dem Gericht gerade kein Ermessen ein („hat Angaben zu machen“). In der Folge wurden auch von deutschen Gerichten üblicherweise Antragsgegnerin im Wege einstweiliger Verfügungen aufgegeben, Preisauskünfte zu leisten.

Daher wird § 140b PatG von Teilen der Literatur insofern als Umsetzungsfehler der Durchsetzungsrichtlinie angesehen (vgl. etwa: Ann, 22. Auflage, § 35, Rz. 105). Es erscheint unbillig, dem Patentinhaber Preisinformationen zu übermitteln, die ihm ermöglichen, wettbewerbsverzerrende Angebote abzugeben, obwohl die Patentverletzung noch nicht in der Hauptsache festgestellt worden ist.

Dies führt das Einheitliche Patentgericht nicht fort und macht schulbuchmäßig vom seinem nach Art. 67 EPGÜ eingeräumten Ermessen Gebrauch.

Robert Knaps

Zur territorialen Reichweite des Unterlassungsanspruchs und die Darlegungs- und Beweislast für den Kläger (R. 13m VerfO und R. 171.1 VerfO), Lokalkammer Paris, Urt. v. 24.04.2025, UPC_CFI_440/2023)

In einem Verfahren betreffend einer Verletzungsklage hatte sich die Lokalkammer Paris mit der Frage der Darlegungs- und Beweislast der Klägerin hinsichtlich der Verletzungshandlungen der Beklagten in einzelnen Mitgliedstaaten zu befassen.

Sachverhalt

Gegenstand des Verfahrens war eine Klage gegen ein französisches Unternehmen, das einer europäischen Vertriebsgruppe angehört. Sie vertreibt in Frankreich UVC-LED-Chips, die die Klägerin für patentverletzend hält. Die Herstellerin und Lieferantin der Beklagten, eine Gesellschaft koreanischen Rechts, trat dem Rechtsstreit auf Antrag der Beklagten bei. Die Klägerin ist Inhaberin des Klagepatents. Sie beantragte Unterlassung für das französische, deutschen, niederländische und britische Hoheitsgebiet. Die Klägerin legte die Verletzungshandlung in Frankreich dar, indem sie einen Screenshot von der französischen Vertriebsseite vorlegte. Zudem tätigte sie einen Testkauf in Frankreich über die französische Website. Die Beklagte bestritt die Verletzungshandlung als solche für keines der von dem Klageantrag umfassten EPGÜ-Staaten.

Entscheidung der Lokalkammer

Die Lokalkammer stellte die Patentverletzung fest und verurteilte die Beklagte unter anderem zur Unterlassung. Der Verbotstenor war jedoch nur auf das Gebiet Frankreichs beschränkt, während die Lokalkammer den Unterlassungsantrag hinsichtlich Deutschland, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich abwies.

Die Lokalkammer begründete die teilweise Klageabweisung mit fehlender Substanziierung der Verletzungshandlungen für Deutschland, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich. Es obliege dem Kläger nach R. 13m VerfO sowie R. 171.1 VerfO Nachweis über alle Tatsachen hinsichtlich der behaupteten Verletzungshandlungen zu erbringen. Die Klägerin hat jedoch nur einen Testkauf in Frankreich vorgenommen, nicht aber für die übrigen beantragten EPGÜ-Staaten und dem Vereinigten Königreich. Die von der Klägerin vorgelegten Auszüge der Website lassen eine Sektorisierung der Verkaufsgebiete erkennen. Damit hat die Klägerin nicht dargelegt und bewiesen, dass auch Verletzungshandlungen in den drei anderen Ländern durch die Beklagte vorgenommen werden. Denn obwohl es sich insgesamt um eine europäische Vertriebsgruppe handelt, ist die Klägerin nur gegen die französische Beklagte vorgegangen.

Fazit

Die Entscheidung der Lokalkammer Paris überrascht. Sie widerspricht Art. 34 EPGÜ, wonach die Entscheidung im Falle eines europäischen Patents für das Hoheitsgebiet derjenigen Vertragsmitgliedstaaten gilt, für die das europäische Patent Wirkung hat (so auch: Court of Appeal, Entscheidung vom 30.04.2025, UPC_CoA_768/2024 Rn. 124 ff.). Denn verletzt das Produkt das Klagepatent, dann ist das regelmäßig in allen Mitgliedstaaten der Fall. Es ist gerade der herausstechende Vorteil des Einheitspatentgerichts, dass Gerichte umfassende Kognitionsbefugnis besitzen. Eine Ausnahme wird nur dann gemacht, wenn bestimmte Umstände dies rechtfertigen. Möglicherweise hat die Lokalkammer Paris eine solche Ausnahme hier angenommen, weil die Klägerin sich – trotz eines unstreitig bestehenden Vertriebsnetzes – nur auf ein Unternehmen der europäischen Vertriebsgruppe beschränkt hat. Hierzu fehlen dann jedoch weitere Erwägungen. Zudem erscheint es als ein falscher Ansatzpunkt, da bei der missglückten Wahl der Beklagten keine Bindungswirkung für die übrigen Unternehmen entstünde, sondern nur das französische Unternehmen die Produkte nicht mehr vertreiben dürfte. Für alle anderen tatsächlichen Verkäufe in den anderen beantragten Ländern hätte die Klägerin schlicht eine neue Klage erheben müssen. Vor diesem Hintergrund erscheint eine Ausnahme von Art. 34 EPGÜ in diesem Fall nicht zielführend zu sein.

Die Lokalkammer Paris begründet die Entscheidung mit R. 13m VerfO und R. 171.1 VerfO. Die Klägerin sei ihrer Darlegungs- und Beweislast nicht nachkommen, weil sie die Verletzungshandlungen nicht für jeden Mitgliedstaat gesondert dargelegt hat. Eine solche Auslegung der Beweisregeln widerspricht jedoch dem oben skizzierten Grundsatz. Dies gilt umso mehr, da die Beklagte die Verletzungshandlungen für die übrigen Vertragsstaaten nicht bestritten hat. Es wäre daher stringenter und auch prozessökonomischer gewesen, wenn die Lokalkammer die Unterlassung für sämtliche beantragten Vertragsstaaten tenoriert hätte und das hier offensichtliche Störgefühl der falschen Beklagtenauswahl über die inter partes Wirkung des Urteils zu lösen.

Dr. Melissa Lutz

Doppelter Erfolg für Kather Augenstein bei den Managing IP EMEA Awards 2025

Kather Augenstein wurde bei den 20. Managing IP EMEA Awards 2025 in London gleich doppelt ausgezeichnet – mit dem „Impact Case of the Year Europe – Panasonic v OPPO (2024)“ sowie dem „Impact Case of the Year Europe – Mammut Sports Group v Ortovox Sportartikel (2024)“ – und zählt damit erneut zu den führenden Kanzleien im europäischen IP-Recht.

Mit den Managing IP EMEA Awards werden jedes Jahr diejenigen Inhouse-Teams, Kanzleien, Rechtsanwälte und Unternehmen gewürdigt, die für die innovativste und anspruchsvollste Arbeit im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes im vergangenen Jahr maßgeblich verantwortlich sind, sowie diejenigen, die den internationalen Markt vorantreiben.

Miriam Kiefer LL.M. kommentiert die beiden Auszeichnungen: „Mit unserem herausragenden Team haben wir den wegweisenden Fall Panasonic vs. Xiaomi und OPPO erfolgreich vor dem Einheitlichen Patentgericht (EPG) geführt. Dass wir dabei den ersten SEP/FRAND-Fall vor dem EPG gewinnen konnten, ist ein bedeutender Meilenstein – für unsere Boutique-Kanzlei ebenso wie für das europäische Patentrecht insgesamt. Auch mit Ortovox vs. Mammut konnten wir Geschichte schreiben: Wir haben nicht nur die erste einstweilige Verfügung vor dem EPG erwirkt, sondern auch in der Berufung erfolgreich verteidigt. Diese Erfolge bestätigen unsere Position als eine der führenden Kanzleien vor dem EPG.“

Für unser Team ist diese doppelte Auszeichnung eine bedeutende Anerkennung unseres Engagements und der Leidenschaft, mit der wir unsere Mandate führen. Wir danken unseren Mandanten, Kollegen und allen, die uns unterstützen, aufs Herzlichste.

Detaillierte Hintergrundinformationen finden Sie hier.

Zuständigkeit der europäischen Gerichte bei grenzüberschreitenden Patentverletzungen – EuGH BSH v Electrolux

Eine weitere Grundsatzentscheidung des EuGH zur internationalen Zuständigkeit der Gerichte der EU-Mitgliedsstaaten sorgt dieser Tage für Furore. Am 25.02.2025 hat der EuGH seine lang erwartete Entscheidung im Fall BSH Hausgeräte vs Electrolux (C-339/22) veröffentlicht.

Vorgeschichte und Vorlagefragen

Ausgangspunkt des Vorabentscheidungsgesuchs an den EuGH ist ein Patentverletzungsverfahren in Schweden. Die BSH Hausgeräte GmbH erhob dort im Jahr 2020 eine Klage wegen Verletzung aller nationalen Bestandteile eines europäischen Patents gegen die Electrolux AB. Das Klagepatent wurde in Deutschland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Österreich, Schweden, im Vereinigten Königreich und in der Türkei validiert.

Elektrolux rügte die Unzulässigkeit der Anträge in Bezug auf die Verletzung der nationalen Bestandteile, mit Ausnahme des schwedischen. Kern der Rüge war der Einwand, dass die nicht-schwedischen Patente ungültig seien und dass das schwedische Gericht entsprechend nicht dafür zuständig sei, über die Verletzung zu entscheiden.

Das Gericht erklärte sich Ende 2020 für alle nicht-schwedischen Patente für unzuständig auf Grundlage von Art. 24 Nr. 4 Brüssel-Ia-VO. Gegen diese Entscheidung ist BSH in Berufung gegangen. Das Berufungsgericht hatte vor dem Hintergrund der Ausnahmeregelung in Art. 24 Nr. 4 Brüssel-Ia-VO ebenfalls Zweifel an der Zuständigkeit der schwedischen Gerichte.

Art. 24 Nr. 4 Brüssel-Ia-VO regelt eine Ausnahme von dem Grundsatz der Zuständigkeit der Gerichte des Wohnsitzstaats von Beklagten (Art. 4 Brüssel-Ia-VO). Hiernach sind für Verfahren, welche die „Gültigkeit von Patenten […] zum Gegenstand haben“ ohne Rücksicht auf den Wohnsitz, die Gerichte des Mitgliedsstaats ausschließlich zuständig, für den das europäische Patent erteilt wurde. Diese Zuständigkeit gilt nach dem weiteren Wortlaut der Regelung „unabhängig davon, ob die Frage im Wege der Klage oder der Einrede aufgeworfen wird“.

Vor diesem Hintergrund setzte das schwedische Berufungsgericht das Verfahren aus und legte dem EuGH drei Fragen zur Vorabentscheidung vor (von der Autorin zusammengefasst).

1. Verliert ein nationales Gericht, das nach Art. 4 Abs. I Brüssel-Ia-Verordnung zuständig ist, seine Zuständigkeit für die Entscheidung über die Verletzungsklage, wenn einredeweise die Ungültigkeit des Klagepatents geltend gemacht wird oder ist das Gericht lediglich für die Entscheidung über die Einrede der Ungültigkeit unzuständig?

2. Findet Art. 24 Nr. 4 Brüssel-Ia-VO auf Drittstaaten (non-EU) Anwendung?

3. Kann sich eine nationale Regelung auf die Auslegung von Art. 24 Nr. 4 Brüssel-Ia-VO auswirken?

Die Beantwortung der Fragen 1 und 2 dürfte für Patentverletzungsverfahren in der EU große Relevanz haben.

Die Entscheidung

Geltendmachung eines in einem anderen EU-Mitgliedstaat erteilten Patents

Der EuGH beschäftigt sich zunächst mit der Konstellation, in der die klagende Partei vor dem Gericht des EU-Wohnsitzes der Beklagten einen anderen nationalen Teil eines Europäischen Patents geltend macht und die Beklagte die Einrede der Nichtigkeit erhebt.

Die Zuständigkeit des Wohnsitz-Gerichts ergibt sich aus Art. 4 Abs. 1 Brüssel-Ia-VO, der die Zuständigkeit allerdings nur vorbehaltlich der weiteren Regelungen begründet.

Nach Art. 24 Nr. 4 Brüssel-Ia-VO sind die Gerichte des Mitgliedstaats der Patenterteilung ausschließlich zuständig, über einen Angriff der Gültigkeit des Patents zu entscheiden, unabhängig davon, ob eine solche Anfechtung im Wege der Klage oder im Wege der Einrede geltend gemacht wird (Kodifizierung EuGH GAT v LuK, C-4/03).

Daraus folgt bereits nach der GAT-Rechtsprechung, dass es einem Gericht, das mit einem Verfahren wegen der Verletzung eines von einem anderen Mitgliedstaat erteilten Patent befasst ist, in dessen Rahmen die Gültigkeit des Patents angegriffen wird, nicht gestattet ist, inzident die Nichtigkeit des Patents festzustellen. Es muss sich hinsichtlich der Frage der Gültigkeit des Patents für unzuständig erklären.

Darüber hinaus hatte der EuGH nun zu klären, ob das Wohnsitz-Gericht der Beklagten unter solchen Umständen zuständig bleibt, über die Patentverletzungsklage zu entscheiden, oder ob es sich insgesamt für unzuständig zu erklären hat.

Hier wird es nun interessant, denn der EuGH stellt fest, dass das Gericht des Wohnsitzes seine Zuständigkeit über die Verletzungsklage nicht verliert. Die nachfolgenden Überlegungen leuchten unmittelbar ein. Neben dem Prinzip, dass Ausnahmen von Grundsätzen eng auszulegen sind, würde bei anderer Auslegung die Ausnahme zur Regel. Denn in einem Großteil der Patentstreitigkeiten greift die Beklagte den Rechtsbestand des Klagepatents an. Dann hätte die Beklagte es nicht nur in der Hand, durch die eigene Verteidigungsstrategie die Zuständigkeit des Gerichts zu entziehen, sondern könnte auch entscheiden, wann sie dies tut. Dann müsste sich ein ordnungsgemäß befasstes Gericht aufgrund einer Handlung der Beklagten für unzuständig erklären. Dies würde mangels Verweismöglichkeit zur Beendigung des Verfahrens führen. Die Brüssel-Ia-VO soll aber gerade durch ein hohes Maß an Vorhersehbarkeit der Zuständigkeitsvorschriften Rechtssicherheit gewährleiten.

Der EuGH verweist weiter auf die Vorteile seiner Auslegung: So wird Inhaberinnen und Inhabern von EPs, deren Schutzrecht von derselben Beklagten in mehreren Mitgliedstaaten verletzt wird, ermöglicht ihre Ansprüche zu bündeln und eine umfassende Entschädigung an einem einzigen Gerichtsstand zu erhalten. Dies vermeidet auch die Gefahr einander widersprechender Entscheidungen.

Wer nun auf die Idee kommt, dass der EuGH damit Beklagten die Einrede des mangelnden Rechtsbestands als Verteidigung nimmt, muss das Urteil des EuGH weiter studieren. Denn dieser stellt explizit klar, dass die Trennung von Verletzung und Rechtsbestand nicht dazu führt, dass das Verletzungsgericht außer Acht lassen muss, wenn von der Beklagten in einem anderen Mitgliedsstaat ordnungsgemäß Klage auf Nichtigerklärung erhoben wurde. Ist das Wohnsitz-Gericht der Auffassung, dass eine vernünftige und nicht zu vernachlässigende Möglichkeit besteht, dass das Patent für nichtig erklärt wird, kann es das Verletzungsverfahren aussetzen.

Geltendmachung eines in einem Drittstaat erteilten Patents

Darüber hinaus hatte der EuGH zu klären, wie es sich mit der Zuständigkeit des Wohnsitz-Gerichts verhält, wenn die Klägerin ein in einem Drittstaat erteiltes Patent geltend macht.

Zunächst stellt der EuGH hierzu fest, dass es sich bei der Brüssel-Ia-VO um interne Zuständigkeitsregelungen der EU handelt. Art. 24 Nr. 4 Brüssel-Ia-VO kann somit keine Anwendung finden und einem Gericht eines Drittstaats somit keine Zuständigkeit zuweisen.

Mangels Sonderbestimmungen bliebe die Zuständigkeit über die Einrede der Nichtigkeit zu entscheiden nach Art. 4 I Brüssel-Ia-VO beim Wohnsitz-Gericht. Eine Art. 24 Nr. 4 Brüssel-Ia-VO entsprechende Sondervorschrift enthält z.B. das Lugano-Abkommen (Norwegen, Island, Schweiz). Mit weiteren Drittstaaten können bilaterale Übereinkünfte eine Rolle spielen. Liegen solche nicht vor, wie bei der Türkei, sind noch Art. 33 und Art. 34 Brüssel-Ia-VO zu beachten.

Im Übrigen verbleibt die Zuständigkeit über die Nichtigkeitseinrede zu befinden nach der Entscheidung des EuGH bei dem angerufenen Wohnsitz-Gericht. Nach den Feststellungen des EuGH verstößt dies insbesondere nicht gegen den Grundsatz der Nichteinmischung des Völkerrechts (ein Staat darf sich nicht in Angelegenheiten einmischen, die im Wesentlichen in die nationale Zuständigkeit eines anderen Staats fallen). Denn die Entscheidung über den Rechtsbestand im Rahmen einer Einrede im Verletzungsverfahren hat formell keinerlei Auswirkungen auf das tatsächliche Bestehen oder den Inhalt des Patents in dem Drittstaat. Eine solche Entscheidung hat nach den Ausführungen des EuGH ausschließlich Wirkungen inter partes, denn die Einrede zielt lediglich darauf ab die Abweisung der Klage und nicht die Nichtigerklärung des Patents zu erreichen.

Praktische Auswirkungen

So verlockend es klingen mag, die einfache Bündelung aller Verletzungsansprüche vor einem Gericht auszurufen, steckt der Teufel doch im Detail.

Zunächst bedarf es einer tauglichen Beklagten, die ihren Sitz in dem passenden EU-Mitgliedstaat hat. Dieser Beklagten können nun alle Verletzungshandlungen innerhalb und außerhalb der EU vorgeworfen werden. Es müssen allerdings Verletzungshandlungen dieser Beklagten sein. Hier kommt es bereits im Detail auf die Konzernstruktur und den Aufbau der Vertriebskette an.

Ist eine solche Beklagte gefunden, kann das Wohnsitz-Gericht wegen der Patentverletzungen in mehreren Ländern angerufen werden. Ob ein solches Vorgehen auf Klägerseite von Erfolg gekrönt sein wird, hängt von der eigenen Vorbereitung und der Reaktion der Beklagten ab. Neben der Darlegung der Verletzungshandlungen richtet sich die Beurteilung der Verletzung und des Rechtsbestands nach dem Recht des Staats für den Schutz beansprucht ist (Art. 8 I Rom II-VO). Die Klägerin muss also die Verletzung nach dem Recht des Erteilungsstaates vortragen und gegebenenfalls Beweis hierzu erbringen.

Klägerinnen, die von der neuen Rechtsprechung des EuGH also Gebrauch machen wollen, müssen einige Hürden nehmen, die mit mehr oder weniger Aufwand verbunden sein können. Es gilt weiterhin sehr genau zu prüfen, ob der zu erwartende Aufwand und die möglicherweise zu erwartenden Verzögerungen im Verletzungsverfahren, dem Interesse und den wirtschaftlichen Erwartungen an ein Verletzungsverfahren entsprechen.

Und diese Grundsätze sind nunmehr auf das UPC zu übertragen. Das EPGÜ gilt nach Art. 3 EPGÜ für alle EP mit einheitlicher Wirkung und alle EP für die kein Opt-out erklärt wurde. Die Reichweite dieser Schutzrechte ist insoweit auf die Vertragsmitgliedsstaaten des EPÜ begrenzt. Diese sind wiederum in EU und nicht-EU Staaten zu unterteilen. Das Gericht wird dann wie oben beschrieben vorgehen. Insoweit hat die Lokalkammer Düsseldorf die Entscheidung des EuGH in seiner Entscheidung Fujifilm vs Kodak (Urt. 28.01.2025, CFI_355/2923) bereits antizipiert und sich richtigerweise für zuständig erklärt über den UK-Teil eines EP zu entscheiden. Hier kam es aufgrund von Zweifeln am Rechtsbestand letztlich aber nicht mehr auf die Verletzung an (mehr hierzu im Blogartikel meines Kollegen Carsten Plaga).

Dr. Katharina Brandt

Chambers Ranking Patent Litigation – Kather Augenstein in Chambers Global 2025 erneut ausgezeichnet

Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass Kather Augenstein in den aktuellen Chambers Global 2025 Rankings im Bereich Patent Litigation in Band 2 eingestuft wurde.

Chambers hebt besonders hervor:

Kather Augenstein ist auf komplexe Verletzungsfälle spezialisiert und vertritt Mandanten aus den Bereichen Technologie, Biowissenschaften und Telekommunikation. Die IP-Boutique ist in Nichtigkeitsklagen, Verletzungsverfahren und internationalen Rechtsstreitigkeiten tätig und bietet umfassende Beratung zu FRAND-Lizenzierung, vertrieblichen Fragen und Unterlassungsklagen. Besonders geschätzt wird die grenzüberschreitende Expertise der Kanzlei, insbesondere von Mandanten aus den USA und Japan.

Zu unseren Stärken:

• „Kather Augenstein ist eine äußerst vertrauenswürdige Kanzlei mit fundiertem Wissen über das neue UPC-System.“
• „Das Team leistet ausgezeichnete Arbeit und zeigt stets vollen Einsatz – unabhängig von der Größe des Mandanten.“
• „Die Anwälte sind aufgeschlossen, zuvorkommend und hochkompetent.“
• „Sie liefern zuverlässige, schnelle Lösungen und entwickeln effektive Strategien zur erfolgreichen Fallbearbeitung.“
• „Die Fachleute bei Kather Augenstein sind erfahren, hochmotiviert und arbeiten mit außergewöhnlicher Gründlichkeit – die Zusammenarbeit ist stets angenehm.“

Diese Anerkennung unterstreicht einmal mehr unser Engagement für Exzellenz und Mandantenzufriedenheit. Wir danken unseren Mandanten für ihr Vertrauen und unserem Team für seine herausragende Arbeit!

Wir freuen uns außerdem über die individuellen Rankings drei unserer Partner:

• Dr. Peter Kather – Senior Statespeople
• Dr. Christof Augenstein – Band 2
• Miriam Kiefer LL.M. – Band 4

“Long arm jurisdiction” vor dem UPC: Lokalkammer Düsseldorf bejaht Zuständigkeit für britischen Teil eines Europäischen Patents

Lokalkammer Düsseldorf, Entscheidung vom 28.01.2025, Fujifilm v Kodak (UPC_CFI_355/2023)

Am 28.01.2025 entschied die Lokalkammer Düsseldorf des Einheitlichen Patentgerichts (UPC) in der Sache UPC_CFI_355/2023 über die Zuständigkeit für eine Klage bezüglich des britischen Teils eines europäischen Patents. Diese Entscheidung wirft wesentliche Fragen zur internationalen Zuständigkeit des UPC und deren Reichweite im Hinblick auf Nicht-UPC-Mitgliedstaaten wie das Vereinigte Königreich auf.

I. Sachverhalt

In der zugrunde liegenden Klage machte die Klägerin eine Patentverletzung geltend und beantragte unter anderem Unterlassung sowie Schadenersatz für Handlungen in Deutschland sowie im Vereinigten Königreich. Die Beklagten erhoben eine Einrede gegen die Zuständigkeit des UPC in Bezug auf den britischen Teil des EP, insbesondere mit dem Argument, dass Art. 34 EPGÜ die Gerichtsbarkeit des UPC auf Vertragsstaaten des UPC beschränke. Zudem wurde auf die exklusive Zuständigkeit britischer Gerichte gemäß internationalen Prinzipien des Patentrechts verwiesen.

Die Beklagten erhoben eine Widerklage auf Nichtigerklärung des Klagepatents und beantragten, das Klagepatent in allen Vertragsstaaten, in denen das Klagepatent gültig ist, für nichtig zu erklären. Einen expliziten Antrag, das Klagepatent auch in dem Vereinigten Königreich für nichtig zu erklären, haben die Beklagten nicht gestellt.

II. Entscheidung und Begründung

Die Lokalkammer Düsseldorf bejahte die Zuständigkeit des UPC für den britischen Teil des Klagepatents.

Die Lokalkammer Düsseldorf sei gemäß Art. 4 EuGVVO international zuständig, weil alle Beklagten ihren Sitz in Deutschland haben. Da die Zuständigkeit auf den Sitz und nicht auf die Handlungen der Beklagten begründet sei, hat die Lokalkammer auch für Handlungen in Drittstaaten ihre internationale Zuständigkeit angenommen. Weiterhin führt die Entscheidung aus, dass Art. 71b EuGVVO die Zuständigkeit des UPC regelt und ausdrücklich Rechtsstreitigkeiten umfasst, die sich aus europäischen Patenten ergeben, auch wenn sie sich auf Nicht-Vertragsstaaten beziehen. Damit sei die Regelung territorial nicht auf die Vertragsstaaten beschränkt. Zudem enthalte Art. 34 EPGÜ keine Einschränkungen dahingehend, dass eine Entscheidung über den britischen Teil eines europäischen Patents ausgeschlossen sei. Art. 34 EPGÜ würde vielmehr nur den Fall regeln, wenn das EP nicht im gesamten Vertragsgebiet des UPC validiert sei. Damit enthalte Art. 34 EPGÜ aber keine Regelung über EPs die außerhalb des Vertragsgebiets validiert sind.

Im Ergebnis hat die Lokalkammer Düsseldorf die Klage aber auch in Bezug auf den britischen Teil des Klagepatents abgewiesen. Das Gericht ist zu dem Ergebnis gelangt, dass ein von der Klägerin vorgebrachter Nichtigkeitsgrund greife und hat aufgrund der Widerklage auf Nichtigerklärung den deutschen Teil des Klagepatents für nichtig erklärt. Vor diesem Hintergrund hat das Gericht keine Entscheidung gegen die Beklagten aus dem britischen Teil erlassen, weil die Rechtsbeständigkeit des Klagepatents eine Voraussetzung für die Verurteilung der Beklagten sei. Es sei nicht ersichtlich, dass die Frage des Rechtsbestandes nach britischen Recht anders zu beurteilen sei.

Das Gericht hat offengelassen, ob sie für eine etwaige Widerklage auf Nichtigerklärung des britischen Teils des Klagepatents zuständig gewesen wäre, da die Beklagten die Widerklage auf Nichtigerklärung ohnehin nicht auf den britischen Teil ausgeweitet haben.

Die Entscheidung unterstreicht, dass durch das UPC eine einheitliche Rechtsdurchsetzung ermöglicht werden soll, was der Zielsetzung des UPCA entspricht. Dies gelte selbst dann, wenn der betroffene Patentteil in einem Nicht-UPC-Staat wie dem Vereinigten Königreich registriert ist.

III. Fazit

Die Entscheidung der Lokalkammer Düsseldorf liefert wichtige Klarstellungen zur Zuständigkeit des UPC in Fällen, die Nicht-Vertragsstaaten betreffen. Sie stärkt die Position des Einheitlichen Patentgerichts als zentralem Forum für die Durchsetzung europäischer Patente. Inhaltlich folgt die Lokalkammer Düsseldorf den von den nationalen Gerichten in Deutschland angewendeten Grundsätzen.

Zutreffend ist die Entscheidung der Lokalkammer Düsseldorf jedenfalls dahingehend, die Beklagten nicht aus dem britischen Teil zu verurteilen. Die Verletzung des britischen Teils war nach britischem Teil zu beurteilen. Nach britischem Recht stünde den Beklagten den Einwand der Nichtigkeit zu. Da das Gericht den deutschen Teil des Klagepatents für nichtig erklärt hat und keine Abweichungen nach dem britischen Recht in Bezug auf die Beurteilung der Nichtigkeit ersichtlich waren, war eine Verurteilung aus diesem Grund ausgeschlossen.

Aus strategischer Sicht kann es sich daher zukünftig je nach Einzelfall anbieten, den britischen Teil eines Europäischen Patents ebenfalls vor dem UPC geltend zu machen. Unklar ist allerdings, wie das UPC die Verletzung eines Europäischen Patents nach britischen Recht beurteilen wird und wie sich dies auf das Verfahren und insbesondere auf die Verfahrensdauer auswirken wird. Offen bleibt auch, ob andere Lokalkammern bzw. das Berufungsgericht dieser Entscheidung folgen werden.

Carsten Plaga