Die Nominierungen unterstreichen die Stärke unserer IP Boutique. Zugleich bestätigen sie unser kontinuierliches Engagement für eine strategisch fundierte und qualitativ anspruchsvolle Vertretung in komplexen Patentstreitverfahren. Zugleich würdigen sie die individuellen Leistungen unserer Kolleginnen und Kollegen, die das Profil unserer Kanzlei in Deutschland und darüber hinaus maßgeblich prägen.
Die Nominierungen in den Kategorien Patent Disputes, Patent Practitioner of the Year, Rising Star of the Year und UPC Firm of the Year spiegeln unsere aktive Rolle in nationalen und grenzüberschreitenden Streitverfahren wider, einschließlich Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht.
Wir gratulieren allen nominierten Kanzleien und Praktikern. Unser besonderer Dank gilt unseren Mandantinnen und Mandanten sowie unseren Kolleginnen und Kollegen für ihr anhaltendes Vertrauen und ihre Unterstützung.
Die Preisverleihung findet am 1. Mai 2026 in London statt. Wir freuen uns auf die Veranstaltung und den Austausch mit der internationalen IP-Community.
Aktuelle News.
WTR 1000 Trademark Review 2026 –
Auszeichnung für Sören Dahm und Dr Benjamin Pesch
World Trademark Review hat seinen WTR 1000 Guide 2026 veröffentlicht. Wir freuen uns sehr, dass unser Partner Sören Dahm und unser Counsel Dr. Benjamin Pesch in der diesjährigen Ausgabe ausgezeichnet wurden.
Die Anerkennung spiegelt ihre langjährige Erfahrung in streitigen Markenrechtsverfahren sowie ihre besondere Expertise in der Beratung zu komplexen, grenzüberschreitenden Markenrechtsfragen wider.
Der WTR 1000 gilt als maßgeblicher Leitfaden für die weltweit führenden Markenrechtsexpertinnen und -experten in zentralen Rechtsordnungen und hebt Kanzleien sowie Persönlichkeiten hervor, die sich durch exzellente fachliche Kompetenz und herausragenden Mandantenservice auszeichnen.
Wir danken unseren Mandantinnen und Mandanten für ihr fortwährendes Vertrauen und die erfolgreiche Zusammenarbeit.
Neues aus Luxemburg:
Berufungsgericht bestätigt und detailliert seine bisherige Rechtsprechung zur Auslegung, erfinderischen Tätigkeit und Verhältnismäßigkeit
In dem Verfahrenskomplex Edwards Lifesciences ./. Meril hat das Berufungsgericht des Einheitlichen Patentgerichts am 25.11.2025 seine Entscheidung veröffentlicht. Dabei bestätigt es nicht nur seine bisherige Rechtsprechung zur Auslegung von Patenten, sondern spezifiziert auch seine Rechtsprechung zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit sowie zur Verhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs und anderer Maßnahmen.
Sachverhalt
Die Edwards Lifesciences Corporation, Muttergesellschaft der Edwards Lifesciences Group, die unter anderem auf dem Gebiet der Entwicklung und dem Vertrieb künstlicher Herzklappen und Zubehör tätig ist, reichte am 01.06.2023 Klage bei der LK München wegen Verletzung des Europäischen Patents EP 3 646 825 („Klagepatent“) betreffend ein System bestehend aus künstlicher Herzklappe und Einführkatheter gegen die Meril Life Sciences Pvt Ltd., einen Medizinproduktehersteller, und deren europäische Vertriebsgesellschaft Meril GmbH ein. Am 04.08.2023 erhob die italienische Vertriebsgesellschaft Meril Italy S.R.L vor der ZK Paris Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent. Am 02.11.2023 reichten die Meril Life Sciences Pvt Ltd. und die Meril GmbH eine Widerklage auf Nichtigerklärung ein. Mit seiner Erwiderung auf die Widerklage am 09.01.2024 übermittelte Edwards auch einen Antrag auf Änderung des Patents ein. Einen entsprechenden Antrag auf Änderung (dem bereits ein erster Antrag vorausgegangen war, über den die Entscheidung noch offen war) reichte Edwards am 22.01.2024 ein, der jedoch am 27.02.2024 zurückgewiesen wurde. Die Berufung wurde nicht zugelassen und auch die Ermessensprüfung durch das Berufungsgericht führte zu keinem anderen Ergebnis. Am 28.03.2024 verwies die LK München die Widerklage auf Nichtigerklärung an die ZK Paris. Mit Schriftsätzen vom 11.04.2024 und 12.04.2024 beantragte Edwards sowohl im Nichtigkeitsverfahren als auch im Widerklageverfahren eine weitere Änderung des Patents, durch die die Zahl der gestellten Anträge reduziert wurde.
Am 19.07.2024 wies die ZK Paris die Nichtigkeitsklage und die Widerklage auf Nichtigerklärung teilweise ab und erhielt das Klagepatent auf Basis des 2. Hilfsantrags aufrecht.
Im Verletzungsverfahren verurteilte die LK München Meril Life Sciences Pvt Ltd. und Meril GmbH wegen Verletzung des Klagepatents durch Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen. Ausgenommen von Rückruf und Vernichtung war die XL-Variante der angegriffenen Ausführungsform, soweit sie für die Behandlung von Patienten bis zum 15.11.2024 bereits eingeplant waren. Den Unterlassungsanspruch erachtete die Lokalkammer nur deshalb als verhältnismäßig, weil die XL-Variante im Einzelfall bei Bedarf eines Patienten vertrieben werden durfte, sofern ein Arzt entsprechende Patientendaten in das „Medical Device Portal“ von Edwards geladen hat und eine Prüfung durch Ärzte von Edwards ergibt, dass kein Edwards-Produkt für den konkreten Patienten in Betracht kommt.
Beide Parteien legten Berufung sowohl gegen die Entscheidungen betr. die Nichtigkeitsklage und die Widerklage auf Nichtigerklärung als auch gegen die Entscheidung betr. die Verletzung des Klagepatents ein. Daneben legten die Parteien jeweils noch gegen Einzelentscheidungen Berufung ein, die hier nicht weiter vertieft werden sollen.
Entscheidung des Berufungsgerichts
Das Berufungsgericht bestätigt im Wesentlichen die Entscheidungen der LK München und der ZK Paris.
Anstatt auf die Details des konkreten Falls einzugehen, fokussiert die nachfolgende Darstellung die verallgemeinerungsfähigen Feststellungen des Berufungsgerichts im Zusammenhang mit der Auslegung, der erfinderischen Tätigkeit und der (Un-)Verhältnismäßigkeit des Unterlassungsgebots und anderer Maßnahmen.
1. Auslegung des Klagepatents
Im Rahmen der Auslegung bestätigt das Berufungsgericht in verkürzter Fassung die Auslegungsgrundsätze, die es bereits in Sachen „NanoString v 10x Genomics“ (EPG (Berufungsgericht), Entsch. v. 26.02.2024 – UPC_CoA_335/2023) angeführt hat (deutsche Übersetzung):
„Der Patentanspruch ist nicht nur der Ausgangspunkt, sondern die maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs eines europäischen Patents nach Art. 69 EPÜ in Verbindung mit dem Protokoll über die Auslegung von Art. 69 EPÜ. Für die Auslegung eines Patentanspruchs kommt es nicht allein auf seinen genauen Wortlaut im sprachlichen Sinne an. Vielmehr sind die Beschreibung und die Zeichnungen als Erläuterungshilfen für die Auslegung des Patentanspruchs stets mit heranzuziehen und nicht nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten im Patentanspruch anzuwenden. Diese Grundsätze für die Auslegung eines Patentanspruchs gelten gleichermaßen für die Beurteilung der Verletzung und des Rechtsbestands eines europäischen Patents.“
Daneben finden sich in der Entscheidung mit Bezug auf die Auslegung der relevanten Merkmale der Lehre des Klagepatents weitere Auslegungsgrundsätze, die auch bereits aus der deutschen Rechtsprechung bekannt sind. So stellt das Berufungsgericht bspw. fest, dass Begriffe des Anspruchs im Kontext des Patents aus Sicht der Fachperson auszulegen sind, nach deutscher Diktion also, dass das Klagepatent sein eigenes Lexikon bildet. Im Zusammenhang mit den Ausführungsbeispielen des Klagepatents stellt es fest, dass der Anspruch nicht im Wege der Auslegung auf ein spezifische Ausführungsbeispiel beschränkt werden dürfe. Andererseits könne grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass eine Vorrichtung oder ein Verfahren, das in der Patentschrift als Ausführungsform dargestellt wird, auch von den Patentansprüchen erfasst wird. Etwas anderes könne nur dann angenommen werden, wenn das Patent insgesamt der Fachperson eindeutig vermittle, dass die offen gelegte Ausführungsform nicht beansprucht wird, z.B. wenn sie lediglich eine technische Spezifikation veranschaulicht, die nicht behandelt wird.
2. Erfinderische Tätigkeit
Im Zusammenhang mit der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit spezifiziert das Berufungsgericht seine Rechtsprechung, die der Entscheidung in Sachen „NanoString v 10x Genomics“ zugrunde gelegen hat (EPG (Berufungsgericht), Entsch. v. 26.02.2024 – UPC_CoA_335/2023) und wie sie nunmehr in den Leitsätzen 4 ff., insb. 7 ff. Niederschlag gefunden hat (deutsche Übersetzung):
„7. Der Ansatz des Einheitlichen Patentgerichts bei der Feststellung der erfinderischen Tätigkeit, der sich bereits aus dem Beschluss des Berufungsgerichts in der Rechtssache Nanostring gegen 10X Genomics (UPC_CoA_335/2023, Beschluss vom 26. Februar 2024) ableiten lässt, lautet wie folgt.
8. Zunächst muss festgestellt werden, was der Gegenstand der Erfindung ist, d.h. das objektive Problem. Dies muss aus der Sicht der Fachperson […] mit ihrem allgemeinen Fachwissen zum Zeitpunkt der Anmeldung oder der Priorität (auch als maßgeblicher Zeitpunkt bezeichnet) des Patents beurteilt werden. Dies muss durch die Feststellung erfolgen, was die Erfindung zum Stand der Technik beiträgt, und zwar nicht durch Betrachtung der einzelnen Merkmale des Anspruchs, sondern durch Vergleich des Anspruchs als Ganzes im Zusammenhang mit der Beschreibung und den Zeichnungen, wobei auch das der Erfindung zugrunde liegende erfinderische Konzept (die technische Lehre) zu berücksichtigen ist, das auf der/den technischen Wirkung(en) beruhen muss, die die Fachperson auf der Grundlage der Anmeldung mit der beanspruchten Erfindung als erreicht versteht.
9. Um eine rückschauende Betrachtung zu vermeiden, sollte das objektive Problem keine Hinweise auf die beanspruchte Lösung enthalten. Die beanspruchte Lösung ist naheliegend, wenn die Fachperson zum maßgeblichen Zeitpunkt, ausgehend von einem realistischen Ausgangspunkt im Stand der Technik auf dem betreffenden Gebiet der Technik, der das objektive Problem lösen möchte, zu der beanspruchten Lösung gelangt wäre (und nicht nur: gelangen könnte).
10. Der relevante Technikbereich ist der spezifische Bereich, der für das zu lösende objektive Problem relevant ist, sowie jeder Bereich, in dem das gleiche oder ein ähnliches Problem auftritt und von dem zu erwarten ist, dass er dem Fachmann auf dem Gebiet des spezifischen Bereichs bekannt ist.
11. Ein Ausgangspunkt ist realistisch, wenn seine Lehre für eine Fachperson, die zum Stichtag das objektive Problem lösen möchte, von Interesse gewesen wäre. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn der relevante Stand der Technik bereits mehrere Merkmale offenbart, die denen der beanspruchten Erfindung ähnlich sind, und/oder dasselbe oder ein ähnliches zugrunde liegendes Problem wie das der beanspruchten Erfindung behandelt.
Es kann mehr als einen realistischen Ausgangspunkt geben, und die beanspruchte Erfindung muss ausgehend von jedem dieser Ausgangspunkte erfinderisch sein.
12. Die Fachperson verfügt über keine erfinderischen Fähigkeiten und keine Vorstellungskraft und benötigt einen Anhaltspunkt oder Anlass, der ihr ausgehend von einem realistischen Ausgangspunkt dazu veranlasst, einen nächsten Schritt in Richtung der beanspruchten Erfindung zu unternehmen. In der Regel ist eine beanspruchte Lösung als nicht erfinderisch/offensichtlich anzusehen, wenn die Fachperson, angeregt durch den Anhaltspunkt oder routinemäßig, den nächsten Schritt unternimmt und zu der beanspruchten Erfindung gelangt.
13. Damit eine erfinderische Tätigkeit vorliegt, muss nicht nachgewiesen werden, dass die technische Lehre gemäß den Patentansprüchen gegenüber dem Stand der Technik verbessert wurde. Eine erfinderische Tätigkeit kann auch vorliegen, wenn die Patentansprüche eine nicht naheliegende Alternative zu den im Stand der Technik bekannten Lösungen offenbaren.“
Ausgehend von diesen Grundsätzen stellt das Berufungsgericht im vorliegenden Fall fest, dass die Lehre des Klagepatents erfinderisch gegenüber dem angeführten Stand der Technik ist. Zum Teil lehrten die Dokumente ausdrücklich von der erfindungsgemäßen Lösung weg, zum Teil offenbarten sie mindestens eines der maßgeblichen Merkmale des Klagepatents nicht und zum Teil war nicht ersichtlich, dass die Fachperson Veranlassung zur Weiterentwicklung der Lehre der jeweiligen Entgegenhaltung bzw. zur Kombination der Lehren der Entgegenhaltungen hatte. Dabei übergeht das Berufungsgericht auch uA eine vorläufige Meinung der Einspruchsabteilung des EPA zur mangelnden erfinderischen Tätigkeit eines Patents aus derselben Patentfamilie wie das Klagepatent ausgehend von einem Dokument, dass auch Gegenstand des vorliegenden Verfahrens war.
3. Verhältnismäßigkeit des Unterlassungsgebots und weiterer Maßnahmen
Schließlich bestätigt das Berufungsgericht die Verletzung des Klagepatents durch die angegriffenen Ausführungsformen. Bei den Anordnungen sieht es allerdings Korrekturbedarf.
Sowohl mit Blick auf die Maßnahmen nach Art. 64 EPGÜ als auch das Unterlassungsgebot nach Art. 63 EPGÜ stellt das Berufungsgericht fest, dass diese nicht im Ermessen des Gerichts stehen. Im Falle einer Verletzung seien in der Regel die Maßnahmen auszusprechen, wie es auch bereits in „Belkin ./. Philips“ (EPG (Berufungsgericht), Entsch. v. 03.10.2025 – UPC_CoA_534/2024, UPC_CoA_683/2024, UPC_CoA_19/2025 – Belkin ./. Philips). Gleiches gelte für die Unterlassungsanordnung nach Art. 63 EPGÜ. Etwas anderes gelte nur ausnahmsweise dann, wenn sich die Maßnahmen bzw. das Unterlassen als unverhältnismäßig erwiesen.
Mit Blick auf die Maßnahmen nach Art. 64 EPGÜ folge dies aus Art. 10 Enforcement-RiLi, nach dem EU-weit ein einheitlicher, hoher Schutz gewährleisten werden soll. Die Anordnung der Maßnahmen müsse daher der Regelfall sein vgl. auch (EPG (Berufungsgericht), Entsch. v. 03.10.2025 – UPC_CoA_534/2024, UPC_CoA_683/2024, UPC_CoA_19/2025 – Belkin ./. Philips). Im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung seien die Umstände des Einzelfalls entscheidend, wobei die Ernsthaftigkeit der Verletzung und der Maßnahmen, die Bereitschaft des Verletzers, die Verletzungsform in einen patentfreien Zustand zu versetzen, und Drittinteressen zu berücksichtigen seien.
Mit Blick auf das Unterlassen nach Art. 63 EPGÜ folge entsprechendes aus Art. 11 Enforcement-Rili. Im Einklang mit Art. 17(2), 47 GRCh sehe die Enforcement-Rili unterschiedliche Mittel vor, um einen hohen Schutz zu gewährleisten. Dem Patentinhaber müsse eine effektive Rechtsdurchsetzung möglich sein, der Patentbenutzer müsse vor der Nutzung eine Lizenz erlangen. Ein Unterlassen scheide daher nur aus, wenn die Anordnung nicht verhältnismäßig ist, vgl. Art. 3 Enforcement-Rili. Auch hier seien die Parteiinteressen und Drittinteressen zu berücksichtigen.
Ausgehend hiervon stellt das Berufungsgericht für den Bereich der Medizinprodukte fest, dass eine Unverhältnismäßigkeit dann in Betracht kommt, wenn die Verletzungsform die einzig verfügbare Behandlungsmöglichkeit ist oder eine Verbesserung der vorhandenen Behandlungen darstellt, die zu einer spürbaren Verbesserung der Patientenversorgung führt.
Im Ergebnis entsprach das Berufungsgericht den Feststellungen der LK München, dass die XL-Variante der angegriffenen Ausführungsform vom Unterlassungsgebot ausgenommen sein müsse, sieht aber dennoch Korrekturbedarf bzgl. der Anordnung. Das Berufungsgericht ist insoweit der Ansicht, dass die Verfügbarkeit des Produkts nicht von Edwards‘ Bereitschaft abhängen sollte, das Portal zu erhalten, bzw. von der Einschätzung von Edwards‘ Ärzten. Es müsse vielmehr ausreichen, dass ein Arzt eines Patienten mitteilt, die Variante nutzen zu wollen und es sich hierbei um die einzige Möglichkeit handelt, den Patienten zu behandeln.
Fazit
Was die vom Berufungsgericht erneut angeführten Auslegungsgrundsätze anbelangt, so ergeben sich diese entsprechend aus Art. 1 des Protokolls über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ. Die Große Beschwerdekammer des EPA hat erst kürzlich in Sachen „Heated Aerosol Generating Article“ (EPA (GBK), Entscheidung vom 18.6.2025 – G 1/24) in entsprechender Weise die Grundsätze der Patentauslegung zusammengefasst. Auch in der deutschen Rechtsprechung sind diese Grundsätze anerkannt (vgl. bspw. BGH GRUR 2015, 875 – Rotorelemente). Das Berufungsgericht stellt klar, dass diese Auslegungsgrundsätze sowohl mit Blick auf die Verletzung als auch den Rechtsbestand gelten.
Was die Grundsätze zur Ermittlung des Vorliegens bzw. Nichtvorliegens erfinderischer Tätigkeit anbelangt, so bestätigt auch hier das Berufungsgericht seine bisherige Rechtsprechung, abstrahiert diese jedoch in Form eines Prüfungsschemas.
Dem Berufungsgericht ist beizupflichten, dass die unterschiedlichen Ansätze zur Ermittlung der erfinderischen Tätigkeit zu demselben Ergebnis führen sollten. Tatsächlich existieren weitaus weniger Unterschiede zwischen dem Problem-Solution Approach und dem Ansatz des BGH als mitunter angenommen wird (vgl. Deichfuß, GRUR 2024, 94). Das Berufungsgericht präsentiert nun abstrahiert seinen eigenen Ansatz. Wünschenswert wäre eine kurze Begründung gewesen, warum das Berufungsgericht nicht den Ansatz des EPA übernimmt. So scheint das Berufungsgericht das objektive Problem bzw. die Aufgabe nicht anhand des nächstliegenden Stands der Technik zu definieren. Im Übrigen greift das Berufungsgericht allerdings auf Prüfungspunkte und Terminologie zurück, die sich sowohl in der deutschen Rechtsprechung als auch der des EPA wiederfinden lässt. So kommt es auch nach dem Berufungsgericht nicht darauf an, ob die Fachperson zur erfindungsgemäßen Lösung hätte gelangen können, sondern ob er hierzu auch gelangt wäre. Ebenso ist sowohl der deutschen Rechtsprechung als auch der des EPA der Begriff des Ausgangspunkts geläufig, wobei das EPA allerdings vom „erfolgversprechendsten“ Ausgangspunkt spricht und nicht bloß von einem „realistischen“ wie das Berufungsgericht. Es bleibt abzuwarten, wie das EPG dieses Prüfungsschema in Zukunft anwenden und mit Leben füllen wird, um den Ansatz besser einordnen zu können.
Was schließlich die Frage der Verhältnismäßigkeit des Unterlassungsgebots und weiterer Maßnahmen anbelangt, so dürften Verletzer aufgrund der Entscheidung in Sachen Belkin ./. Philips“ und der vorliegenden Entscheidung aufhorchen. Infolge der Feststellung, dass im Falle einer Verletzung im Regelfall ein Unterlassungsgebot und weitere Maßnahmen aufzuerlegen sind, dürfte die Annahme einer „automatic injunction“, wie sie aus der deutschen Rechtsprechung bekannt ist, nicht weit hergeholt sein. Es ist daher zu vermuten, dass Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkte auch beim EPG in Zukunft kaum zu einem abweichenden Ergebnis führen werden. Für den Bereich der Medizinprodukte hat das Berufungsgericht allerdings klargestellt, dass Unverhältnismäßigkeit ausnahmsweise in Betracht kommt, wenn die Verletzungsform die einzig verfügbare Behandlungsmöglichkeit ist oder eine Verbesserung der vorhandenen Behandlungen darstellt, die zu einer spürbaren Verbesserung der Patientenversorgung führt.
Juve Patent Rankings 2026 – erneute Top Tier Auszeichnung für Kather Augenstein
Die aktuellen JUVE Patent UPC Rankings 2026 wurden heute veröffentlicht – und wir freuen uns sehr, erneut als eine der Top-Fünf-Kanzleien für Patentstreitigkeitenausgezeichnet worden zu sein. Die Verleihung eines 5-Sterne-Ratings bestätigt unsere kontinuierliche Spitzenleistung vor dem Einheitlichen Patentgericht (UPC) und unterstreicht den hohen Qualitätsanspruch, den wir täglich an unsere Arbeit stellen.
Diese Anerkennung ist Ausdruck unserer konsequenten fachlichen Ausrichtung, unserer tiefgehenden technischen Expertise sowie unserer präzisen und strategischen Prozessführung. Sie wäre ohne das Vertrauen unserer Mandantinnen und Mandanten nicht möglich gewesen. Dafür danken wir ausdrücklich.
JUVE Patent hebt KATHER AUGENSTEIN insbesondere für die „nachhaltige Exzellenz vor dem UPC“ hervor und verweist auf „bedeutende Prozesserfolge, eine breite technische Kompetenz, ein hochqualifiziertes Team, eine starke Fallsteuerung sowie kontinuierliches Wachstum und hohe Marktpräsenz“. Diese Einschätzung bestätigt unseren Anspruch, komplexe und wirtschaftlich bedeutende Patentstreitigkeiten auf höchstem Niveau zu führen.
Besonders stolz sind wir auf die individuelle Würdigung unserer Partner: Christof Augenstein und Miriam Kiefer LL.M. wurden erneut als Leading Individuals – UPC Litigator 2026 in Deutschland ausgezeichnet, während Christopher Weber für seine „hohe Reaktionsfähigkeit” und sein „hervorragendes technisches Verständnis” sowie für seine „Kompetenz und Effizienz in UPC-Rechtsstreitigkeiten” gelobt. Ihre Führung vor dem Einheitlichen Patentgericht, gemeinsam mit der strategischen Stärke unseres gesamten Teams, festigt unsere Position im europäischen Patentstreitlandschaft nachhaltig.
Wir werden unseren konsequenten Anspruch auf höchste Qualität in der Vertretung von Patentstreitigkeiten weiterverfolgen und blicken den kommenden Entwicklungen mit Vertrauen entgegen.
Weitere Informationen zu den JUVE Patent UPC Rankings 2026 finden Sie hier.
Aktuelle News.
Urt. v. 03.10.2025 –
Zur Haftung des Geschäftsführers für Patentverletzungen und zum Begriff des „Anbietens“ (Art. 63 EPGÜ und Art. 25 lit. a) EPGÜ, Berufungsgericht des Einheitlichen Patentgerichts
Urt. v. 03.10.2025, UPC_CoA_534/2024, UPC_CoA_19/2025, UPC_CoA_683/2024)
Das Berufungsgericht des Einheitlichen Patentgerichts hat sich in einer aktuellen Entscheidung unter anderem mit der Geschäftsführerhaftung beschäftigt und den Begriff des „Anbietens“ im Sinne des Art. 25 lit. a) EPGÜ geschärft.
Sachverhalt
Gegenstand des Verfahrens waren drei gemeinsam verhandelte Berufungen gegen eine Entscheidung der Lokalkammer München, wobei jeweils von Kläger- und Beklagtenseite eine Berufung gegen das Urteil im Verletzungsverfahren und zusätzlich eine Berufung von der Beklagten gegen die Abweisung der Widerklage auf Nichtigkeit eingelegt wurden. Die Lokalkammer München hatte der Verletzungsklage stattgegeben und die Beklagte verurteilt, allerdings blieb sie hinter dem Antrag der Klägerin zurück, dass auch die Geschäftsführer der Beklagten neben den Unternehmen selbst haften. Die Widerklage auf Nichtigkeitserklärung wurde abgewiesen.
Mit der Berufung beantragte die Klägerin und Inhaberin des Klagepatents daher unter Abänderung des erstinstanzlichen Urteils, dass auch die Geschäftsführer der Beklagten für die Patentverletzungen haften. Die beiden Berufungen der Beklagten waren auf die Aufhebung der Verurteilung im Verletzungsverfahren und der Abweisung der Widerklage auf Nichtigkeitserklärung gerichtet. Erstmals im Berufungsverfahren macht die Beklagte eine mangelnde erfinderische Tätigkeit im Hinblick auf eine bereits in erster Instanz eingeführten Entgegenhaltung geltend.
Entscheidung des Berufungsgerichts
Das Berufungsgericht bejahte die Verletzung und verneinte eine Haftung der Geschäftsführer. Zudem bestätigte es die Abweisung der Widerklage auf Nichtigerklärung. Das Berufungsgericht ließ den Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit zu, da die Entgegenhaltung selbst bereits Gegenstand der ersten Instanzentscheidung war; dies hatte jedoch keine Auswirkungen auf den Rechtsbestand.
1. Anbieten im Sinne des Art. 25 lit. a) EPGÜ
Das Berufungsgericht stellt fest, dass der Begriff des Anbietens autonom auszulegen ist. Es sollen schon solche Handlungen erfasst werden, die im Vorfeld von Verträgen durchgeführt werden, die dazu führen können, dass dem Patentinhaber Geschäfte entgehen. Das Anbieten ist somit vor allem wirtschaftlich zu verstehen. Ein bindendes Vertragsangebot, wie es regelmäßig aus juristischer Sicht gefordert wird, ist gerade nicht maßgeblich. Diese weite Auslegung führt dazu, dass auch bereits eine „invitatio ad offerendum“, die keinen Preis beinhaltet, ein Anbieten darstellt. Damit stellt der CoA klar, dass auch schon das Mitteilen der (unvollständigen) Rahmenbedingungen mit einer damit verbundenen Einladung zur Abgabe eines Angebots ausreicht, um im Sinne des Art. 25 lit. a) EPGÜ anzubieten.
Ebenfalls unter den Begriff des Anbietens fällt, wenn das patentverletzende Produkt zwar nicht unmittelbar beim Beklagten selbst erworben werden kann, dieser aber auf das Angebot eines Dritten verweist. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Dritte das patentverletzende Produkt auch tatsächlich vertreibt. Der Dritte muss nicht lieferbereit sein.
2. Geschäftsführerhaftung
Im Hinblick auf die Frage der Geschäftsführerhaftung stellt das Berufungsgericht zunächst einige allgemeine Grundsätze auf. Verletzer im Sinne des Art. 63 Abs. 1 EPGÜ ist auch derjenige, der die Handlungen zwar nicht selbst vornimmt, dem aber die Handlungen des Haupttäters zuzurechnen sind, weil er Anstifter, Mittäter oder Gehilfe ist. Diese Auslegung entspricht dem Zweck der Regelung, nämlich eine effektive Durchsetzung des Patentrechts. Art. 63 EPGÜ erlaubt daher auch eine endgültige Verfügung gegenüber denjenigen, der die Benutzungshandlung in Auftrag gegeben hat oder hierzu anstiftet. Aus der autonomen Auslegung folgt ebenfalls die Haftung des Gehilfen. Gehilfe ist nach dem Berufungsgericht derjenige, der die Benutzungshandlungen des Dritten unterstützt, obwohl er von der Patentverletzung Kenntnis hatte. Für die Kenntnis ist das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit erforderlich.
Nach den vorstehend genannten Grundsätzen kann auch ein Geschäftsführer für Patentverletzungen haftbar gemacht werden. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die bloße Stellung als Geschäftsführer diesen noch nicht zum Gehilfen oder Mittäter macht. Die Einstandspflicht des Geschäftsführers aufgrund seiner allgemeinen Leitungs-, Kontroll- und Organisationspflichten scheidet deshalb aus. Eine Haftung kommt nach Ansicht des Berufungsgerichts nur dann in Betracht, wenn die beanstandete Handlung des Geschäftsführers über die berufstypischen Pflichten des Geschäftsführers hinausgeht, etwa bei einer zweckgerichteten Nutzung des Unternehmens, um eine Patentverletzung zu begehen. Zudem muss der Geschäftsführer Kenntnis von der Rechtsverletzung haben. Dies setzt nicht nur voraus, dass der Geschäftsführer die Umstände kennt, aus denen sich die Patentverletzung ergibt. Vielmehr muss er sich auch der Rechtswidrigkeit bewusst sein. Holt er sich Rechtsrat zur Frage der Patentverletzung ein, kann er sich auf diesen regelmäßig bis zu einer feststellenden erstinstanzlichen Entscheidung verlassen.
Das Gesellschaftsrecht steht einer Inanspruchnahme des Geschäftsführers nicht entgegen, da der Zweck der Haftungsbeschränkung darauf gerichtet ist, die persönliche Haftung der Gesellschafter zu begrenzen, nicht die Verantwortung des Geschäftsführers zu minimieren.
Fazit
Das Berufungsgericht legt den Begriff des „Anbietens“ vergleichbar weit aus. Damit ist somit nicht nur der direkte Vertrieb als solcher gemeint. Der Patentinhaber soll umfassend geschützt sein. Dieser Ansatz ist bekannt in der deutschen Rechtsprechung. Nach der Rechtsprechung des BGH sind ebenfalls vorbereitende Handlungen, die das Zustandekommen eines späteren Geschäfts ermöglichen oder fördern, Benutzungshandlungen.
Demgegenüber unterscheidet sich die Entscheidung des Berufungsgerichts hinsichtlich der Geschäftsführerhaftung von der deutschen Rechtsprechung. Die Ausübung von Maßnahmen, über die typischerweise auf Geschäftsebene entschieden werden, reicht, anders als in der deutschen Rechtsprechung, nicht aus. Die Haftung nach Art. 63 EPGÜ setzt voraus, dass (1) der Geschäftsführer die patentverletzenden Umstände kennt, und (2) und ihm die Rechtswidrigkeit der Handlung bewusst ist. Ein Hinweis des Patentinhabers, wie eine Berechtigungsanfrage oder Abmahnung, genüge nicht, um das Bewusstsein von der Rechtswidrigkeit zu bejahen, sofern sich der Geschäftsführer Rechtsrat eingeholt hat. Aus der Sicht des Geschäftsführers bringt diese Entscheidung insbesondere Klarheit darüber, wie er sich zu verhalten hat, wenn er Kenntnis von einer möglichen Patentverletzung erlangt. Er kann eine Haftung durch ein rechts-/patentanwaltliches Gutachten vermeiden, was nach der strengeren nationalen Rechtsprechung hingegen regelmäßig nicht möglich ist.
Kather Augenstein
erneut mit 5 Sternen im JUVE Patent Ranking Deutschland 2025 ausgezeichnet
Wir freuen uns, dass Kather Augenstein im kürzlich veröffentlichten JUVE Patent Ranking Deutschland 2025 erneut mit der höchsten Bewertung von 5 Sternen ausgezeichnet wurde.
Diese Anerkennung stärkt unsere Position als eine der führenden Boutique-Kanzleien Deutschlands im Bereich Patentstreitigkeiten. JUVE Patent hebt besonders unsere erfolgreiche Arbeit vor dem Einheitlichen Patentgericht (UPC) hervor und merkt an:
„Die starke Leistung von Kather Augenstein vor dem UPC kommt nicht überraschend. Die Kanzlei hat sich seit Jahren strategisch auf das neue Gericht vorbereitet, was sich sofort ausgezahlt hat, da sie schnell zu einer der aktivsten Kanzleien in UPC-Verfahren wurde.“
Wir freuen uns, dass der Einsatz unseres Teams in den folgenden Ranking-Kategorien besonders gewürdigt wurde:
Diese Auszeichnungen spiegeln unser kontinuierliches Engagement für Spitzenleistungen in Patentstreitigkeiten und unsere fundierte technische Expertise in einer Vielzahl von Branchen wider, darunter Mobilkommunikation, Automobilindustrie, Pharmazeutika, Biotechnologie und Chemie.
Ein besonderer Dank gilt unsere Mandanten für ihr anhaltendes Vertrauen, unserem gesamten Team für sein außerordentliches Engagement und seine hervorragende Arbeit sowie dem JUVE Verlag für die Anerkennung.
Wir freuen uns darauf, auch weiterhin wichtige Patentstreitigkeiten in Deutschland, in Europa und vor dem Einheitlichen Patentgericht (EPG) zu gestalten und voranzutreiben.
Besuchen Sie die Seite JUVE Patent Deutschland 2025 hier.
Aktuelle News.
IP Stars –
Managing IP ehrt Kather Augenstein Counsel Dr. Benjamin Pesch und Carstenb Plaga als Rising Stars 2025
Wir freuen uns sehr, dass unsere Counsel Dr.Benjamin Pesch und Carsten Plaga im aktuellen Managing IP – IP Stars Ranking 2025 als Rising Stars ausgezeichnet wurden.
Diese renommierte Auszeichnung würdigt junge Anwältinnen und Anwälte, die sich durch besondere Expertise, Engagement und nachhaltige Erfolge im Bereich des geistigen Eigentums auszeichnen.
Dr. Benjamin Pesch wird bereits zum fünften Mal in Folge als Rising Stargelistet – ein deutlicher Beleg für seine beständige Exzellenz vor allem im Bereich des Patentrechts. Sein Fokus liegt in der Beratung nationaler und internationaler Mandanten in der Durchsetzung gewerblicher Schutzrechte, insbesondereim Bereich Telekommunikation und Automotive. Entsprechend hat er in den vergangenen Jahren an mehreren großen Auseinandersetzungen vor nationalen Gerichten und dem Einheitlichen Patentgericht mitgewirkt (zuletzt Panasonic ./. Oppo / Xiaomi). Einen weiteren Schwerpunkt seiner Arbeit bildet die strategische Beratung im Bereich von Lizenzvereinbarungen und die Beratung von Mandantinnen und Mandanten im Falle der Anmeldung von Patenten durch unberechtigte Dritte (Vindikation). Seine wiederholte Auszeichnung unterstreicht seine anerkannte Stellung in der internationalen IP-Community.
Carsten Plaga wurde in diesem Jahr erstmals in die Kategorie Rising Star aufgenommen. Er berät vor allem im Patentrecht, mit einem besonderen Fokus auf Verfahren im Bereich Technologie, Pharma und Life Sciences. Neben seiner Tätigkeit in Patentverletzungs- und Nichtigkeitsverfahren überzeugt er durch tiefes technisches Verständnis und eine praxisorientierte Beratung auf höchstem Niveau.
Seine Aufnahme in das Ranking spiegelt seine wachsende Sichtbarkeit und die hohe Qualität seiner Arbeit wider. Er hat bereits an zahlreichen Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht (UPC) mitgewirkt und verfügt damit über einen breiten Erfahrungsschatz sowohl in nationalen Patentverletzungsverfahren als auch auf europäischer Ebene,
Mit den beiden Auszeichnung bestätigt Managing IP die Position von Kather Augenstein als führende Boutique für komplexe und streitige IP-Verfahren in Deutschland. Die Ernennung von Dr. Benjamin Pesch und Carsten Plaga zeigt eindrucksvoll die fachliche Stärke und Tiefe unseres Teams.
Wir gratulieren beiden herzlich zu dieser verdienten Auszeichnung!
Aktuelle News.
Zur Reproduzierbarkeit als Voraussetzung nach Art. 54 Abs. 2 EPÜ –
Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des EPA vom 02.07.2025 – G 1/23
Die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (Große Beschwerdekammer) hat am 02.07.2025 die langersehnte Entscheidung in der Sache G 1/23 getroffen.
Hierbei ging es um die Frage, inwieweit ein öffentlich verfügbares Produkt durch die Fachperson reproduzierbar sein muss, um zum Stand der Technik nach Art. 54 Abs. 2 EPÜ zu gehören.
I. Sachverhalt und Fragestellung
Gegenstand des Einspruchsverfahrens war ein Patent, das die technische Lehre zur Verkapselung von Solarzellen schützt. Die Einsprechende sah ein kommerziell verfügbares Polymer als neuheitsschädlich an. Zwischen den Parteien war unstreitig, dass das genaue Herstellungsverfahren nicht allgemein bekannt war. Die Einsprechende argumentierte daher, dass die Fachperson im Stande sei, ein dem verfügbaren Produkt ähnliches Polymer herzustellen. Eine exakte Reproduzierbarkeit könne rechtlich aber nicht verlangt werden. Während die Einspruchsabteilung den Einspruch abwies, legte die Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer die drei folgenden Fragen vor:
Is a product put on the market before the date of filing of a European patent application to be excluded from the state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC for the sole reason that its composition or internal structure could not be analysed and reproduced without undue burden by the skilled person before that date?
If the answer to question 1 is no, is technical information about said product which was made available to the public before the filing date (e.g. by publication of technical brochure, non-patent or patent literature) state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC, irrespective of whether the composition or internal structure of the product could be analysed and reproduced without undue burden by the skilled person before that date.
If the answer to question 1 is yes or the answer to question 2 is no, which criteria are to be applied in order to determine whether or not the composition or internal structure of the product could be analysed and reproduced without undue burden within the meaning of opinion G 1/92?
Auf Deutsch:
Ist ein Erzeugnis, das vor dem Tag der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung in den Verkehr gebracht wurde, allein deshalb aus dem Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (2)EPÜ auszuschließen, weil seine Zusammensetzung oder sein innerer Aufbau von der Fachperson vor diesem Tag nicht ohne unzumutbaren Aufwand analysiert und reproduziert werden konnte?
Falls die Antwort auf Frage 1 „nein“ lautet: Sind technische Informationen über das genannte Erzeugnis, die der Öffentlichkeit vor dem Anmeldetag zugänglich gemacht wurden (z. B. durch Veröffentlichung einer technischen Broschüre, Nicht-Patent- oder Patentliteratur), Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ, unabhängig davon, ob die Zusammensetzung oder die innere Struktur des Erzeugnisses vor diesem Tag von der Fachperson ohne unzumutbare Belastung analysiert und reproduziert werden konnte?
Falls Frage 1 bejaht oder Frage 2 verneint wird, welche Kriterien sind dann anzuwenden, um festzustellen, ob die Zusammensetzung oder die innere Struktur des Erzeugnisses ohne unzumutbaren Aufwand im Sinne der Stellungnahme G 1/92 analysiert und reproduziert werden konnte oder nicht?
II. Erwägungen der Großen Beschwerdekammer
Die Große Beschwerdekammer befasste sich in diesem Zuge nochmals vertieft mit einer Entscheidung aus dem Jahre 1992 (G 1/92). Hier hatte die Große Beschwerdekammer noch entschieden, dass
“The chemical composition of a product is state of the art when the product as such is available to the public and can be analysed and reproduced by the skilled person irrespective of whether or not particular reasons can be identified for analysing the composition.”
Auf Deutsch:
„Die chemische Zusammensetzung eines Erzeugnisses entspricht dem Stand der Technik, wenn das Erzeugnis als solches der Öffentlichkeit zugänglich ist und von der Fachperson analysiert und reproduziert werden kann, unabhängig davon, ob besondere Gründe für die Analyse der Zusammensetzung erkennbar sind oder nicht.“
Die Große Beschwerdekammer beobachtete hierbei, dass die Vorlagefrage für die G 1/92-Entscheidung keinen Hinweis auf eine irgendwie geartete Reproduzierbarkeit enthielt. Sie lautete:
Is the chemical composition of a product made available to the public by virtue of the availability to the public of that product, irrespective of whether particular reasons can be identify led to cause the skilled person to analyse the composition?
Auf Deutsch:
“Wird die chemische Zusammensetzung eines Erzeugnisses der Öffentlichkeit dadurch zugänglich gemacht, dass dieses Erzeugnis der Öffentlichkeit zur Verfügung steht, unabhängig davon, ob besondere Gründe erkennbar sind, die den Fachmann veranlassen, die Zusammensetzung zu analysieren?”
Die Große Beschwerdekammer ging daher zunächst der Frage nach, ob das Merkmal der Reproduzierbarkeit unterschiedlich zu bewerten sei, je nachdem ob man die Reproduzierbarkeit der chemischen Zusammensetzung oder des gesamten Erzeugnisses betrachtete. Die Große Beschwerdekammer kam jedoch zu dem Ergebnis, dass die Voraussetzung der Reproduzierbarkeit in beiden Auslegungsvarianten nicht (mehr) haltbar sei.
Das Kriterium der Reproduzierbarkeit schaffe eine rechtliche Fiktion, nach der ein tatsächlich frei verfügbares Produkt für die Fachperson nicht existent sei. Dies widerspreche der allgemeinen Lebenserfahrung. Überdies müssten Ausnahmen restriktiv gehandhabt werden und gesetzlich normiert sein. Vorliegend sei aus dem Gesetz nicht ersichtlich, wieso öffentliche Produkte anders behandelt werden sollten als druckschriftlicher Stand der Technik, der – im Gegensatz zu Patentanmeldungen – auch nicht auf seine Ausführbarkeit überprüft werde.
Außerdem würde die Voraussetzung der Reproduzierbarkeit dazu führen, dass auch die Vorprodukte des potenziell neuheitsschädlichen Produkts reproduzierbar sein müssten, da sich die Fachperson für die Frage der Reproduzierbarkeit ebenfalls nur dem Stand der Technik bedienen könnte. Dies würde dazu führen, dass die Fachperson sich nicht nur bestens mit der vertikalen Vertriebskette auskennen müsse, sondern letztlich in der Lage sein müsse, sämtliche Vorprodukte zu reproduzieren, also im Extremfall angefangen auf Atom- und Molekülebene. Die Große Beschwerdekammer verwies beispielhaft auf Rohöl, das Vorprodukt unzähliger Anwendungen sei und dennoch bis heute nicht reproduziert werden könne. Dieses Beispiel zeige, dass die Voraussetzung der Reproduzierbarkeit zu unsachgemäßen Ergebnissen führe.
Die Große Beschwerdekammer unterstrich dabei, dass es zwar theoretisch möglich sei, eine Trennlinie in der Vertriebskette zu ziehen, dies aber angesichts der Vielzahl an technischen Bereichen nicht zu zufriedenstellenden Ergebnissen führen könne.
Daher müsse die Voraussetzung der Reproduzierbarkeit entfallen.
Da damit bereits der zweite Teil des kumulativen Erfordernisses der Vorlagefrage entfiel („analysed and reproduced without undue burden“) kam es nicht mehr darauf an, ob das undue burden Erfordernis auch bei der Analysierbarkeit greife. Die Große Beschwerdekammer ließ zwar anklingen, dass es durchaus Fälle geben könne, in denen die Analysierbarkeit eine unzumutbare Belastung bedeute, ließ dabei aber offen, ob dies Auswirkungen auf die Frage habe, ob ein Produkt zum Stand der Technik gehört oder nicht.
III. Beantwortungen der Vorlagefragen
In der Folge hat die Große Beschwerdekammer die erste Vorlagefrage wie folgt (negativ) beantwortet:
„A product put on the market before the date of filing of a European patent application cannot be excluded from the state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC for the sole reason that its composition or internal structure could not be analysed and reproduced by the skilled person before that date.“
Auf Deutsch:
„Ein Erzeugnis, das vor dem Tag der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung in den Verkehr gebracht wurde, kann nicht allein deshalb vom Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ ausgeschlossen werden, weil seine Zusammensetzung oder sein innerer Aufbau vom Fachmann vor diesem Tag nicht analysiert und wiedergegeben werden konnte.“
Die zweite Vorlagefrage beantwortet die Große Beschwerdekammer folgerichtig mit „ja“ und führte aus:
„Technical information about such a product which was made available to the public before the filing date forms part of the state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC, irrespective of whether the skilled person could analyse and reproduce the product and its composition or internal structure before that date.“
Auf Deutsch:
„Technische Informationen über ein solches Erzeugnis, die der Öffentlichkeit vor dem Anmeldetag zugänglich gemacht wurden, gehören zum Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ, unabhängig davon, ob der Fachmann das Erzeugnis und seine Zusammensetzung oder seinen inneren Aufbau vor diesem Tag analysieren und reproduzieren konnte.“
Da die dritte Vorlagefrage verlangte, dass entweder die erste Frage mit ja oder die zweite mit nein beantwortet worden wäre, ließ die Große Beschwerdekammer diese offen.
IV. Einschätzung
Die Fachperson muss ein Produkt nicht länger reproduzieren können, damit dies zum Stand der Technik gehört. Die Analysierbarkeit ist ausreichend. Dies erhöht die Rechtssicherheit für Dritte. Die Voraussetzungen sind für alle technischen Gebiete identisch und unabhängig von Einzelheiten des konkreten Sachverhalts. Die Große Beschwerdekammer hat sich damit für eine Alles-oder-Nichts-Lösung entschieden und möchte hierdurch Widersprüche vermeiden. Dies gelingt. Auf der anderen Seite schränkt die Entscheidung so die Position von Patentinhabern in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren massiv ein. Die Zukunft wird zeigen, ob nicht doch ein differenzierterer Ansatz erforderlich ist.
Nationale Gerichte verfolgen bisher überwiegend einen restriktiveren Ansatz, auf den auch die AIPPI in ihrem amicus curiae Brief hingewiesen hat.
Im Europäischen Kontext bleibt vor allem abzuwarten, welchen Kurs das Berufungsgericht des Einheitlichen Patentgerichts wählen wird, das sich in der Vergangenheit aufgeschlossen gegenüber EPA-Rechtsprechung gezeigt hat, da diese naturgemäß einen europäisch harmonisierten Ansatz liefert als Entscheidungen nationaler Gerichte.
Internationale Anerkennung:
Dr. Christof Augenstein in der Liste der IAM Strategy 300 – The World’s Leading IP Strategists 2025 ausgezeichnet
Kather Augenstein freut sich, bekannt zu geben, dass ihr Partner, Dr. Christof Augenstein, in der Liste der IAM Strategy 300 – The World’s Leading IP Strategists 2025 ausgezeichnet wurde. Diese angesehene Auszeichnung würdigt seine außergewöhnliche strategische Weitsicht und seine herausragenden Leistungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums.
IAM Strategy 300 gilt als maßgeblicher Leitfaden für die weltweit führenden IP-Strategen und umfasst Experten aus renommierten Inhouse-Teams, Anwaltskanzleien und spezialisierten Dienstleistungsunternehmen. Die Aufnahme in diese Liste würdigt Persönlichkeiten, die durch innovative und zukunftsorientierte Strategien im Bereich des geistigen Eigentums einen außergewöhnlichen Mehrwert schaffen.
Die Aufnahme von Dr. Augenstein in diesen renommierten Leitfaden würdigt sein unermüdliches Streben nach Exzellenz sowie sein konsequentes Engagement für die Weiterentwicklung der Innovationslandschaft. Sein strategisches Handeln im Bereich geistigen Eigentums hat ihm international Respekt und hohe Anerkennung unter Fachkollegen eingebracht.“
Kather Augenstein gratuliert Dr. Christof Augenstein herzlich zu dieser herausragenden Auszeichnung und würdigt damit seinen bedeutenden Beitrag zur Weiterentwicklung der Strategien im Bereich des geistigen Eigentums.
Die vollständige Liste der IAM Strategy 300 – The World’s Leading IP Strategists 2025 finden Sie hier.
Aktuelle News.
UPC:
Zuständigkeit für Klage gegen mehrere Gesellschaften im In- und Ausland (Lokalkammer München)
Mit Entscheidung vom 20.06.2025 hat die Lokalkammer München des Einheitlichen Patentgerichts (UPC) über mehrere Einsprüche gegen ihre internationale Zuständigkeit entschieden. Die Entscheidung betrifft eine grenzüberschreitende Patentverletzungsklage gegen vier verschiedene Unternehmen.
1. Sachverhalt
Die Klägerin macht geltend, dass verschiedene Mobilgeräte von ihrem europäischen Patent Gebrauch machen. Die Klage richtete sich gegen: Zwei konzernverbundene Unternehmen mit Sitz in den USA (Beklagte zu 1 und 2), eine deutsche Vertriebsgesellschaft desselben Konzerns (Beklagte zu 3), sowie ein niederländisches Logistikunternehmen (Beklagte zu 5), das angeblich in den Vertrieb der Geräte eingebunden ist.
Die Klägerin hatte mit der Klageschrift Art. 33 (1) lit. b EPGÜ als Grundlage für die Zuständigkeit der Lokalkammer München angeführt. Die Beklagten legten Einspruch nach R. 19 VerfO ein und rügten darin die Zuständigkeit und trugen u.a. vor, es bestehe keine relevante Geschäftsbeziehung zwischen den Beklagten. Die Klägerin ergänzte daraufhin ihren Vortrag im Einspruchserwiderungsschriftsatz um Art. 33 (1) lit. a EPGÜ und verwies auf eine konkrete Lieferung eines Mobilgeräts nach München.
2. Entscheidung der Lokalkammer München
Die Lokalkammer München hat den Einspruch der Beklagten zurückgewiesen. Der Einspruch der Beklagte zu 1 und 2 sei bereits unzulässig, weil die Beklagten zu 1 und 2 den Einspruch erst nach Ablauf der Monatsfrist erhoben haben. Der Einspruch der Beklagten zu 3 und 5 hingegen sei zwar zulässig, aber nicht begründet.
a) Beklagte zu 3 (deutsche Vertriebsgesellschaft)
Hinsichtlich der deutschen Tochtergesellschaft hat die Lokalkammer München ihre die Zuständigkeit unmittelbar aus Art. 33 (1) lit. b Satz 1 EPGÜ abgeleitet. Die Beklagte zu 3 hat ihre Hauptniederlassung in Deutschland, sodass eine deutsche Lokalkammer unabhängig vom konkreten Ort der Verletzungshandlung örtlich zuständig ist. Die weitergehende Rüge der mangelnden Substantiierung der Verletzungsvorwürfe war für die Zuständigkeitsprüfung unbeachtlich.
b) Beklagte zu 1 und 2 (US-amerikanische Gesellschaften)
Die Einsprüche der Beklagten zu 1 und 2 hat das Gericht bereits als unzulässig verworfen. Die Beklagten zu 1 und 2 haben ihre Einsprüche erst nach Ablauf der einmonatigen Frist gemäß Regel 19.1 VerfO eingelegt. Bei Zustellungen außerhalb der Vertragsmitgliedsstaaten kommt es in jedem Fall auf die tatsächliche Zustellung an, weil die 10-Tages-Fiktion nach R. 271 (6) (b) VerfO nur auf Zustellungen innerhalb und nicht auf außerhalb der Vertragsmitgliedsstaaten Anwendung findet. Die Beklagten zu 1 und 2 haben die Monatsfrist ausgehend von der tatsächlichen Zustellung der Klageschrift nicht eingehalten.
Ungeachtet dessen das Gericht die Begründetheit des Einspruchs hilfsweise geprüft. Das Gericht stellte fest, dass die Lokalkammer München für die Klage gegen diese beiden Beklagten nach Art. 33 (1) lit. b Satz 2 EPGÜ zuständig ist. Entscheidend war, dass eine der Mitbeklagten (Beklagte zu 3) ihren Sitz in Deutschland hat, zwischen den Beklagten eine Geschäftsbeziehung im Sinne des EPGÜ besteht und derselbe Verletzungsvorwurf erhoben wird. Die Kammer stellte klar, dass die Anforderungen an eine „Geschäftsbeziehung“ nicht zu hoch angesetzt werden dürfen. Eine konzerninterne Verbundenheit und arbeitsteilige Tätigkeit im Rahmen des Vertriebs genügen bereits.
c) Beklagte zu 5 (niederländisches Logistikunternehmen)
Die Lokalkammer München bejahte die Zuständigkeit für die Beklagten zu 5 wahlweise auf Grundlage von Art. 33 Abs. 1 lit. b Satz 2 oder lit. a EPGÜ. Zwar gehört die Beklagte zu 5 nicht demselben Konzern an wie die anderen Beklagten an, dennoch stellte das Gericht fest, dass eine Geschäftsbeziehung im Sinne von Art. 33 (1) lit. b Satz 2 EPGÜ gegeben sei, weil das Unternehmen als Logistikdienstleister europaweit für den Konzern tätig ist.
Hilfsweise bejahte das Gericht auch die Zuständigkeit gemäß Art. 33 (1) lit. a EPGÜ, weil die Beklagte zu 5 die Geräte auch nach Deutschland geliefert hat. Das Gericht betonte in diesem Zusammenhang, dass es für die Zuständigkeitsprüfung nicht auf den Beweis der Verletzung ankäme, sondern lediglich der Vortrag der Klägerin maßgeblich sei.
Dem steht auch nicht entgegen, dass sich die Klägerin mit der Klageschrift nur auf eine Zuständigkeit nach Art. 33 (1) lit. b EPGÜ gestützt hat. Zwar setzt R. 13.1 (n) VerfO voraus, dass die Klägerin rechtliche Ausführungen bereits mit der Klageschrift machen muss. Dies setze aber nicht voraus, dass die Klägerin alle möglichen Verteidigungslinien vorwegnehmen muss. R. 13.1 (n) VerfO schließe nicht aus, dass die Klägerin ihren Vortrag im weiteren Verlauf konkretisiert bzw. auf Einwendungen seitens der Beklagten eingeht.
3. Fazit
Die Entscheidung der Lokalkammer München steht im Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung des UPC und zeigt auf, dass das UPC ein Forum ist, um grenzüberschreitende Patentverletzungsverfahren effizient an einem Ort zu bündeln. Die Entscheidung gibt insbesondere zu folgenden Punkten praxisrelevante Hinweise:
Die Frist zur Einlegung eines Einspruchs beginnt bei Zustellungen außerhalb der Vertragsmitgliedsstaaten mit der tatsächlichen Zustellung. Einträge im CMS sind nicht maßgeblich.
Die Anforderungen an eine „Geschäftsbeziehung“ im Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. b Satz 2 EPGÜ sind weit zu verstehen und schließen konzerninterne sowie logistische Verbindungen ein.
Es ist grundsätzlich möglich sich auf zusätzliche Zuständigkeitsvorschriften im Laufe des Verfahrens zu berufen, auch wenn sie in der Klageschrift nicht ausdrücklich genannt wurden. Im Sinne der anwaltlichen Vorsicht, sollten aber möglichst zu beiden in Art. 33 (1) EPGÜ geregelten Zuständigkeitstatbeständen bereits in der Klageschrift vorgetragen werden.
