IAM Patent 1000 Germany 2026:
Erneute Gold-Rankings für Kather Augenstein in Patentstreitigkeiten und UPC
Kather Augenstein wurde im renommierten Ranking IAM Patent 1000 – The World’s Leading Patent Professionals erneut mit Gold im Bereich Patentverletzungsverfahren (Infringement)ausgezeichnet. Das jährlich veröffentlichte Ranking würdigt weltweit führende Kanzleien und Patentexperten, die sich durch besondere fachliche Expertise, strategische Stärke und exzellente Mandantenbetreuung auszeichnen.
IAM Patent 1000 hebt insbesondere die Kompetenz von Kather Augenstein hervor, technisch anspruchsvolle und strategisch komplexe Patentstreitigkeiten auf internationaler Ebene erfolgreich zu führen. Besonders gewürdigt werden das strukturierte Management komplexer Verfahren, die effiziente Koordination paralleler Prozesse sowie innovative Prozessstrategien – Qualitäten, die sich insbesondere in Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht (Unified Patent Court, UPC) bewährt haben.
Besonders freuen wir uns auch über die erneute individuelle Anerkennung mehrerer Kolleginnen und Kollegen im IAM Patent 1000. Die Auszeichnungen unterstreichen die fachliche Stärke und Breite unseres Patent Litigation Teams:
Neben der Gold-Auszeichnung im Bereich Patentverletzungsverfahren wurde Kather Augenstein auch in der Kategorie Unified Patent Court (UPC)erneut mit Gold ausgezeichnet. Damit gehört unsere Boutique Kanzlei weiterhin zu einem exklusiven Kreis von führenden Kanzleien, die in diesem Bereich die höchste Bewertung erhalten.
Diese Auszeichnungen sind eine Bestätigung für das Engagement, die fachliche Exzellenz und die enge Zusammenarbeit unseres gesamten Teams.Unser Dank gilt unseren Mandanten für ihr Vertrauen und die langjährige Zusammenarbeit. Wir freuen uns darauf, unsere Mandanten auch künftig bei strategisch bedeutenden und technologisch anspruchsvollen Patentstreitigkeiten in Europa und darüber hinaus zu begleiten.
Weitere Informationen zum aktuellen IAM Patent 1000 Ranking erhalten Sie hier.
Aktuelle News.
Zulässigkeit der Geltendmachung einer eingeschränkten Anspruchsfassung im einstweiligen Rechtsschutz vor dem Einheitlichen Patentgericht
Das Berufungsgericht des Einheitlichen Patentgerichts („EPG“) hat mit Anordnung vom 27.03.2026 (UPC_CoA_898/2025 – ONWARD v Niche) über die Frage entschieden, ob im Verfahren auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen auch eine nicht eingetragene Anspruchsfassung eines Patents – ggf. hilfsweise – geltend gemacht werden kann.
I. Sachverhalt
Die Antragstellerin und Berufungsklägerin (nachfolgend „Antragstellerin“) ist Inhaberin des Streitpatents EP 3 421 081 betreffend ein System für Neuromodulation. Die Antragsgegnerin und Berufungsbeklagte (nachfolgend „Antragsgegnerin“) bietet an und vertreibt u.a. in Deutschland ein System zur Stimulation des Rückenmarks sowie zugehörige Eletrodenpads. Die Antragstellerin hat eine unmittelbare, hilfsweise mittelbare Verletzung durch die Stimulationssysteme sowie eine mittelbare Verletzung durch die Elektrodenpads geltend gemacht.
Erstinstanzlich hatte die Antragstellerin insgesamt acht Hilfsanträge auf Grundlage einer eingeschränkten Fassung des Streitpatents gestellt. Die Lokalkammer München hat den Antrag auf Grund von Zweifeln an der Neuheit des Anspruchs 1 in seiner erteilten Fassung zurückgewiesen (Lokalkammer München, Anordnung v. 17.10.2025, UPC_CFI_693/2025). Die Hilfsanträge hat die Lokalkammer München ebenfalls zurückgewiesen. Nach Auffassung der Lokalkammer München käme die Anordnung einstweiliger Maßnahmen auf Basis einer geänderten Anspruchsfassung generell nicht in Betracht. Das summarische Verfahren habe nicht den Zweck, einstweilige Maßnahmen anzuordnen, obwohl die erteilte Fassung erkennbar mangelhaft sei. Das Gericht müsse gemäß Art. 62 des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht („EPGÜ“) von der Gültigkeit des Patents in seiner erteilten Fassung überzeugt sein. Das „betreffende Patent“ nach R. 211 Nr. 2 Verfahrensordnung des EPG („VerfO“) meine nicht ein geändertes Patent. Hält der Patentinhaber (Hilfs-)Anträge auf Basis einer geänderten Anspruchsfassung für erforderlich, so bedeute dies bereits, dass das erteilte Patent wahrscheinlich nicht gültig sei. Zur Frage der Patentverletzung hat sich die Lokalkammer München mangels Entscheidungserheblichkeit nicht geäußert.
Mit ihrer Berufung hat die Antragstellerin den Hauptantrag basierend auf dem erteilten Anspruch 1 des Streitpatents geltend gemacht, hilfsweise eine Kombination des Anspruchs 1 mit Unteranspruch 9 und Merkmalen des Unteranspruchs 7. Nach einer negativen Einführung des Berufungsgerichts in der mündlichen Verhandlung hat die Antragstellerin den Hilfsantrag bedingungslos als neuen Hauptantrag gestellt.
II. Entscheidung des Berufungsgerichts
Der Antrag auf Basis der eingeschränkten Anspruchsfassung wurde zwar für zulässig, jedoch unbegründet befunden.
1. Hilfsanträge im Verfahren über einstweilige Maßnahmen
Das Berufungsbericht erklärt zunächst, dass die nach Art. 76 (1) EPGÜ geltende Dispositionsmaxime im Rahmen der Antragstellung auch zu einer eventuellen Anspruchshäufung berechtigt. Wird ein entsprechender Hilfsantrag erst nach der Antragstellung eingeführt, gilt R. 263.1 VerfO. Hat der Hauptantrag keinen Erfolg, so bestimmt sich die Zulässigkeit des Hilfsantrags nach R. 263.2 VerfO.
Im Rahmen der R. 263.2 VerfO ist insbesondere der summarische Charakter des Eilverfahrens zu berücksichtigen. Die Zulassung muss also insbesondere mit der Schnelligkeit des Verfahrens, den kürzeren Fristen, den eingeschränkten Beweismöglichkeiten und dem Charakter als vorläufige Regelung vereinbar sein. In der Regel kann nur ein einzelner Hilfsantrag oder eine geringe Anzahl als angemessen angesehen werden. Es handelt sich zudem um einen neuen Antrag im Berufungsverfahren, wenn der Wortlaut eines in erster Instanz gestellten Antrags geändert wird (etwa mit der Begründung einer akkurateren Übersetzung der in anderer Sprache abgefassten Patentansprüche).
Wird ein neuer Hilfsantrag erst im Berufungsverfahren gestellt, so steht die Zulassung im Ermessen des Gerichts gemäß Art. 73 (4) EPGÜ, R. 222.2 VerfO. Auch hier muss der summarische Charakter des Eilverfahrens berücksichtigt werden und der Umstand, dass dem Antragsgegner ggf. eine Instanz genommen wird. Daher sollte in der Regel Zurückhaltung bei der Zulassung geübt werden.
Unabhängig davon, ob ein bedingungsloser Übergang vom Haupt- zum Hilfsantrag eine bedingungslose Beschränkung nach R. 263.3 VerfO, eine Klageänderung nach R. 263.1 VerfO oder eine teilweise Rücknahme nach R. 265 VerfO darstelle, sei dies in jedem Fall zulässig. Insofern führe ein parallel anhängiges Hauptsacheverfahren basierend auf demselben Sachverhalt zwischen denselben Parteien nicht zu einem berechtigten Interesse der Antragsgegnerin an einer Entscheidung über den ursprünglichen Hauptantrag, denn die Entscheidung des Berufungsgerichts hat keine Bindungswirkung für das Hauptsacheverfahren. Insbesondere ist die Lokalkammer nicht an die Auslegung oder Rechtsbestandsprognose des Berufungsgerichts gebunden.
2. Geltendmachung einer eingeschränkten Anspruchsfassung
Das Berufungsgericht entschied, dass die Geltendmachung einer nicht eingetragenen Anspruchsfassung im Verfahren über einstweilige Maßnahmen nicht von vornherein ausgeschlossen ist.
Insofern widersprach das Berufungsgericht der Ansicht der Lokalkammer München, wonach das „betreffende Patent“ in R. 211.2 VerfO die erteilte Anspruchsfassung meine. Mit Verweis auf diverse Stellen des EPGÜ und der VerfO legte das Berufungsgericht dar, dass „betreffendes“ vielmehr als Bezug zum konkret geltend gemachten, also streitgegenständlichen Patent verwendet werde. Dabei war dem Gesetzgeber die Unterscheidung von der erteilten Fassung bewusst (vgl. R. 30.1 a) RoP). Insofern bestünde kein Anhaltspunkt „das betreffende Patent“ in R. 211.2 VerfO anders zu verstehen.
Der summarische Charakter des Eilverfahrens stünde ebenfalls nicht per se entgegen. Das kürzere Fristenregime und die Möglichkeit eines ex-parte-Verfahrens bestehen unabhängig der gegenständlichen Anspruchsfassung. Auch werden die Verteidigungsmöglichkeiten des Antragsgegners nicht automatisch eingeschränkt, denn es ist immer nur der konkret geltend gemachte Anspruch maßgeblich, nicht eine unüberschaubare Anzahl an Kombinationen.
Die Zulässigkeit ist letztlich eine Frage des Einzelfalls. Eine drohende Verkürzung des Rechtsschutzes des Antragsgegners werde insofern im Rahmen der Abwägung nach R. 211.3 VerfO und/oder im Rahmen der Notwendigkeit berücksichtigt.
Jedenfalls rechtfertigt die Geltendmachung einer eingeschränkten Fassung nicht den Rückschluss, dass das Patent in seiner erteilten Fassung mangelhaft sei. Vielmehr kann angenommen werden, dass der Antragsteller die eingeschränkte Fassung als verletzt und mit hoher Wahrscheinlichkeit rechtsbeständig ansieht, sie also den sichersten Weg bildet, das Patent erfolgreich im Eilverfahren durchzusetzen. Ein vorheriges, mehrmonatiges EPA-Beschränkungsverfahren kann zudem nicht verlangt werden, da dies der Eilbedürftigkeit des Verfahrens über einstweilige Maßnahmen entgegenstünde. Auch muss das Gericht in jedem Falle, gleich ob ein Patent in seiner erteilten Fassung oder einer eingeschränkten Fassung geltend gemacht wird, selbst ausreichende Sicherheit von der Gültigkeit des Patents nach R. 211.2 VerfO erlangen.
3. Keine Verletzung des Streitpatents
Das Berufungsgericht konnte jedoch keine ausreichende Überzeugung von der Verletzung des Streitpatents erlangen.
Die geltend gemachte Anspruchsfassung setzte für eine unmittelbare Verletzung voraus, dass die angegriffenen Ausführungsformen eine anspruchsgemäße Programmierung im Auslieferungszustand aufweisen. Es wurde jedoch festgestellt, dass die angegriffenen Ausführungsformen nur ohne Programmierung vertrieben worden sind. Eine Zurechnung der etwaigen Vornahme einer anspruchsgemäßen Programmierung durch die Abnehmer (sog. Verlängerte Werkbank) könne nicht angenommen werden. Hierzu müsste sich die Programmierung automatisch bzw. zwangsläufig ergeben. Dies sei mangels entsprechender Anweisung oder Anleitung in den Benutzerhandbüchern jedoch nicht zu erkennen.
Eine mittelbare Verletzung scheiterte am Fehlen der subjektiven Tatbestandsvoraussetzungen. Insofern ließen die objektiven Umstände nicht den Schluss auf eine entsprechende Verwendungsbestimmung seitens der Abnehmer zu. Es sei auch kein konkreter Fall einer tatsächlichen nachfolgenden Patentbenutzung vorgebracht worden.
III. Fazit
Die Anordnung des Berufungsgerichts klärt eine sehr praxisrelevante Frage und ist insbesondere für Patentinhaber begrüßenswert. Gleichzeitig ist zu beachten, dass die Zulässigkeit von Hilfsanträgen im Verfahren über einstweilige Maßnahmen Einzelfallentscheidungen sind, bei denen das Gericht alle maßgeblichen Umstände berücksichtigt und die Zulassung letztlich erneut im Ermessen des Gerichts steht.
Es ist daher zu raten, etwaige Hilfsanträge bereits frühzeitig im Verfahren zu stellen, sodass beide Parteien Gelegenheit haben, in der Sache Stellung zu nehmen. Es liegt nahe, bereits im Rahmen der Antragstellung „insbesondere“-Anträge zu stellen. Hierbei muss jedoch beachtet werden, dass in der Regel nur ein oder wenige Hilfsanträge als angemessene Anzahl angesehen werden dürften. Hinzu kommt, dass wohl regelmäßig erst nach dem Einspruch des Antragsgegners offenbar wird, welche Einschränkung zur Abgrenzung vom Stand der Technik oder zur Überwindung einer unzulässigen Erweiterung erforderlich sein könnte. In diesem Fall käme eine Klageänderung oder der Übergang vom Haupt- zum Hilfsantrag in Frage.
Sofern eine Erwiderung auf den Einspruch zugelassen sein sollte, sollte ein Hilfsantrag spätestens mit diesem Schriftsatz gestellt werden, damit der Antragsgegner sich jedenfalls noch vor einer mündlichen Verhandlung – sofern anberaumt – schriftlich verteidigen kann.
Auch zeigt sich erneut, dass eine frühzeitige Prüfung des Rechtsbestandes eigener Patente ratsam ist. Dies gilt umso mehr in den ohnehin schon zeitkritischen Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes. Nach Zustellung des Einspruchs des Antragsgegners verbleiben regelmäßig nur wenige Wochen für die Ausarbeitung der Erwiderung auf den Einspruch und eine etwaige Einschränkungsmöglichkeit.
Erste Vorlage des EPG an den EuGH – Dyson v Dreame
Mit Beschluss vom 06.03.2026 hat das Berufungsgericht des Einheitlichen Patentgerichts (EPG) in der Sache Dyson v Dreame erstmals Fragen zur Vorabentscheidung an den Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) vorgelegt. Die Vorlage betrifft zentrale Fragen der internationalen Zuständigkeit („long-arm jurisdiction“) des EPG sowie die Einordnung eines EU-Bevollmächtigten als mögliche „Mittelsperson“ im Sinne der Durchsetzungsrichtlinie.
Ausgangspunkt: Einstweilige Verfügung der Lokalkammer Hamburg (Link)
Ausgangspunkt des Berufungsverfahrens ist die einstweilige Verfügung der Lokalkammer Hamburg vom 14.08.2025 im Streit zwischen der Patentinhaberin Dyson Technology Ltd. und mehreren Unternehmen der Dreame-Gruppe. Streitgegenstand ist das EP 3 119 235, das eine Lockenaufsatz-Technologie für handgehaltene Haarstylinggeräte schützt. Dyson machte geltend, dass verschiedene von Dreame vertriebene Haarstylinggeräte diese patentierte Curling-Barrel-Technologie verletzen.
Beklagt waren insbesondere Dreame International (Hong Kong) Ltd. als Herstellerin und Betreiberin mehrerer europäischer Produktwebsites, der deutsche Vertriebspartner Teqphone GmbH, die schwedische Tochtergesellschaft Dreame Technology AB sowie die in Deutschland ansässige Eurep GmbH, die als bevollmächtigte EU-Vertreterin von Dreame nach unionsrechtlichen Produktsicherheitsvorschriften fungiert.
Die Lokalkammer gab dem Antrag von Dyson im Wege einer einstweiligen Verfügung weitgehend statt. Sie untersagte die Herstellung, das Anbieten, das Inverkehrbringen sowie die Einführung und Lagerung der angegriffenen Produkte bzw. das Anbieten der Dienste durch die Eurep innerhalb des EPG-Gebiets und erstreckte die Verfügung teilweise auch auf den spanischen Teil des europäischen Patents.
Dabei bejahte die Lokalkammer zum einen eine weitreichende internationale Zuständigkeit des EPG auch gegenüber der außerhalb der EU ansässigen Beklagten. Es stützte sich hierfür auf Art. 71b Abs. 2 i.V.m. Art. 7 Nr. 2 und Art. 8 Abs. 1 der Brüssel-Ia-Verordnung und stellte darauf ab, dass die behaupteten Verletzungshandlungen im EPG-Gebiet Wirkungen entfalten. Die Entscheidung knüpft damit an die Rechtsprechung des EuGH in der Sache BSH Hausgeräte GmbH v Electrolux AB an, in der der Gerichtshof klargestellt hat, dass Gerichte eines Mitgliedstaats unter bestimmten Voraussetzungen auch über Verletzungen nationaler Teile eines europäischen Patents außerhalb ihres eigenen Hoheitsgebiets entscheiden können. Mehr hierzu im folgenden Blogartikel.
Zum anderen qualifizierte die Lokalkammer die in Deutschland ansässige Eurep GmbH, als ,,authorised representative“ nach den Produktsicherheits- und Marktüberwachungsvorschriften (VO (EU) 2023/988 und 2019/1020) als unverzichtbares Glied der Vertriebskette. Dadurch konnte sie sowohl als Ankerbeklagte zur Begründung der Zuständigkeit als auch als Mittelsperson angesehen werden, gegen die eine Unterlassungsverfügung nach Art. 63 Abs. 1 S. 2 EPGÜ ergehen kann.
Die erstinstanzliche Entscheidung zeigte damit, wie das EPG über Ankerbeklagte und Intermediäre eine grenzüberschreitende Durchsetzung von Unterlassungsansprüchen auch gegenüber komplexen internationalen Vertriebsstrukturen ermöglichen kann.
Die Berufungsinstanz: Erweiterung der Verfügung und Vorlage an den EuGH
Das Berufungsgericht bestätigte den Kern der Hamburger Entscheidung, ging jedoch hinsichtlich der materiellen Reichweite deutlich weiter. Für das EPG‑Gebiet wies es die Berufung von Dreame zurück und erweiterte die einstweilige Verfügung zugunsten Dysons auch auf die neuen Produkte.
Gleichzeitig spaltete das Berufungsgericht das Verfahren auf: Die Teile der Rechtsmittel, die sich auf Verbote mit Wirkung für Spanien sowie auf die Verfügungsanträge gegen Eurep beziehen, wurden nach Art. 38 Abs. 2 EPG-Satzung und R. 266.5 VerfO bis zur Entscheidung des EUGH ausgesetzt. In allen übrigen Punkten entschied das Berufungsgericht durch eine gesonderte, am selben Tag ergangene Anordnung (siehe hier: Link).
Vier Vorlagefragen zur Vorabentscheidung
Das Berufungsgericht legte dem EuGH vier Fragen zur Auslegung des Unionsrechts vor.
Die erste Frage betrifft Art. 8 Abs. 1 i.V.m. Art. 71b Abs. 2 der Brüssel-Ia-Verordnung. Der EuGH soll unter anderem klären, ob eine Konstellation wie im vorliegenden Fall – ein außerhalb der EU ansässiger Hersteller und ein in einem UPC-Staat ansässiger Intermediär – geeignet ist, die Gefahr „unvereinbarer Entscheidungen“ zu begründen und damit eine gemeinsame Zuständigkeit des EPG zu rechtfertigen. (Hier im Original: Must Article 8(1) in conjunction with Article 71b(2) of Regulation 1215/2012 be interpreted a meaning that a situation where, in proceedings before a common court within the meaning of Article 71a(2) of Regulation 1215/2012, a first company that is established in a third State is alleged to have committed an infringement of a national part of a European patent which is in force in a EU Member State that is not party to the instrument establishing the common court, and a second company that is established in an EU Member State that is party to the instrument establishing the common court is alleged to be an intermediary whose services are used by the first company to infringe in the EU Member State that is not party to the instrument establishing the common court, is capable of leading to “irreconcilable judgments” resulting from separate proceedings as referred to in Article 8(1) Regulation 1215/2012?)
Für den Fall, dass Art. 8 Abs. 1 nicht greift, fragt das Berufungsgericht, ob sich eine Zuständigkeit für einstweilige Maßnahmen gegen einen Drittstaatshersteller unmittelbar aus Art. 71b Abs. 2 Satz 2 Brüssel-Ia-VO ergeben kann. Dies betrifft insbesondere Situationen, in denen identische Produkte sowohl in UPC-Staaten als auch in Nicht-UPC-Staaten über nahezu identische Websites angeboten werden (Must Article 71b(2), second sentence, of Regulation 1215/2012 be interpreted as meaning that common court has jurisdiction in relation to an action for provisional measures against a compan established in a third State that is alleged to have infringed a European patent in force in an EU Member State that is not party to the instrument establishing the common court, and in some or all EU Member States that are party to the instrument establishing the common court by offering the same products in all those EU Member States through websites that are identical apart from the language?)
Die dritte Frage ergänzt: Ist für die Zuständigkeitsprüfung relevant, dass der Drittstaatshersteller einen in der EU ansässigen Vertreter nutzt? (Is the fact that the company uses the services of a company that is established in an EU Member State that is party to the instrument establishing the common court in order to infringe a relevant circumstance in answering this second question?)
Vierte Vorlagefrage: „Authorised representative“ als Mittelsperson?
Ebenfalls besonderer Aufmerksamkeit gilt der vierten Vorlagefrage. Sie betrifft die Schnittstelle zwischen unionsrechtlicher Produktsicherheit und der unionsrechtlich harmonisierten IP-Durchsetzung. Der EuGH soll klären, ob Art. 9 Abs. 1 lit. a der Durchsetzungsrichtlinie 2004/48/EG – oder eine andere unionsrechtliche Vorschrift – einer Rechtsprechung entgegensteht, nach der eine patentrechtliche Unterlassungsverfügung gegen einen „authorised representative“ ergehen kann, der für einen außerhalb der EU ansässigen Hersteller die in den Verordnungen (EU) 2023/988 und 2019/1020 vorgesehenen Aufgaben übernimmt (Does Article 9(1)(a) of Directive 2004/48 or any other provision of Union law preclude case-law of a national or common court under which an interlocutory injunction aimed at preventing or prohibiting infringement of a patent by a third party by placing products on the market to which 10 Regulation 2023/988 and 2019/1020 apply may be granted against an authorised representative that performs the tasks laid down in these Regulations on behalf of the third party?).
Die Hamburger Lokalkammer hatte insoweit bereits klar Stellung bezogen. Angesichts der unionsrechtlichen Pflicht, bei bestimmten Produktkategorien einen in der EU ansässigen Wirtschaftsakteur zu benennen, sah sie den EU-Bevollmächtigten als unverzichtbaren Bestandteil der Vertriebsorganisation und damit als mögliche Mittelsperson.
Das Berufungsgericht greift diese Überlegung auf, weist jedoch darauf hin, dass die bisherige EuGH-Rechtsprechung zum Intermediärsbegriff – etwa in UPC Telekabel Wienv Constantin Film (C-314/12) oder Tommy Hilfiger v Delta Center (C-494/15) – vor allem Dienstleister betraf, deren Leistungen die tatsächliche Begehung von Rechtsverletzungen ermöglichen, etwa Marktstandbetreiber oder Access-Provider. Ob dieser Ansatz auch auf Akteure übertragbar ist, deren Hauptfunktion in der regulatorischen Compliance liegt und die keine unmittelbare Kontrolle über den Vertrieb der Produkte haben, ist Gegenstand der Vorlage.
Ausblick: Verfahrensaussetzung und EuGH-Entscheidung
Mit der Vorlage verlagert sich die weitere Klärung zentraler Fragen nun auf die Ebene des Unionsrechts. Das Berufungsgericht hat die einstweilige Verfügung für das EPG-Gebiet im Wesentlichen bestätigt und teilweise erweitert, die Teile des Verfahrens betreffend die territoriale Reichweite der Verfügung sowie die gegen den EU-Bevollmächtigten gerichteten Ansprüche jedoch bis zur Entscheidung des EuGH ausgesetzt.
Der EuGH wird damit erstmals Gelegenheit haben, sich sowohl zur internationalen Zuständigkeit des EPG gegenüber Drittstaatherstellern als auch zur möglichen Einordnung eines nach Produktsicherheitsrecht benannten EU-Bevollmächtigten im Rahmen der Durchsetzungsrichtlinie zu äußern. Dabei knüpft die Vorlage erkennbar an die bislang weit gefasste EuGH-Rechtsprechung zum Intermediärbegriff an: Bezeichnenderweise fragt das Berufungsgericht nicht nach der Möglichkeit einer solchen Einordnung, sondern danach, ob Art. 9 Abs. 1 lit. a der Durchsetzungsrichtlinie sie „preclude“, also ausschließen würde.
Bis zur Entscheidung des EuGH bleiben diese Fragen offen und werden die künftige Praxis des EPG bei grenzüberschreitenden Unterlassungsanträgen maßgeblich prägen. Nach Verkündung des EuGH-Urteils wird das Verfahren an das Berufungsgericht zurückverwiesen, das die einstweilige Verfügung unter Berücksichtigung der Leitlinien des EuGH erneut prüfen wird. Da Vorabentscheidungen des EuGH typischerweise 1 bis 2 Jahre benötigen, ist mit einer längeren Verfahrenspause zu rechnen.
Drei Auszeichnungen für Kather Augenstein bei den Managing IP Awards EMEA 2026
Ein besonderer Abend für uns in London: Bei den diesjährigen Managing IP Awards EMEA 2026 wurden wir gleich dreifach ausgezeichnet – und das ausgerechnet in unserem Jubiläumsjahr. Für uns ist das eine besondere Anerkennung unserer Arbeit im internationalen IP- und UPC-Umfeld.
Wir freuen uns über folgende Auszeichnungen:
Germany UPC Firm of the Year (Law Firms)
Europe Impact Case of the Year – Fujifilm v Kodak
Germany Patent Practitioner of the Year (Law Firms) – verliehen an Miriam Kiefer LL.M.
Auszeichnung für unsere UPC-Arbeit
Mit dem Award als Germany UPC Firm of the Year wurde insbesondere unsere starke Präsenz vor dem Einheitlichen Patentgericht gewürdigt. Seit Start des UPC begleiten wir zahlreiche nationale und internationale Verfahren und zählen heute zu den besonders aktiven Kanzleien in diesem Bereich.
Europe Impact Case of the Year: Fujifilm v Kodak
Die Auszeichnung für den Europe Impact Case of the Year würdigt eines der derzeit bedeutendsten Verfahren im europäischen Patentumfeld: Fujifilm v Kodak. Die Anerkennung bestätigt unsere Expertise in komplexen, technologisch anspruchsvollen und wirtschaftlich relevanten Patentstreitigkeiten.
Persönliche Auszeichnung für Miriam Kiefer
Ein besonderes Highlight des Abends war die Auszeichnung von Miriam Kiefer als Germany Patent Practitioner of the Year.
Mit ihrer strategischen Klarheit, technischen Expertise und ihrer prägenden Rolle im UPC-Umfeld steht sie exemplarisch für die Entwicklung unserer IP Boutique. Besonders bemerkenswert: Sie war die einzige Frau auf der Shortlist in dieser Kategorie.
Herzlichen Dank an unser Team
Diese drei Awards stehen für die Arbeit eines Expertenteams, das komplexe Mandate mit Präzision, Engagement und einem klaren Fokus auf die Interessen unserer Mandanten begleitet.
Wir bedanken uns bei allen Kolleginnen und Kollegen, Mandanten und Mandantinnen, Wegbegleitern und Wegbegleiterinnen, die diesen Erfolg möglich gemacht haben.
Aktuelle News.
Vertraulichkeit in SEP-Rechtsstreitigkeiten –
Das Berufungsgericht führt Verhandlungsverbote ein
Mit einer kürzlich erlassenen Anordnung (Az. UPC_CoA_631/2025 u.a.) in einem Verfahren betreffend standardessentielle Patente (SEP) hat das Berufungsgericht (CoA) des Einheitlichen Patentgerichts (UPC) eine neue Option etabliert, wie Geheimhaltungsanordnungen in Verfahren mit hochsensiblen Informationen – namentlich Lizenzvereinbarungen mit Dritten – gestaltet werden können.
Der CoA nutzte die Entscheidung auch, um die Grundsätze für die Etablierung von sogenannten „confidentiality clubs“ zu bestätigen. Die Entscheidung betrifft den Zugang zu Lizenzverträgen und speziell die Möglichkeit, die erforderliche Beteiligung einer natürlichen Person jeder Partei zu beschränken.
I. Sachverhalt
Im Juni 2024 reichte die Patentinhaberin zwei Klagen wegen Verletzung von SEP ein. In Patentverletzungsstreitigkeiten um SEP ist es in der Regel üblich, dass die Patentinhaberin auf abgeschlossene Lizenzverträge mit Dritten Bezug nimmt. Die entsprechenden Lizenzverträge enthalten in der Regel strenge Geheimhaltungsklauseln, die es einem Patentinhaber nicht ohne Weiteres ermöglichen, diese in ein Verfahren einzuführen.
Die Klägerin beantragte daher für bestimmte Lizenzverträge eine Geheimhaltungsanordnung, nach der die Beklagte selbst keinen Zugang zu den Verträgen erhalten sollte (bezeichnet als „external eyes only“ (EEO)). Die Beklagte stimmte einer solchen Regelung nicht zu, sodass letztlich das Berufungsgericht über die Frage entscheiden musste. Der Streit betraf somit den Umfang des Zugangs zu vertraulichen Dokumenten, insbesondere die Frage, ob jedenfalls einer natürlichen Person jeder Partei Zugang zu den vertraulichen Unterlagen gewährt werden muss.
Die Frage betraf somit nicht, ob Geheimhaltungsmaßnahmen überhaupt zu treffen waren, sondern inwieweit der Zugang einer Partei zu solchen Informationen beschränkt werden kann.
II. Grundsätze der confidentiality clubs
In seiner Entscheidung bekräftigt das Berufungsgericht, dass grundsätzlich mindestens einer natürlichen Person jeder Partei Zugang zu den vertraulichen Informationen gewährt werden muss. Das Gericht kann entsprechend keine EEO-Geheimhaltungsanordnung erlassen, es sei denn, die Parteien haben sich hierauf geeinigt. Dieser Grundsatz ist in R. 262A.6 VerfO ausdrücklich geregelt. Dementsprechend darf die Zahl der Personen, denen der Zugang zu den Informationen gewährt wird, nicht größer sein als erforderlich, um das Recht der Parteien auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein faires Verfahren zu gewährleisten, muss jedoch mindestens eine natürliche Person jeder Partei umfassen.
Gleichzeitig erkennt das Gericht die besondere Sensibilität von Lizenzverträgen in SEP-Streitigkeiten an. Bei den betreffenden Informationen handelt es sich in der Regel um Angaben zu Lizenzgebühren, die einzelnen Bedingungen der jeweiligen Verträge und andere wettbewerbsrelevante Daten. Darüber hinaus betreffen die Informationen nicht nur die Patentinhaberin als Lizenzgeberin; ihre Offenlegung kann auch potenziellen Schaden für Lizenznehmerinnen als Dritte verursachen. Das Gericht erkennt insoweit an, dass es erforderlich sein kann, dass der Zugang strengen Bedingungen unterliegt, um die Vertraulichkeit zu wahren.
Zu diesem Zweck hat das Gericht mit seiner Entscheidung die Möglichkeit etabliert, einer natürlichen Person, der Zugang zu den vertraulichen Informationen gewährt wird, ein sogenanntes Verhandlungsverbot (licensing bar) aufzuerlegen. Nach Ansicht des Gerichts kann das Verhandlungsverbot den potenziellen Schaden für Dritte mindern, indem es die natürliche Person verpflichtet, sich für einen bestimmten Zeitraum nicht an Patentlizenzverhandlungen mit den jeweiligen Vertragspartnern der geschützten Lizenzverträge zu beteiligen. Diese Maßnahme dient dazu, zu verhindern, dass die Person die Informationen in etwaigen Verhandlungen absichtlich oder unabsichtlich verwendet.
III. Entscheidung
In der Entscheidung setzt das Berufungsgericht seine rechtlichen Erwägungen um und stellt fest, dass die Lokalkammer Mailand in der Geheimhaltungsanordnung zu Recht einen cofidentiality club mit je einer natürlichen Person pro Partei etabliert hat. In Bezug auf bestimmte Lizenzverträge verhängt das Gericht jedoch gegen diese Personen ein Verhandlungsverbot für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Datum der Anordnung.
IV. Bestätigung in weiterer Entscheidung vom gleichen Tag
Entsprechend der in der oben beschriebenen Entscheidung dargelegten Grundsätze, entschied das Berufungsgericht in einer zweiten Entscheidung vom selben Tag (Az. UPC_CoA_755/2025 u.a.). Auch hier stellt das Gericht fest, dass jedenfalls einer natürlichen Person jeder Partei Zugang zu den vertraulichen Informationen gewährt werden muss, damit die Verfahrensrechte der Parteien gewahrt sind.
Gleichzeitig stellt das Gericht fest, dass zusätzliche Schutzmaßnahmen, einschließlich der Verhängung eines Verhandlungsverbots, angemessen sein können, wenn es um Informationen zu besonders sensiblen Lizenzverträgen geht. In diesem Fall wurden drei Personen der Beklagten in den confidentiality club aufgenommen und jeweils mit einem zweijährigen Lizenzverbot belegt, obwohl die Beklagte argumentiert hatte, dass diese Personen die einzigen Angestellten seien, die derzeit für Lizenzverhandlungen zur Verfügung stünden.
V. Fazit
Die Entscheidungen des Berufungsgerichts konkretisieren und erweitern den Schutz von Lizenzverträgen als höchstvertrauliche Informationen in SEP-Verfahren vor dem UPC. Das Gericht hält an der grundlegenden Entscheidung fest, dass eine natürliche Person jeder Partei Zugang zu vertraulichen Informationen haben muss. Gleichzeitig erkennt es ausdrücklich die Möglichkeit an, als zusätzliche Schutzmaßnahme ein Verhandlungsverbot zu verhängen.
Für Unternehmen, die SEP lizensieren, haben diese Entscheidungen unmittelbare praktische Relevanz. Sie müssen berücksichtigen, dass die Teilnahme an einem confidentiality club Einschränkungen für künftige Lizenzierungsaktivitäten mit sich bringen kann. Unternehmen sollten daher sorgfältig überlegen, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sie für den confidentiality club benennen. In der SEP-Lizenzierungspraxis verfügen in der Regel bestimmte Mitarbeitende, die für die Lizenzierung zuständig sind, über das für Verhandlungen relevante Wissen. Genau diese Personen werden gerne bei entsprechenden Rechtsstreitigkeiten beteiligt. Wenn sie jedoch einer Verhandlungssperre unterliegen, können sie möglicherweise in Zukunft nicht mehr mit bestimmten Lizenznehmerinnen verhandeln.
Eine Alternative könnte darin bestehen, eine dritte Person (möglicherweise eineexterneFachperson) für den confidentiality club zu benennen. Der CoA hat zuvor bestätigt, dass dies eine Möglichkeit ist.
Der Ansatz des Gerichts erfordert daher, dass Unternehmen die Erfordernisse der Litigation gegen zukünftige Geschäftsstrategien jedenfalls personell abwägen. Die Zusammensetzung des confidentiality clubs ist somit nicht mehr nur eine rein verfahrensrechtliche Angelegenheit, sondern kann dauerhafte geschäftliche Auswirkungen haben.
Die Nominierungen unterstreichen die Stärke unserer IP Boutique. Zugleich bestätigen sie unser kontinuierliches Engagement für eine strategisch fundierte und qualitativ anspruchsvolle Vertretung in komplexen Patentstreitverfahren. Zugleich würdigen sie die individuellen Leistungen unserer Kolleginnen und Kollegen, die das Profil unserer Kanzlei in Deutschland und darüber hinaus maßgeblich prägen.
Die Nominierungen in den Kategorien Patent Disputes, Patent Practitioner of the Year, Rising Star of the Year und UPC Firm of the Year spiegeln unsere aktive Rolle in nationalen und grenzüberschreitenden Streitverfahren wider, einschließlich Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht.
Wir gratulieren allen nominierten Kanzleien und Praktikern. Unser besonderer Dank gilt unseren Mandantinnen und Mandanten sowie unseren Kolleginnen und Kollegen für ihr anhaltendes Vertrauen und ihre Unterstützung.
Die Preisverleihung findet am 1. Mai 2026 in London statt. Wir freuen uns auf die Veranstaltung und den Austausch mit der internationalen IP-Community.
Aktuelle News.
WTR 1000 Trademark Review 2026 –
Auszeichnung für Sören Dahm und Dr Benjamin Pesch
World Trademark Review hat seinen WTR 1000 Guide 2026 veröffentlicht. Wir freuen uns sehr, dass unser Partner Sören Dahm und unser Counsel Dr. Benjamin Pesch in der diesjährigen Ausgabe ausgezeichnet wurden.
Die Anerkennung spiegelt ihre langjährige Erfahrung in streitigen Markenrechtsverfahren sowie ihre besondere Expertise in der Beratung zu komplexen, grenzüberschreitenden Markenrechtsfragen wider.
Der WTR 1000 gilt als maßgeblicher Leitfaden für die weltweit führenden Markenrechtsexpertinnen und -experten in zentralen Rechtsordnungen und hebt Kanzleien sowie Persönlichkeiten hervor, die sich durch exzellente fachliche Kompetenz und herausragenden Mandantenservice auszeichnen.
Wir danken unseren Mandantinnen und Mandanten für ihr fortwährendes Vertrauen und die erfolgreiche Zusammenarbeit.
Neues aus Luxemburg:
Berufungsgericht bestätigt und detailliert seine bisherige Rechtsprechung zur Auslegung, erfinderischen Tätigkeit und Verhältnismäßigkeit
In dem Verfahrenskomplex Edwards Lifesciences ./. Meril hat das Berufungsgericht des Einheitlichen Patentgerichts am 25.11.2025 seine Entscheidung veröffentlicht. Dabei bestätigt es nicht nur seine bisherige Rechtsprechung zur Auslegung von Patenten, sondern spezifiziert auch seine Rechtsprechung zur Prüfung der erfinderischen Tätigkeit sowie zur Verhältnismäßigkeit des Unterlassungsanspruchs und anderer Maßnahmen.
Sachverhalt
Die Edwards Lifesciences Corporation, Muttergesellschaft der Edwards Lifesciences Group, die unter anderem auf dem Gebiet der Entwicklung und dem Vertrieb künstlicher Herzklappen und Zubehör tätig ist, reichte am 01.06.2023 Klage bei der LK München wegen Verletzung des Europäischen Patents EP 3 646 825 („Klagepatent“) betreffend ein System bestehend aus künstlicher Herzklappe und Einführkatheter gegen die Meril Life Sciences Pvt Ltd., einen Medizinproduktehersteller, und deren europäische Vertriebsgesellschaft Meril GmbH ein. Am 04.08.2023 erhob die italienische Vertriebsgesellschaft Meril Italy S.R.L vor der ZK Paris Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent. Am 02.11.2023 reichten die Meril Life Sciences Pvt Ltd. und die Meril GmbH eine Widerklage auf Nichtigerklärung ein. Mit seiner Erwiderung auf die Widerklage am 09.01.2024 übermittelte Edwards auch einen Antrag auf Änderung des Patents ein. Einen entsprechenden Antrag auf Änderung (dem bereits ein erster Antrag vorausgegangen war, über den die Entscheidung noch offen war) reichte Edwards am 22.01.2024 ein, der jedoch am 27.02.2024 zurückgewiesen wurde. Die Berufung wurde nicht zugelassen und auch die Ermessensprüfung durch das Berufungsgericht führte zu keinem anderen Ergebnis. Am 28.03.2024 verwies die LK München die Widerklage auf Nichtigerklärung an die ZK Paris. Mit Schriftsätzen vom 11.04.2024 und 12.04.2024 beantragte Edwards sowohl im Nichtigkeitsverfahren als auch im Widerklageverfahren eine weitere Änderung des Patents, durch die die Zahl der gestellten Anträge reduziert wurde.
Am 19.07.2024 wies die ZK Paris die Nichtigkeitsklage und die Widerklage auf Nichtigerklärung teilweise ab und erhielt das Klagepatent auf Basis des 2. Hilfsantrags aufrecht.
Im Verletzungsverfahren verurteilte die LK München Meril Life Sciences Pvt Ltd. und Meril GmbH wegen Verletzung des Klagepatents durch Vertrieb der angegriffenen Ausführungsformen. Ausgenommen von Rückruf und Vernichtung war die XL-Variante der angegriffenen Ausführungsform, soweit sie für die Behandlung von Patienten bis zum 15.11.2024 bereits eingeplant waren. Den Unterlassungsanspruch erachtete die Lokalkammer nur deshalb als verhältnismäßig, weil die XL-Variante im Einzelfall bei Bedarf eines Patienten vertrieben werden durfte, sofern ein Arzt entsprechende Patientendaten in das „Medical Device Portal“ von Edwards geladen hat und eine Prüfung durch Ärzte von Edwards ergibt, dass kein Edwards-Produkt für den konkreten Patienten in Betracht kommt.
Beide Parteien legten Berufung sowohl gegen die Entscheidungen betr. die Nichtigkeitsklage und die Widerklage auf Nichtigerklärung als auch gegen die Entscheidung betr. die Verletzung des Klagepatents ein. Daneben legten die Parteien jeweils noch gegen Einzelentscheidungen Berufung ein, die hier nicht weiter vertieft werden sollen.
Entscheidung des Berufungsgerichts
Das Berufungsgericht bestätigt im Wesentlichen die Entscheidungen der LK München und der ZK Paris.
Anstatt auf die Details des konkreten Falls einzugehen, fokussiert die nachfolgende Darstellung die verallgemeinerungsfähigen Feststellungen des Berufungsgerichts im Zusammenhang mit der Auslegung, der erfinderischen Tätigkeit und der (Un-)Verhältnismäßigkeit des Unterlassungsgebots und anderer Maßnahmen.
1. Auslegung des Klagepatents
Im Rahmen der Auslegung bestätigt das Berufungsgericht in verkürzter Fassung die Auslegungsgrundsätze, die es bereits in Sachen „NanoString v 10x Genomics“ (EPG (Berufungsgericht), Entsch. v. 26.02.2024 – UPC_CoA_335/2023) angeführt hat (deutsche Übersetzung):
„Der Patentanspruch ist nicht nur der Ausgangspunkt, sondern die maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs eines europäischen Patents nach Art. 69 EPÜ in Verbindung mit dem Protokoll über die Auslegung von Art. 69 EPÜ. Für die Auslegung eines Patentanspruchs kommt es nicht allein auf seinen genauen Wortlaut im sprachlichen Sinne an. Vielmehr sind die Beschreibung und die Zeichnungen als Erläuterungshilfen für die Auslegung des Patentanspruchs stets mit heranzuziehen und nicht nur zur Behebung etwaiger Unklarheiten im Patentanspruch anzuwenden. Diese Grundsätze für die Auslegung eines Patentanspruchs gelten gleichermaßen für die Beurteilung der Verletzung und des Rechtsbestands eines europäischen Patents.“
Daneben finden sich in der Entscheidung mit Bezug auf die Auslegung der relevanten Merkmale der Lehre des Klagepatents weitere Auslegungsgrundsätze, die auch bereits aus der deutschen Rechtsprechung bekannt sind. So stellt das Berufungsgericht bspw. fest, dass Begriffe des Anspruchs im Kontext des Patents aus Sicht der Fachperson auszulegen sind, nach deutscher Diktion also, dass das Klagepatent sein eigenes Lexikon bildet. Im Zusammenhang mit den Ausführungsbeispielen des Klagepatents stellt es fest, dass der Anspruch nicht im Wege der Auslegung auf ein spezifische Ausführungsbeispiel beschränkt werden dürfe. Andererseits könne grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass eine Vorrichtung oder ein Verfahren, das in der Patentschrift als Ausführungsform dargestellt wird, auch von den Patentansprüchen erfasst wird. Etwas anderes könne nur dann angenommen werden, wenn das Patent insgesamt der Fachperson eindeutig vermittle, dass die offen gelegte Ausführungsform nicht beansprucht wird, z.B. wenn sie lediglich eine technische Spezifikation veranschaulicht, die nicht behandelt wird.
2. Erfinderische Tätigkeit
Im Zusammenhang mit der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit spezifiziert das Berufungsgericht seine Rechtsprechung, die der Entscheidung in Sachen „NanoString v 10x Genomics“ zugrunde gelegen hat (EPG (Berufungsgericht), Entsch. v. 26.02.2024 – UPC_CoA_335/2023) und wie sie nunmehr in den Leitsätzen 4 ff., insb. 7 ff. Niederschlag gefunden hat (deutsche Übersetzung):
„7. Der Ansatz des Einheitlichen Patentgerichts bei der Feststellung der erfinderischen Tätigkeit, der sich bereits aus dem Beschluss des Berufungsgerichts in der Rechtssache Nanostring gegen 10X Genomics (UPC_CoA_335/2023, Beschluss vom 26. Februar 2024) ableiten lässt, lautet wie folgt.
8. Zunächst muss festgestellt werden, was der Gegenstand der Erfindung ist, d.h. das objektive Problem. Dies muss aus der Sicht der Fachperson […] mit ihrem allgemeinen Fachwissen zum Zeitpunkt der Anmeldung oder der Priorität (auch als maßgeblicher Zeitpunkt bezeichnet) des Patents beurteilt werden. Dies muss durch die Feststellung erfolgen, was die Erfindung zum Stand der Technik beiträgt, und zwar nicht durch Betrachtung der einzelnen Merkmale des Anspruchs, sondern durch Vergleich des Anspruchs als Ganzes im Zusammenhang mit der Beschreibung und den Zeichnungen, wobei auch das der Erfindung zugrunde liegende erfinderische Konzept (die technische Lehre) zu berücksichtigen ist, das auf der/den technischen Wirkung(en) beruhen muss, die die Fachperson auf der Grundlage der Anmeldung mit der beanspruchten Erfindung als erreicht versteht.
9. Um eine rückschauende Betrachtung zu vermeiden, sollte das objektive Problem keine Hinweise auf die beanspruchte Lösung enthalten. Die beanspruchte Lösung ist naheliegend, wenn die Fachperson zum maßgeblichen Zeitpunkt, ausgehend von einem realistischen Ausgangspunkt im Stand der Technik auf dem betreffenden Gebiet der Technik, der das objektive Problem lösen möchte, zu der beanspruchten Lösung gelangt wäre (und nicht nur: gelangen könnte).
10. Der relevante Technikbereich ist der spezifische Bereich, der für das zu lösende objektive Problem relevant ist, sowie jeder Bereich, in dem das gleiche oder ein ähnliches Problem auftritt und von dem zu erwarten ist, dass er dem Fachmann auf dem Gebiet des spezifischen Bereichs bekannt ist.
11. Ein Ausgangspunkt ist realistisch, wenn seine Lehre für eine Fachperson, die zum Stichtag das objektive Problem lösen möchte, von Interesse gewesen wäre. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn der relevante Stand der Technik bereits mehrere Merkmale offenbart, die denen der beanspruchten Erfindung ähnlich sind, und/oder dasselbe oder ein ähnliches zugrunde liegendes Problem wie das der beanspruchten Erfindung behandelt.
Es kann mehr als einen realistischen Ausgangspunkt geben, und die beanspruchte Erfindung muss ausgehend von jedem dieser Ausgangspunkte erfinderisch sein.
12. Die Fachperson verfügt über keine erfinderischen Fähigkeiten und keine Vorstellungskraft und benötigt einen Anhaltspunkt oder Anlass, der ihr ausgehend von einem realistischen Ausgangspunkt dazu veranlasst, einen nächsten Schritt in Richtung der beanspruchten Erfindung zu unternehmen. In der Regel ist eine beanspruchte Lösung als nicht erfinderisch/offensichtlich anzusehen, wenn die Fachperson, angeregt durch den Anhaltspunkt oder routinemäßig, den nächsten Schritt unternimmt und zu der beanspruchten Erfindung gelangt.
13. Damit eine erfinderische Tätigkeit vorliegt, muss nicht nachgewiesen werden, dass die technische Lehre gemäß den Patentansprüchen gegenüber dem Stand der Technik verbessert wurde. Eine erfinderische Tätigkeit kann auch vorliegen, wenn die Patentansprüche eine nicht naheliegende Alternative zu den im Stand der Technik bekannten Lösungen offenbaren.“
Ausgehend von diesen Grundsätzen stellt das Berufungsgericht im vorliegenden Fall fest, dass die Lehre des Klagepatents erfinderisch gegenüber dem angeführten Stand der Technik ist. Zum Teil lehrten die Dokumente ausdrücklich von der erfindungsgemäßen Lösung weg, zum Teil offenbarten sie mindestens eines der maßgeblichen Merkmale des Klagepatents nicht und zum Teil war nicht ersichtlich, dass die Fachperson Veranlassung zur Weiterentwicklung der Lehre der jeweiligen Entgegenhaltung bzw. zur Kombination der Lehren der Entgegenhaltungen hatte. Dabei übergeht das Berufungsgericht auch uA eine vorläufige Meinung der Einspruchsabteilung des EPA zur mangelnden erfinderischen Tätigkeit eines Patents aus derselben Patentfamilie wie das Klagepatent ausgehend von einem Dokument, dass auch Gegenstand des vorliegenden Verfahrens war.
3. Verhältnismäßigkeit des Unterlassungsgebots und weiterer Maßnahmen
Schließlich bestätigt das Berufungsgericht die Verletzung des Klagepatents durch die angegriffenen Ausführungsformen. Bei den Anordnungen sieht es allerdings Korrekturbedarf.
Sowohl mit Blick auf die Maßnahmen nach Art. 64 EPGÜ als auch das Unterlassungsgebot nach Art. 63 EPGÜ stellt das Berufungsgericht fest, dass diese nicht im Ermessen des Gerichts stehen. Im Falle einer Verletzung seien in der Regel die Maßnahmen auszusprechen, wie es auch bereits in „Belkin ./. Philips“ (EPG (Berufungsgericht), Entsch. v. 03.10.2025 – UPC_CoA_534/2024, UPC_CoA_683/2024, UPC_CoA_19/2025 – Belkin ./. Philips). Gleiches gelte für die Unterlassungsanordnung nach Art. 63 EPGÜ. Etwas anderes gelte nur ausnahmsweise dann, wenn sich die Maßnahmen bzw. das Unterlassen als unverhältnismäßig erwiesen.
Mit Blick auf die Maßnahmen nach Art. 64 EPGÜ folge dies aus Art. 10 Enforcement-RiLi, nach dem EU-weit ein einheitlicher, hoher Schutz gewährleisten werden soll. Die Anordnung der Maßnahmen müsse daher der Regelfall sein vgl. auch (EPG (Berufungsgericht), Entsch. v. 03.10.2025 – UPC_CoA_534/2024, UPC_CoA_683/2024, UPC_CoA_19/2025 – Belkin ./. Philips). Im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung seien die Umstände des Einzelfalls entscheidend, wobei die Ernsthaftigkeit der Verletzung und der Maßnahmen, die Bereitschaft des Verletzers, die Verletzungsform in einen patentfreien Zustand zu versetzen, und Drittinteressen zu berücksichtigen seien.
Mit Blick auf das Unterlassen nach Art. 63 EPGÜ folge entsprechendes aus Art. 11 Enforcement-Rili. Im Einklang mit Art. 17(2), 47 GRCh sehe die Enforcement-Rili unterschiedliche Mittel vor, um einen hohen Schutz zu gewährleisten. Dem Patentinhaber müsse eine effektive Rechtsdurchsetzung möglich sein, der Patentbenutzer müsse vor der Nutzung eine Lizenz erlangen. Ein Unterlassen scheide daher nur aus, wenn die Anordnung nicht verhältnismäßig ist, vgl. Art. 3 Enforcement-Rili. Auch hier seien die Parteiinteressen und Drittinteressen zu berücksichtigen.
Ausgehend hiervon stellt das Berufungsgericht für den Bereich der Medizinprodukte fest, dass eine Unverhältnismäßigkeit dann in Betracht kommt, wenn die Verletzungsform die einzig verfügbare Behandlungsmöglichkeit ist oder eine Verbesserung der vorhandenen Behandlungen darstellt, die zu einer spürbaren Verbesserung der Patientenversorgung führt.
Im Ergebnis entsprach das Berufungsgericht den Feststellungen der LK München, dass die XL-Variante der angegriffenen Ausführungsform vom Unterlassungsgebot ausgenommen sein müsse, sieht aber dennoch Korrekturbedarf bzgl. der Anordnung. Das Berufungsgericht ist insoweit der Ansicht, dass die Verfügbarkeit des Produkts nicht von Edwards‘ Bereitschaft abhängen sollte, das Portal zu erhalten, bzw. von der Einschätzung von Edwards‘ Ärzten. Es müsse vielmehr ausreichen, dass ein Arzt eines Patienten mitteilt, die Variante nutzen zu wollen und es sich hierbei um die einzige Möglichkeit handelt, den Patienten zu behandeln.
Fazit
Was die vom Berufungsgericht erneut angeführten Auslegungsgrundsätze anbelangt, so ergeben sich diese entsprechend aus Art. 1 des Protokolls über die Auslegung des Artikels 69 EPÜ. Die Große Beschwerdekammer des EPA hat erst kürzlich in Sachen „Heated Aerosol Generating Article“ (EPA (GBK), Entscheidung vom 18.6.2025 – G 1/24) in entsprechender Weise die Grundsätze der Patentauslegung zusammengefasst. Auch in der deutschen Rechtsprechung sind diese Grundsätze anerkannt (vgl. bspw. BGH GRUR 2015, 875 – Rotorelemente). Das Berufungsgericht stellt klar, dass diese Auslegungsgrundsätze sowohl mit Blick auf die Verletzung als auch den Rechtsbestand gelten.
Was die Grundsätze zur Ermittlung des Vorliegens bzw. Nichtvorliegens erfinderischer Tätigkeit anbelangt, so bestätigt auch hier das Berufungsgericht seine bisherige Rechtsprechung, abstrahiert diese jedoch in Form eines Prüfungsschemas.
Dem Berufungsgericht ist beizupflichten, dass die unterschiedlichen Ansätze zur Ermittlung der erfinderischen Tätigkeit zu demselben Ergebnis führen sollten. Tatsächlich existieren weitaus weniger Unterschiede zwischen dem Problem-Solution Approach und dem Ansatz des BGH als mitunter angenommen wird (vgl. Deichfuß, GRUR 2024, 94). Das Berufungsgericht präsentiert nun abstrahiert seinen eigenen Ansatz. Wünschenswert wäre eine kurze Begründung gewesen, warum das Berufungsgericht nicht den Ansatz des EPA übernimmt. So scheint das Berufungsgericht das objektive Problem bzw. die Aufgabe nicht anhand des nächstliegenden Stands der Technik zu definieren. Im Übrigen greift das Berufungsgericht allerdings auf Prüfungspunkte und Terminologie zurück, die sich sowohl in der deutschen Rechtsprechung als auch der des EPA wiederfinden lässt. So kommt es auch nach dem Berufungsgericht nicht darauf an, ob die Fachperson zur erfindungsgemäßen Lösung hätte gelangen können, sondern ob er hierzu auch gelangt wäre. Ebenso ist sowohl der deutschen Rechtsprechung als auch der des EPA der Begriff des Ausgangspunkts geläufig, wobei das EPA allerdings vom „erfolgversprechendsten“ Ausgangspunkt spricht und nicht bloß von einem „realistischen“ wie das Berufungsgericht. Es bleibt abzuwarten, wie das EPG dieses Prüfungsschema in Zukunft anwenden und mit Leben füllen wird, um den Ansatz besser einordnen zu können.
Was schließlich die Frage der Verhältnismäßigkeit des Unterlassungsgebots und weiterer Maßnahmen anbelangt, so dürften Verletzer aufgrund der Entscheidung in Sachen Belkin ./. Philips“ und der vorliegenden Entscheidung aufhorchen. Infolge der Feststellung, dass im Falle einer Verletzung im Regelfall ein Unterlassungsgebot und weitere Maßnahmen aufzuerlegen sind, dürfte die Annahme einer „automatic injunction“, wie sie aus der deutschen Rechtsprechung bekannt ist, nicht weit hergeholt sein. Es ist daher zu vermuten, dass Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkte auch beim EPG in Zukunft kaum zu einem abweichenden Ergebnis führen werden. Für den Bereich der Medizinprodukte hat das Berufungsgericht allerdings klargestellt, dass Unverhältnismäßigkeit ausnahmsweise in Betracht kommt, wenn die Verletzungsform die einzig verfügbare Behandlungsmöglichkeit ist oder eine Verbesserung der vorhandenen Behandlungen darstellt, die zu einer spürbaren Verbesserung der Patientenversorgung führt.
Juve Patent Rankings 2026 – erneute Top Tier Auszeichnung für Kather Augenstein
Die aktuellen JUVE Patent UPC Rankings 2026 wurden heute veröffentlicht – und wir freuen uns sehr, erneut als eine der Top-Fünf-Kanzleien für Patentstreitigkeitenausgezeichnet worden zu sein. Die Verleihung eines 5-Sterne-Ratings bestätigt unsere kontinuierliche Spitzenleistung vor dem Einheitlichen Patentgericht (UPC) und unterstreicht den hohen Qualitätsanspruch, den wir täglich an unsere Arbeit stellen.
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JUVE Patent hebt KATHER AUGENSTEIN insbesondere für die „nachhaltige Exzellenz vor dem UPC“ hervor und verweist auf „bedeutende Prozesserfolge, eine breite technische Kompetenz, ein hochqualifiziertes Team, eine starke Fallsteuerung sowie kontinuierliches Wachstum und hohe Marktpräsenz“. Diese Einschätzung bestätigt unseren Anspruch, komplexe und wirtschaftlich bedeutende Patentstreitigkeiten auf höchstem Niveau zu führen.
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Wir werden unseren konsequenten Anspruch auf höchste Qualität in der Vertretung von Patentstreitigkeiten weiterverfolgen und blicken den kommenden Entwicklungen mit Vertrauen entgegen.
Weitere Informationen zu den JUVE Patent UPC Rankings 2026 finden Sie hier.
Aktuelle News.
Urt. v. 03.10.2025 –
Zur Haftung des Geschäftsführers für Patentverletzungen und zum Begriff des „Anbietens“ (Art. 63 EPGÜ und Art. 25 lit. a) EPGÜ, Berufungsgericht des Einheitlichen Patentgerichts
Urt. v. 03.10.2025, UPC_CoA_534/2024, UPC_CoA_19/2025, UPC_CoA_683/2024)
Das Berufungsgericht des Einheitlichen Patentgerichts hat sich in einer aktuellen Entscheidung unter anderem mit der Geschäftsführerhaftung beschäftigt und den Begriff des „Anbietens“ im Sinne des Art. 25 lit. a) EPGÜ geschärft.
Sachverhalt
Gegenstand des Verfahrens waren drei gemeinsam verhandelte Berufungen gegen eine Entscheidung der Lokalkammer München, wobei jeweils von Kläger- und Beklagtenseite eine Berufung gegen das Urteil im Verletzungsverfahren und zusätzlich eine Berufung von der Beklagten gegen die Abweisung der Widerklage auf Nichtigkeit eingelegt wurden. Die Lokalkammer München hatte der Verletzungsklage stattgegeben und die Beklagte verurteilt, allerdings blieb sie hinter dem Antrag der Klägerin zurück, dass auch die Geschäftsführer der Beklagten neben den Unternehmen selbst haften. Die Widerklage auf Nichtigkeitserklärung wurde abgewiesen.
Mit der Berufung beantragte die Klägerin und Inhaberin des Klagepatents daher unter Abänderung des erstinstanzlichen Urteils, dass auch die Geschäftsführer der Beklagten für die Patentverletzungen haften. Die beiden Berufungen der Beklagten waren auf die Aufhebung der Verurteilung im Verletzungsverfahren und der Abweisung der Widerklage auf Nichtigkeitserklärung gerichtet. Erstmals im Berufungsverfahren macht die Beklagte eine mangelnde erfinderische Tätigkeit im Hinblick auf eine bereits in erster Instanz eingeführten Entgegenhaltung geltend.
Entscheidung des Berufungsgerichts
Das Berufungsgericht bejahte die Verletzung und verneinte eine Haftung der Geschäftsführer. Zudem bestätigte es die Abweisung der Widerklage auf Nichtigerklärung. Das Berufungsgericht ließ den Einwand der mangelnden erfinderischen Tätigkeit zu, da die Entgegenhaltung selbst bereits Gegenstand der ersten Instanzentscheidung war; dies hatte jedoch keine Auswirkungen auf den Rechtsbestand.
1. Anbieten im Sinne des Art. 25 lit. a) EPGÜ
Das Berufungsgericht stellt fest, dass der Begriff des Anbietens autonom auszulegen ist. Es sollen schon solche Handlungen erfasst werden, die im Vorfeld von Verträgen durchgeführt werden, die dazu führen können, dass dem Patentinhaber Geschäfte entgehen. Das Anbieten ist somit vor allem wirtschaftlich zu verstehen. Ein bindendes Vertragsangebot, wie es regelmäßig aus juristischer Sicht gefordert wird, ist gerade nicht maßgeblich. Diese weite Auslegung führt dazu, dass auch bereits eine „invitatio ad offerendum“, die keinen Preis beinhaltet, ein Anbieten darstellt. Damit stellt der CoA klar, dass auch schon das Mitteilen der (unvollständigen) Rahmenbedingungen mit einer damit verbundenen Einladung zur Abgabe eines Angebots ausreicht, um im Sinne des Art. 25 lit. a) EPGÜ anzubieten.
Ebenfalls unter den Begriff des Anbietens fällt, wenn das patentverletzende Produkt zwar nicht unmittelbar beim Beklagten selbst erworben werden kann, dieser aber auf das Angebot eines Dritten verweist. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Dritte das patentverletzende Produkt auch tatsächlich vertreibt. Der Dritte muss nicht lieferbereit sein.
2. Geschäftsführerhaftung
Im Hinblick auf die Frage der Geschäftsführerhaftung stellt das Berufungsgericht zunächst einige allgemeine Grundsätze auf. Verletzer im Sinne des Art. 63 Abs. 1 EPGÜ ist auch derjenige, der die Handlungen zwar nicht selbst vornimmt, dem aber die Handlungen des Haupttäters zuzurechnen sind, weil er Anstifter, Mittäter oder Gehilfe ist. Diese Auslegung entspricht dem Zweck der Regelung, nämlich eine effektive Durchsetzung des Patentrechts. Art. 63 EPGÜ erlaubt daher auch eine endgültige Verfügung gegenüber denjenigen, der die Benutzungshandlung in Auftrag gegeben hat oder hierzu anstiftet. Aus der autonomen Auslegung folgt ebenfalls die Haftung des Gehilfen. Gehilfe ist nach dem Berufungsgericht derjenige, der die Benutzungshandlungen des Dritten unterstützt, obwohl er von der Patentverletzung Kenntnis hatte. Für die Kenntnis ist das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit erforderlich.
Nach den vorstehend genannten Grundsätzen kann auch ein Geschäftsführer für Patentverletzungen haftbar gemacht werden. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die bloße Stellung als Geschäftsführer diesen noch nicht zum Gehilfen oder Mittäter macht. Die Einstandspflicht des Geschäftsführers aufgrund seiner allgemeinen Leitungs-, Kontroll- und Organisationspflichten scheidet deshalb aus. Eine Haftung kommt nach Ansicht des Berufungsgerichts nur dann in Betracht, wenn die beanstandete Handlung des Geschäftsführers über die berufstypischen Pflichten des Geschäftsführers hinausgeht, etwa bei einer zweckgerichteten Nutzung des Unternehmens, um eine Patentverletzung zu begehen. Zudem muss der Geschäftsführer Kenntnis von der Rechtsverletzung haben. Dies setzt nicht nur voraus, dass der Geschäftsführer die Umstände kennt, aus denen sich die Patentverletzung ergibt. Vielmehr muss er sich auch der Rechtswidrigkeit bewusst sein. Holt er sich Rechtsrat zur Frage der Patentverletzung ein, kann er sich auf diesen regelmäßig bis zu einer feststellenden erstinstanzlichen Entscheidung verlassen.
Das Gesellschaftsrecht steht einer Inanspruchnahme des Geschäftsführers nicht entgegen, da der Zweck der Haftungsbeschränkung darauf gerichtet ist, die persönliche Haftung der Gesellschafter zu begrenzen, nicht die Verantwortung des Geschäftsführers zu minimieren.
Fazit
Das Berufungsgericht legt den Begriff des „Anbietens“ vergleichbar weit aus. Damit ist somit nicht nur der direkte Vertrieb als solcher gemeint. Der Patentinhaber soll umfassend geschützt sein. Dieser Ansatz ist bekannt in der deutschen Rechtsprechung. Nach der Rechtsprechung des BGH sind ebenfalls vorbereitende Handlungen, die das Zustandekommen eines späteren Geschäfts ermöglichen oder fördern, Benutzungshandlungen.
Demgegenüber unterscheidet sich die Entscheidung des Berufungsgerichts hinsichtlich der Geschäftsführerhaftung von der deutschen Rechtsprechung. Die Ausübung von Maßnahmen, über die typischerweise auf Geschäftsebene entschieden werden, reicht, anders als in der deutschen Rechtsprechung, nicht aus. Die Haftung nach Art. 63 EPGÜ setzt voraus, dass (1) der Geschäftsführer die patentverletzenden Umstände kennt, und (2) und ihm die Rechtswidrigkeit der Handlung bewusst ist. Ein Hinweis des Patentinhabers, wie eine Berechtigungsanfrage oder Abmahnung, genüge nicht, um das Bewusstsein von der Rechtswidrigkeit zu bejahen, sofern sich der Geschäftsführer Rechtsrat eingeholt hat. Aus der Sicht des Geschäftsführers bringt diese Entscheidung insbesondere Klarheit darüber, wie er sich zu verhalten hat, wenn er Kenntnis von einer möglichen Patentverletzung erlangt. Er kann eine Haftung durch ein rechts-/patentanwaltliches Gutachten vermeiden, was nach der strengeren nationalen Rechtsprechung hingegen regelmäßig nicht möglich ist.
