BGH Urteil vom 15.02.2022, FX ZR 18/20 – Fahrerlose Transporteinrichtung: Verspätung in der Nichtigkeitsberufung

Der BGH hatte mit dem Urteil vom 15.03.2022 zu entscheiden, ob die Patentinhaberin den letztlich entscheidenden Hilfsantrag erst verspätet gestellt hatte. Mit Spannung wurde erwartet, ob der BGH sich der erheblich strengeren Linie des Europäischen Patentamts annähert oder bei seiner eher großzügigen Linie bleibt.

I. Sachverhalt

Die Klägerin hatte gegen das Streitpatent Nichtigkeitsklage erhoben.

Das Bundespatent kam mit dem qualifizierten Hinweis zu dem vorläufigen Ergebnis, dass das Streitpatent patentfähig sei. Daraufhin reichte die Nichtigkeitsklägerin weitere Entgegenhaltungen (u.a. D19) ein und diskutierte diese umfangreich. Die Patentinhaberin reagierte darauf erstmals mit zwei Hilfsanträgen und ging umfangreich auf den neuen Vortrag der Nichtigkeitsklägerin ein. Dabei ist die Patentinhaberin allerdings nicht auf den in dem Berufungsverfahren entscheidenden Aspekt eingegangen.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent eingeschränkt aufrechterhalten. Hiergegen hat die Patentinhaberin Berufung eingelegt.

Im Rahmen der Berufungsbegründung hat die Patentinhaberin weitere Hilfsanträge (u.a. B1) gestellt . Erst in einer weiteren Stellungnahme hat sie den letztlich entscheidenden Hilfsantrag B6 gestellt, welcher nur geringfügige Änderungen zu dem Hilfsantrag (B1) vorsah. Beide Hilfsanträge bezogen sich auf einen später maßgeblichen Aspekt, auf welchen im Anschluss die Nichtigkeitsklägerin schriftlich sowie mündlich Stellung genommen hat.

II. Entscheidung

Der BGH hat mit dem Urteil vom 15.03.2022 entschieden, dass der entscheidende Hilfsantrag B6 den Anforderungen des § 116 PatG genügt.

Sachdienlich gemäß § 116 Abs. 2 Nr. 1 PatG ist nach der Rechtsprechung des BGH ein weiterer Hilfsantrag in der Berufungsinstanz nur dann, wenn die Patentinhaberin zur Stellung dieses konkreten Hilfsantrags in der ersten Instanz nicht veranlasst war.

Eine Veranlassung der Patentinhaberin sah der BGH nicht als gegeben an. Die Patentinhaberin war demnach weder durch den qualifizierten Hinweis noch durch die weiteren Entgegenhaltungen seitens der Nichtigkeitsklägerin veranlasst, den konkreten Hilfsantrag B6 bereits in der ersten Instanz zu stellen. Letzteres begründet der BGH damit, dass der im Berufungsverfahren entscheidende Aspekt in der ersten Instanz noch nicht thematisiert wurde. Für die Patentinhaberin sei es aufgrund der nach dem qualifizierten Hinweis eingereichten zahlreichen weiteren Entgegenhaltungen, sowie der Breite des Vortrags der Klägerin nicht absehbar gewesen, dass es auf diesen konkreten Aspekt später entscheidend ankommen würde.

Zudem sah der BGH den Hilfsantrag B6 nicht als verspätet an. Nach der Begründung war die Patentinhaberin mit der Berufungsbegründung zwar veranlasst, den Hilfsantrag B6 zu stellen. Dies begründet der BGH damit, dass die Patentinhaberin bereits mit der Berufungsbegründung auf den später maßgeblichen Aspekt eingegangen ist und diesen bereits mit dem Hilfsantrag B1 adressiert hatte. Darüber hinaus hätte sie erkennen können, dass der Hilfsantrag B1 nicht ausreichen könnte, um den diskutierten Stand der Technik zu überwinden.

Aufgrund der vorherigen inhaltlichen Diskussion und der nur geringen Abänderung des Hilfsantrags war nach der Entscheidung aber keine Verzögerung des Berufungsverfahrens zu besorgen, sodass die Voraussetzungen einer Verspätung nicht vorlagen.

III. Einordnung

Mit dieser Entscheidung hat sich der BGH gerade nicht der strengen Linie des Europäischen Patentamts mit der neuen Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (VOBK 2020) angenähert. Nach Art. 13 VOBK (2020) muss die Patentinhaberin eine verspätete Stellung eines Hilfsantrags im Beschwerdeverfahren ausreichend entschuldigen. Ob durch die spätere Stellung eine Verzögerung eingetreten ist, ist unerheblich. Die Beschwerdekammern wenden die Verspätungsvorschriften des Art. 13 VOBK (2020) zudem äußerst konsequent an. Für das deutsche Nichtigkeitsverfahren hat der BGH die Verspätungsregeln mit dem vorliegenden Urteil erneut definiert. Aufgrund der offenen Formulierung des § 116 Abs. 2 PatG hat der BGH aber in jedem Fall Spielraum je nach Einzelfall § 116 Abs. 2 PatG mit weiterer Rechtsprechung auszugestalten.

Carsten Plaga

Die Antwort der deutschen Politik auf die Entscheidung des EuGH zur Vorratsdatenspeicherung in Deutschland

Am 20. September 2022 wurde Deutschland von dem Europäischen Gerichtshof verurteilt (EuGH, Urt. v. 20.09.2022, Rs. C-793/19, C-793/19, C-794/19). Gegenstand der Entscheidung waren die Gesetze zur Vorratsdatenspeicherung.

Das Verfahren, auf das sich die Entscheidung des EuGH vom 20. September 2022 bezieht, hat nur eine kurze Prozessgeschichte: Das Verwaltungsgericht Köln hatte in erster Instanz entschieden, dass die Diensteanbieter SpaceNet und Telekom Deutschland nicht verpflichtet seien, die Daten bezüglich der Telekommunikation ihrer Kunden auf Vorrat zu speichern. Hiergegen hat die Bundesnetzagentur Sprungrevision beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eingelegt. Dieses hat das Verfahren ausgesetzt und die entscheidende Frage, ob die im deutschen Recht geregelte Vorratsdatenspeicherung mit dem Unionsrecht vereinbar ist, dem EuGH selbst vorgelegt. Die Entscheidung des EuGH erging zu Lasten von Deutschland – was nicht überrascht, denn:

Bereits im Jahr 2016 entschied EuGH zum Thema Vorratsdatenspeicherung und legte fest, dass eine unbegrenzte Speicherung von Standort- und Telefondaten gegen die Charta der europäischen Grundrechte verstößt. Der EuGH bleibt in der Entscheidung gegen Deutschland dieser Linie treu und erklärt das deutsche Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung für unionswidrig. Die Vorschriften, die präventiv, also vorrätig zur Datenspeicherung verpflichten, die irgendwann zur Bekämpfung von Kriminalität oder zur Vermeidung von Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit notwendig sein könnten, seien nicht mit dem Unionsrecht vereinbar, so der EuGH. Auch eine unterschiedslose Speicherung von Verkehrs- und Standortdaten im Voraus hält der EuGH für nicht unionsrechtskonform.

Das Bundesministerium der Justiz hat, um seinen Fehler zu beheben, bereits einen Referentenentwurf erstellt. Mit diesem werden die Regelungen in § 100g Absatz 2 StPO sowie in §§ 175 bis 181 TKG schlicht aufgehoben. Der § 100g Absatz 2 StPO regelte die Erhebung von Verkehrsdaten. Die §§ 175 bis 181 TKG regelten unter anderem die Pflichten zur Speicherung von Verkehrsdaten, die Verwendung dieser Daten und die Gewährleistung der Sicherheit der Daten.

Die neue Erfindung des Justizministeriums, also der Ersatz für die gestrichenen Normen: das „Ermittlungsinstrument einer Sicherungsanordnung“. Die Sicherung der Daten soll mit diesem Instrument bei erheblichen Straftaten angeordnet werden können, wenn die Erhebung der Daten dazu verhelfen kann, den Sachverhalt oder den Aufenthaltsort eines Beschuldigten zu ermitteln.

Die Daten sollen also nicht bei jedermann, sondern nur bei einem Beschuldigten angeordnet werden können – das ist der erste Schutzmechanismus der neuen Normen. Ein Beschuldigter liegt im strafprozessrechtlichen Sinne nämlich erst dann vor, wenn ein Tatverdacht gegen eine Person gegeben ist und die Ermittlungsbehörden ein förmliches Ermittlungsverfahren gegen diese einleiten. Auch ein doppelter Richtervorbehalt soll, als weiteres Schutzinstrument, normiert werden. Zunächst soll der Richter das „Einfrieren“ der Daten anordnen. Das bedeutet, dass die Daten, die aus geschäftlichen Gründen von den Anbietern bereits erhoben wurden sowie die ab dem Zeitpunkt der richterlichen Anordnung anfallenden Daten, nicht mehr gelöscht werden dürfen. Eine weitere richterliche Entscheidung soll diese „gefrorenen“ Daten wiederum „auftauen“ können: denn erst nach der zweiten richterlichen Entscheidung können die Strafverfolgungsbehörden für eine bestimmte Zeit die Daten erheben und auswerten. Außerdem soll das nur bei erheblichen Straftaten angeordnet werden können.

Solche Regelungen stünden im Einklang mit der Rechtsprechung des EuGH, so das Ministerium im Referentenentwurf. Auch die Vorschriften des TKG, aber auch der TKÜG, BPolG, BSI-Gesetz, BKAG, ZFdG, EGStPO, JVEG sollen entsprechend der Entscheidung des EuGH geändert werden. Der EuGH hat in seiner Entscheidung nämlich klare Kriterien aufgestellt, die erfüllt sein müssen, damit die Datenspeicherung rechtmäßig ist. Dem sollen die Vorschriften angepasst werden.

Bei einem Blick auf all die zu ändernden Gesetze wird deutlich: das Ministerium hat einiges vor. Einigkeit über die vielen Änderungen besteht derzeit jedoch nicht – welche Regelungen und wann sie in Kraft treten, bleibt also abzuwarten.

Kann ein einziges Unternehmen ein ausschließliches Recht an dem Begriff „Black Friday“ haben?

Seit 2013 ist der Begriff „Black Friday“ als Marke im Markenregister eingetragen, sodass ein einziges Unternehmen das Recht hat, damit zu werben. Die Marke umfasst dabei mehr als 900 Waren und Dienstleistungen – eine Lücke für das eigene Produkt zu finden, um diese am Black Friday mit einem Rabatt zu bewerben, erscheint beinahe unmöglich.

Hat man sich der Eintragung widersetzt und trotzdem mit Black Friday geworben, ließ die Abmahnung häufig nicht lange aus sich warten. Das könnte sich nun ändern, denn nach dem Urteil des Kammergerichts Berlin (KG Berlin Urt. V. 14.10.2022, Az. 5 U 46/21, nicht rechtskräftig) soll die Marke zur Freude vieler nun gelöscht werden, mit der Folge, dass der Begriff „Black Friday“ wieder frei genutzt werden kann.

Die Super Union Holdings Ltd., die ihren Sitz in Hongkong hat, hat im Jahr 2013 den Begriff „Black Friday“ beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) als Marke eintragen lassen. Seitdem hielt das Unternehmen die Markenrechte für den Begriff. Das hatte zur Folge, dass Unternehmen, die zum Einläuten der weihnachtlichen Einkaufssaison am letzten Wochenende des Novembers Rabatte angeboten hatten, von der Super Union Holdings Ltd. für das Verwenden des Begriffs „Black Friday“ abgemahnt wurden. Um gegen diese Abmahnungen vorzugehen, beantragten einige Unternehmen, darunter die Internetseite www.blackfriday.de, die Löschung der Marke. Zunächst wurde dem Antrag stattgegeben.

Das wollte die Super Union Holdings Ltd. aber nicht auf sich beruhen lassen und wendete sich an das Bundespatentgericht. Dieses entschied, dass die Löschung der Marke teilweise rechtswidrig war. Die Entscheidung (inzwischen vollumfänglich bestätigt durch den BGH) wurde auf § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gestützt. Grund für die teilweise Löschung der Marke war also das Freihaltebedürfnis. Das Freihaltebedürfnis liegt vor, wenn die Konkurrenten ein berechtigtes Interesse haben mit der Markenbezeichnung die eigenen Leistungen zu beschreiben. Dieses Interesse haben die Richter allerdings nur für den Bereich Werbung und Elektronik-Produkte anerkannt. Es verblieben über 900 andere Waren und Dienstleistungen, die mit dem Begriff „Black Friday“ nicht beschrieben werden durften. Das asiatische Unternehmen hatte also nach wie vor die Markenrechte für den Begriff „Black Friday“ in Deutschland sicher.

Die Internetseite www.blackfriday.de gab sich damit nicht zufrieden und zog mit einer Verfallsklage vor das Landgericht Berlin. Ziel der Klage: die Erklärung der Markeneintragung für verfallen, also das Feststellen der fehlenden Benutzung der Marke „Black Friday“ durch die Super Union Holdings Ltd.  Die Berliner Richter haben zu Gunsten der Klägerin entschieden, was das Kammergericht Berlin nun am 14. Oktober 2022 bestätigte.

Das Landgericht Berlin stütze seine Entscheidung auf § 49 Abs. 1 MarkenG. Danach muss eine Marke tatsächlich benutzt werden, um als solche anerkannt zu bleiben. Hierbei liegt die Darlegungs- und Beweislast bei der Beklagten. Genau daran knüpft das Urteil an: die Super Union Holdings Ltd. ist ihrer Darlegungs- und Beweislast nicht nachgekommen. Sie konnte die Richter nicht davon überzeugen, die Marke „Black Friday“ auch tatsächlich zu nutzen, statt diese nur beschreibend zu verwenden. Der Markenschutz greife im vorliegenden Fall nicht, weil der als Marke eingetragene Begriff für die Kunden als ein Hinweis auf die Leistungen eines bestimmten Unternehmens fungieren muss – was bei „Black Friday“ nicht der Fall ist. Der Begriff weist gerade nicht auf die Beklagte oder ihre Leistungen hin, sondern auf eine allgemein geltende Rabattaktion.

Die Entscheidung des Kammergerichts Berlin (KG Berlin Urt. V. 14.10.2022, Az. 5 U 46/21) ist noch nicht rechtskräftig. Es bleibt abzuwarten, ob die Super Union Holdings Ltd. dagegen vorgeht oder resigniert, und die einst eingetragene Marke „Black Friday“ endgültig löschen lässt.

Markenrecht im Metaverse – Ist das Metaverse ein rechtsfreier Raum?

Das Markenrecht ist im Metaverse angekommen. Nike hat bereits mehrere Marken zum Schutz im Metaverse angemeldet, ein Künstler wurde wegen Markenrechtsverletzungen angeklagt, weil er seine digitale „MetaBirkin“-Handtaschen mit einem Handelswert von 1,1 Millionen US-Dollar zum Verkauf anbot.

Doch welches Gericht ist eigentlich zuständig für den Markenschutz im Metaverse? Schließlich ist der Schutz des geistigen Eigentums national geregelt. Und handelt es sich dabei wirklich um eine Markenrechtsverletzung? Kurz: Ist das Metaverse ein rechtsfreier Raum? Viele Fragen und bisher wenig Antworten auf eine rasante digitale Entwicklung – so scheint es. Jedoch ist die Idee einer virtuellen Welt nicht neu. Bereits der Science-Fiction-Autor Neal Stephenson skizziert in seinem 1992 erschienenen Roman „Snow Crash“ das Metaversum: eine virtuelle Parallelwelt, die den Protagonistinnen und Protagonisten als Zufluchtsort vor einer Dystopie dient.

2022, 30 Jahre später sind die virtuellen Welten auf dem Vormarsch. Neben Meta, dem wohl bekanntesten Unternehmen in dem Feld, sind auch etliche andere Firmen wie etwa Google, Apple, Microsoft, Qualcomm, Epic Games, Huawei, Adobe und Sony Interactive Entertainment mit der Entwicklung eigener virtueller Welten beschäftigt.

Doch, was ist das Metaverse überhaupt?

Das Metaverse ist ein kollektiver, virtueller dreidimensionaler Raum, in dem sich Menschen in Form von individuellen Avataren frei bewegen und miteinander interagieren können. Dabei sind die Möglichkeiten vielfältig: Man kann im Metaverse digital animiert „einkaufen“, um die (virtuelle) Welt „reisen“, Daten generieren und tauschen, oder einfach nur spielen.

Der große Unterscheid zu bisherigen Virtual Reality Games: Das Metaverse soll nicht auf eine Plattform begrenzt sein, sondern sich aus vielen verschiedenen Plattformen zusammensetzen. Die Besonderheit ist also Dezentralität. Güter sollen interoperabel sein, sodass sich ein funktionierendes Wirtschaftssystem etablieren kann, in dem Eigentum und Investitionen möglich sind.

Eigentum in der digitalen Welt. Geht das?

Möglich machen es sogenannte NFTs. Die Non-Fungible Token sind digitale Besitznachweise von immateriellen Gütern. Diese Güter sind in der Regel einzigartige, nicht ersetzbare digitale Vermögenswerte (Token). Durch die Blockchain-Technologie kann der Besitz dieser Token eindeutig nachgewiesen und übertragen werden. Beispiele hierfür sind digitale Computerspiel-Objekte, wie Mode für die Avatare, digitale Eintrittskarten sowie Kunstwerke. Wobei wir wieder bei dem Künstler Mason Rothschild und seiner „MetaBirkin“ wären.

Ein neuer digitaler Markt entsteht.

Rothschild hatte über 100 individuelle Handtaschen mit Kunstpelz und verschiedenen Farben simuliert und als NFTs auf der Plattform OpenSea mit einem Handelswert von 1,1 Millionen US-Dollar zum Verkauf angeboten. Problem: Er hatte sich bei der Kreation seiner Handtaschen wohl an dem berühmten Modell „Birkin“ des Modehauses Hermés orientiert. So sieht der Hersteller der Modemarke das jedenfalls und sieht seine Markenrechte durch die virtuellen Taschen verletzt, da es der Kreation der „Birkin Bag“ im Metaversum nicht zugestimmt hatte.

Der Fall hätte den Einstieg zur Rechtsprechung im Metaverse bilden können. Da der Künstler sein NFT jedoch nach der Klage durch Hermés aus dem Metaverse entfernt hatte, erledigte sich der Fall bereits vor einer Entscheidung. Die Problematik ist weiterhin ungeklärt.

Was bleibt, sind offene Fragen.

Wichtige Fragen, wie die markenrechtliche Einordnung des Angebots von virtuellen Gütern, bleiben offen. Denn: Die Ware oder Dienstleistung, für die die Marken verwendet werden soll, muss klassifiziert werden. Das Deutsche Patent- und Markenamt in München und Jena führt gemäß der internationalen „Nizza-Klassifikation“ 45 Klassen. Darunter sind sowohl Dienstleistungsklassen, als auch Warenklassen. Der Verkauf von virtuellen Gütern kann jedoch sowohl als herunterladbare Software (Klasse 9) oder aber auch als Dienstleistung (Klasse 41 oder 42) verstanden werden. Besonders im internationalen Rechtsverkehr entsteht so die Gefahr von abweichenden Entscheidungen je nach Markenamt.

Das virtuelle Universum – so ist es jedenfalls von vielen geplant – wird keine Grenzen haben. Zumindest keine, die der realen Welt gleichen. Das Markenrecht ist jedoch territorial aufgestellt. Die Frage lautet also nicht nur, wie man klassifiziert, sondern auch welches Markenamt zuständig ist und nach welchen Kriterien eine Zuständigkeit festgemacht wird? Ausschlaggebend könnte hier die territoriale Ausrichtung des Angebots sein: Sprache, Domainendung und Wohnort des Users sind hierbei von großer Bedeutung.

Außerdem spannend bleibt die Frage, wann es sich im Metaverse noch um eine dekorative Benutzung oder schon um eine Markenrechtsverletzung handelt. Eine Vielzahl von Zeichen, Mustern und Formen sind als Marke geschützt. Hier werden sich in Zukunft nicht nur für Mode-Designer, sondern auch für die Designer der virtuellen Welt und ihrer Güter Fragen stellen wie: Darf ich ein Krokodil auf einem Avatar-T-Shirt abbilden, ohne automatisch gegen Markenrecht von Lacoste zu verstoßen?

Besser früh als spät.

Um einen rechtsfreien Raum handelt es sich bei dem Metaversum nicht. Zwar stehen wir mit der Virtualisierung vor den gleichen Problemen wie bei der Digitalisierung, jedoch hat sich auch im Zuge der Digitalisierung bestens gezeigt: Vorhandene Normen lassen sich größtenteils auf die neuen Probleme anwenden. Vorsicht ist jedoch besser als Nachsicht.

Die „MetaBirkins“ machen deutlich: Markeninhaber sollten ein Augenmerk auf den Schutzumfang ihrer Marke legen. Das Metaverse steckt zwar noch in seinen Kinderschuhen, das große Potenzial und die Kaufkraft dieses neu erschlossenen internationalen Marktes zeichnet sich jedoch jetzt schon ab. So werden sich allerdings aller Voraussicht nach auch die gleichen Problemstellungen wie in der realen Welt ergeben. Markeninhaber sollten sich auf mögliche Markenkonflikte mit digitalen Produkten einstellen. Die frühzeitige Absicherung der Markenrechte für das virtuelle Universum ist deshalb ratsam.