EPG zum Zugang zu Schriftsätzen und Beweismitteln

Die Zentralkammer München hat zwei Anträge gemäß Regel 262.1 (b) Verfahrensordnung zurückgewiesen, mit denen Zugang zum Inhalt der Gerichtsakten von zwei Nichtigkeitsklagen beantragt wurde.

Das Gericht stellte fest, dass ein „begründeter Antrag“ einen konkreten und überprüfbaren legitimen Grund erfordert, der gegen das Interesse der Partei an der Verweigerung des Zugangs abgewogen werden kann.

Die nordisch-baltische Regionalkammer stellte demgegenüber fest, dass ein „begründeter Antrag“ nur voraussetzt, dass die Antragstellerin oder der Antragsteller glaubhaft begründet, warum sie oder er Zugang zu den Schriftsätzen oder Beweismitteln wünscht.

I. Zentralkammer München: Wunsch, sich eine Meinung über den Rechtsbestand zu bilden, ist kein legitimer Grund

Der erste Beschluss erging am 20. September 2023 (Aktenzeichen CFI 1/2023). Der Antragsteller beantragte vollständigen Zugang zum Inhalt des Registers, einschließlich aller Schriftsätze und Beweismittel, die im Rahmen einer Nichtigkeitsklage eingereicht wurden. Der Antragsteller gab lediglich an, dass das streitgegenständliche Patent und seine Rechtsbeständigkeit für eine seiner Mandantinnen von Interesse sei. Die Parteien des Ausgangsverfahrens wurden zur Stellungnahme aufgefordert, wobei die klagende Partei vorbrachte, dass es nicht möglich sei zu beurteilen, ob tatsächlich ein Grund für die Gewährung des Zugangs bestehe, da die Mandantin des Antragstellers anonym bleibe. Daraufhin beantragte der Antragsteller die Einsichtnahme ausschließlich in seinem eigenen Namen. Als Grund für den Antrag gab er nun an, dass er sich eine Meinung über den Rechtsbestand des Patents bilden wolle. 

Der Berichterstatter lehnte den Antrag ab, da er der Meinung war, dass der Antragsteller keinen berechtigten Grund für den Zugang zum Register aufzeigen konnte. Dies ist insofern interessant, als in R. 262.1 (b) der Verfahrensordnung lediglich von einem „begründeten Antrag“ die Rede ist und somit nicht ausdrücklich ein legitimer Grund verlangt wird. Der Berichterstatter kommt hingegen zu dem Schluss, dass nicht beabsichtigt war, ein „Standard“-Recht auf Zugang zu Schriftsätzen und Beweismitteln zu schaffen. Er begründet dies mit dem Wortlaut der Vorschrift, der klar zwischen Entscheidungen und Anordnungen unterscheidet, die zu veröffentlichen sind, während Schriftsätze und Beweismittel nur auf begründeten Antrag hin zugänglich sind, sowie mit dem Aufbau und der Geschichte der Vorschrift. Hiernach kommt der Berichterstatter zu dem Schluss, dass Gründe angegeben werden müssen, die ein Abweichen von der Standardsituation rechtfertigen, in der Dritte lediglich das Register einsehen und das Vorhandensein von Dokumenten zur Kenntnis nehmen können, nicht aber deren Inhalt.

Das Gericht „kommt daher zu dem Schluss, dass R. 262.1 (b) der Verfahrensordnung einen konkreten und überprüfbaren legitimen Grund für den Zugang zu Schriftsätzen und Beweismitteln auf Antrag eines Mitglieds der Öffentlichkeit erfordert“.

In dem entschiedenen Fall hat der Antragsteller diesen erforderlichen Grund nicht dargelegt. Er hatte argumentiert, dass er sich eine Meinung über den Rechtsbestand des Patents bilden wolle und dass dies für ihn als Mitglied der Öffentlichkeit und als Patentanwalt von persönlichem und beruflichem Interesse sei. Der Berichterstatter stellt fest, dass dieser Wunsch nicht als hinreichend konkreter, legitimer Grund dienen kann. Dem Antrag fehlte es daher nicht nur an konkreten und überprüfbaren Informationen, sondern das Gericht sah zudem keinen Grund, warum der Zugang zu den Schriftsätzen und Beweismitteln nützlich oder notwendig sein sollte, um sich eine Meinung über das Patent zu bilden. Der Berichterstatter verweist den Antragsteller entsprechend auf das Studium des Patents und der öffentlichen Dokumente des Erteilungsverfahrens sowie des Stands der Technik.

II. Zentralkammer München: Wunsch nach Information zu Zwecken der Aus- und Fortbildung ist kein legitimer Grund

Das Gericht entschied in einer anderen Sache ähnlich. Dieser zweite Beschluss erging am 21. September 2023 (Aktenzeichen CFI 75/2023). Die antragstellende Partei bat um Kopien der Nichtigkeitsklage und des Zustellungsschreibens an die Patentinhaberin in einem weiteren Nichtigkeitsverfahren. Hier machte der Antragsteller geltend, dass er zu Zwecken der Aus- und Weiterbildung über das Verfahren vor dem UPC informiert werden wolle. Nachdem er zur Stellungnahme aufgefordert worden war, machte die Klägerin in der Hauptsache geltend, dass es einem Dritten nicht gestattet werden dürfe, die „sorgfältig erstellten Schriftsätze (die mit einem nicht unerheblichen Kostenaufwand erstellt wurden)“ zu verwenden, um seine eigenen Interessen zu fördern.

Auch hier verweist der Berichterstatter auf den Wortlaut und die Entstehungsgeschichte der Regel und kommt zu dem Schluss, dass ein Antrag auf Zugang zu Schriftsätzen und Beweismitteln gemäß R. 262.1 (b) der Verfahrensordnung die Gründe für den Zugang an sich betreffen muss. Der Berichterstatter stellt fest, dass der begründete Antrag die Grundlage für die Entscheidung nach Anhörung der Parteien bildet und dass auf der Grundlage aller Tatsachen und Umstände zu beurteilen ist, ob tatsächlich ein legitimer Grund vorliegt.

In diesem Fall konnte das Gericht keinen legitimen Grund feststellen, da der Antragsteller keine konkreten und überprüfbaren Informationen vorgetragen hatte. Abgesehen davon sah das Gericht keinen Grund, warum die angeforderten Dokumente für diesen Zweck nützlich oder notwendig sein sollten, da der Antragsteller schließlich die Beschlüsse und Entscheidungen des Gerichts lesen konnte. Der Berichterstatter stellte entsprechend fest, dass der angeführte Grund nicht ausreichend konkret und überprüfbar war, so dass der Berichterstatter nicht einmal in der Lage war, diesen Grund gegen das (kommerzielle) Interesse der Klägerin an der Verweigerung des Zugangs abzuwägen.

Schließlich stellte das Gericht klar, dass es ungeachtet des Fehlens eines legitimen Grundes keine Rechtsgrundlage für die Übermittlung der Kopie des Zustellungsschreibens gibt, da es sich weder um „Schriftsätze“ noch um „Beweismittel“ im Sinne von R. 262.1 (b) der Verfahrensordnung handelt.

III. Nordisch-Baltische Regionalkammer: Glaubwürdige Erklärung ist ausreichend

Die nordisch-baltische Regionalkammer hatte ebenfalls über einen Antrag nach R. 262.1(b) der Verfahrensordnung zu entscheiden. Dieser Beschluss ist datiert auf den 17. Oktober 2023 (Aktenzeichen CFI 11/2023). Hier hatte der Antragsteller Zugang zu Dokumenten in einem Verletzungsverfahren beantragt, das zurückgenommen wurde, noch bevor allen Beklagten die Klageschrift zugestellt worden war.

Der Berichterstatter würdigte die Entscheidungen der Zentralkammer München, stellte jedoch fest, dass nach Ansicht der nordisch-baltischen Regionalkammer das schriftliche Verfahren grundsätzlich öffentlich ist, sofern das Gericht nicht beschließt, es vertraulich zu behandeln. Daher kam der Berichterstatter zu dem Schluss, dass ein „begründeter Antrag“ im Sinne von R. 262.1(b) der Verfahrensordnung so zu verstehen ist, dass die den Antrag stellende Partei eine glaubwürdige Erklärung abgeben muss, warum er oder sie Zugang wünscht. Diese Informationen könnten dann bei der Entscheidung, ob eine vertrauliche Behandlung der Informationen erforderlich ist, von Bedeutung sein.

Der Antragsteller hatte erklärt, er sei daran interessiert, zu sehen, wie die Klage formuliert sei, zumal sie parallel zu weiteren Klagen in anderen Kammern eingereicht worden sei. Diese Erklärung war nach Ansicht der nordisch-baltischen Regionalkammer ausreichend.

IV. Zulassung zur Berufung

Es sei darauf hingewiesen, dass das Gericht in allen Beschlüssen erklärt hat, dass eine klare und einheitliche Auslegung des Begriffs „begründeter Antrag“ und die einheitliche Anwendung von R. 262.1 (b) der Verfahrensordnung besonders wichtig sind. Daher hat das Gericht die Berufung gegen die Beschlüsse zugelassen. Die nordisch-baltische Regionalkammer ordnete zudem den Zugang zur Klageschrift erst für den 7. November 2023 an. Damit sollte dem Antragsteller ausreichend Zeit gegeben werden, um Rechtsmittel einzulegen und die aufschiebende Wirkung zu beantragen.

Das EPG muss in den ersten Monaten seiner Tätigkeit seine Rechtsprechung zu vielen kleineren und größeren Fragen finden und festigen. Die Anwendung von R.262.1 (b) der Verfahrensordnung mag eine dieser kleineren Fragen sein, sie betrifft jedoch die sehr wichtige Frage des Zugangs der Öffentlichkeit zu den Gerichtsakten des EPG. Es sollte Beachtung finden, dass das Gericht die unterschiedlichen Meinungen zu R. 262.1 (b) der Verfahrensordnung wahrgenommen hat und daher die Berufung zugelassen hat. Es ist zu erwarten, dass das Berufungsgericht in den kommenden Monaten eine Entscheidung zu dieser Frage treffen wird.

Dr. Katharina Brandt

OLG Düsseldorf (Infusionsvorrichtung II) – Kein Mitverschulden der Klägerin

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hatte mit Urteil vom 13.07.2023 (Az. 2 U 79/22) die Frage zu entscheiden, ob ein Schadensersatzanspruch wegen Patentverletzung aufgrund eines Mitverschuldens der Klägerin wegfallen kann.

1. Sachverhalt

Die Klägerin hatte gegen eine der Beklagten bereits einen ersten Patentverletzungsprozess aus dem Klagepatent A geführt. Dieses Verfahren bezog sich auf die erste Generation der Insulinpumpen, welche eine der Beklagten bereits seit 2016 auf dem deutschen Markt vertrieben hatte. Mit Urteil vom 13.08.2020 (Az. 4c O 20/19) hatte das Landgericht Düsseldorf eine der Beklagten wegen Patentverletzung verurteilt. Die Beklagte hatte das Urteil nicht mit der Berufung angegriffen. Das Urteil ist daher mit Ablauf der Rechtsmittelfrist rechtskräftig geworden.

Daraufhin hat die Beklagte die Insulinpumpen der ersten Generation erheblich abgewandelt und diese im Oktober 2020 u.a. in Deutschland auf den Markt gebracht (zweite Generation). Im Zuge dessen hat sie zudem ihre Vertriebsstruktur geändert.

Gegen diese zweite Generation der Insulinpumpen hat die Klägerin aus dem Klagepatent B erneut Klage vor dem Landgericht Düsseldorf erhoben. Diese Klage richtete sich u.a. gegen die Beklagte aus dem ersten Prozess. Das Landgericht Düsseldorf hat die Beklagten mit Urteil vom 26.04.2022 (Az. 4c O 26/21) wegen Patentverletzung verurteilt, weil die Insulinpumpen der zweiten Generation von dem Klagepatent B Gebrauch machen.

Dagegen haben die Beklagten Berufung eingelegt. Die Beklagten argumentieren u.a., dass die Klägerin ein Mitverschulden trifft und deswegen der Schadensersatzanspruch vollständig weggefallen sei. Die Klägerin hätte das Klagepatent B bereits gegen die Insulinpumpen der ersten Generation geltend machen können. Dann wäre der Klägerin eine das Klagepatent B verletzende Abwandlung (Insulinpumpe der zweiten Generation) und eine deswegen erfolgte Verletzungshandlung erspart geblieben.

2. Entscheidung des OLG Düsseldorf

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen.

Der Klägerin falle kein Mitverschulden zur Last. Es sei keine Obliegenheit eines Patentinhabers, den Verletzen von weiteren Verletzungshandlungen gegen andere Patente des Patentinhabers abzuhalten. Dies gilt jedenfalls dann, wenn der Patentinhaber keinen besonderen Vertrauenssachverhalt beispielsweise durch einen vorgerichtlichen Schriftverkehr oder dergleichen begründet hat. Wenn ein solcher besonderer Vertrauenssachverhalt fehlt, dann steht es in allein in der Verantwortung des Verletzers, sicherzustellen, dass durch seine Handlungen keine Schutzrechte anderer verletzt werden. Es ist daher die Pflicht des Verletzers, die relevanten Schutzrechte Dritter zu recherchieren.

Zudem hat das Oberlandesgericht Düsseldorf ausgeführt, dass selbst in dem Fall, in dem ein solcher Vertrauenssachverhalt angenommen werden kann, das Verschulden des Patentverletzers keinesfalls vollständig ausgeräumt werden kann. Es sei schließlich vordringlich die Sache des Wettbewerbers, sich nach fremden Schutzrechte zu vergewissern.

3. Praxishinweis

Dieses Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf zeigt eindrucksvoll auf, dass bei der Beratung zu Umgehungslösungen eine ausschließliche Betrachtung des in Streit stehenden Schutzrechts zu kurz gegriffen ist. Ein besonderes Augenmerk sollte man in jedem Fall auf die weiteren Familienmitglieder des Klagepatents werfen.

Im Idealfall sollte der Verletzer eine umfassende Prüfung aller in Betracht kommender Schutzrechte (FTO-Recherche) in Bezug auf die Abwandlungsform durchführen. Andernfalls kann es sein, dass die Abwandlungsform ggf. sogar von Patenten eines anderen Wettbewerbers Gebrauch macht, was zu einer weiteren kostenintensiven Auseinandersetzung mit einem weiteren Wettbewerber führen könnte.

Carsten Plaga

Juve Patent Ranking Germany 2023: Kather Augenstein erneut unter den Top IP Kanzleien und führenden IP Spezialisten in Deutschland

Wir freuen uns sehr, dass Kather Augenstein auch in diesem Jahr in der aktuellen Ausgabe des vielbeachteten JUVE Patent Ranking Germany 2023 die Platzierung der vergangenen Jahre verteidigen konnte.

Nach wie vor wurde Kather Augenstein in der Kategorie Patentstreitigkeiten – Rechtsanwälte mit vier Sternen in der zweithöchsten Bewertung ausgezeichnet.

Neben der Stärke für Prozessführung innerhalb eines breiten Branchenspektrums unterstreicht JUVE Patent in seiner diesjährigen Bewertung erneut die europäische Ausrichtung unserer Boutique-Kanzlei bei der Vertretung unserer Mandanten vor dem Einheitlichen Patentgericht. Die vollständige Analyse lesen Sie hier.

Darüber hinaus freut es uns ganz besonders, dass in diesem Jahr gleich drei unserer Rechtsanwälte unter den führenden Persönlichkeiten im Bereich Patentstreitigkeiten – Rechtsanwälte vertreten sind: Neben unserem Senior Partner Dr. Peter Kather wurde in diesem Jahr zusätzlich Dr. Christof Augenstein als führender Berater besonders hervorgehoben. Christopher Weber ist zum dritten Mal in Folge unter Deutschlands führenden Prozessanwälten im Patentrecht gelistet. 

Ein großer Dank gilt unseren Mandanten und Mitstreitern, die gleich vier unserer Partner und IP Spezialisten besonderes Lob aussprechen. So wird Dr. Peter Kather als „sehr mandantenorientiert mit perfekter Strategie- und Verfahrensberatung“ beschrieben, während Christof Augenstein von einem Mandanten als „kreativ, pragmatisch und reaktionsschnell“ bewertet wird, „es ist ein wahres Vergnügen der Zusammenarbeit“. Gleiches Lob erhalten Miriam Kiefer und Christopher Weber, zudem wird beiden ihr „technisch sehr gutes Verständnis“ besonders hervorgehoben.

„Die ausgezeichnete Bewertung unserer Kanzlei ist nie das Ergebnis einer einzelnen Person, sondern die unseres gesamten Teams. Ein großes Dankeschön gilt daher dem hervorragende Team von Kather Augenstein, das diesen Erfolg möglich gemacht hat“, so unser Managing Partner Miriam Kiefer.

BGH, Urteil v. 20.06.2023 – X ZR 61/21 – Faserstoffbahn

Wann sind die Grenzen des Vorbenutzungsrechts überschritten, wenn eine Modifikation verwendet wird? Mit dieser Frage hat sich der 10. Zivilsenat in der Entscheidung Faserstoffbahn auseinandergesetzt.

I. Sachverhalt

Das Verletzungsverfahren hatte eine Slipeinlage der Beklagten (zunächst angegriffene Ausführungsform I) zum Gegenstand. Das LG Düsseldorf hat die Beklagte im Wesentlichen antragsgemäß verurteilt. In der Berufungsinstanz vor dem OLG Düsseldorf beschränkte der Kläger die Klage auf die Ausführungsform II, die erstmals superabsorbierende Stoffe (SAP) aufwies, wobei er eine Kombination aus Haupt- und Unteransprüchen geltend machte. 

Das OLG Düsseldorf hat das geltend gemachte Vorbenutzungsrecht verneint und die Berufung der Beklagten zurückgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, dass die vorbenutzte Slipeinlage unstreitig keine SAP aufgewiesen habe. Der Vorbenutzer sei jedoch auf die Nutzung desjenigen Besitzstands beschränkt, den er vor dem Anmelde- bzw. Prioritätstag genutzt habe. Folglich sei schon kein geschützter Besitzstand in Bezug auf die zuletzt geltend gemachte Anspruchsfassung gegeben – die Frage nach der Reichweite eines Vorbenutzungsrechts bei Modifikationen stelle sich daher nicht.

Auf die Revision der Beklagten hat der BGH das Berufungsurteil aufgehoben und zur erneuten Entscheidung und Verhandlung in der Sache an das OLG Düsseldorf zurückverwiesen.

II. Begründung

Der Vorbenutzer sei grundsätzlich auf die Nutzung desjenigen Besitzstands beschränkt, für den vor dem Anmelde- oder Prioritätstag sämtliche Voraussetzungen des Ausnahmetatbestands erfüllt waren. Weiterentwicklungen über diesen Besitzstand hinaus sind ihm verwehrt, wenn sie in den Gegenstand der geschützten Erfindung eingriffen. Ob eine andere Benutzungsform vorliege, sei am Maßstab der unter Berücksichtigung von Beschreibung und Zeichnungen ausgelegten Schutzansprüche zu beurteilen.

Der Vorbenutzer überschreite insbesondere die Grenze seines Vorbenutzungsrechts, wenn mit der Modifikation erstmals ein zusätzlicher Vorteil erzielt werde. Anders verhalte es sich dagegen, wenn das Patent bzw. Gebrauchsmuster eine Abweichung von der Vorbenutzung offenbare, die der Fachmann zum Anmelde- oder Prioritätszeitpunkt ohne Weiteres in Betracht gezogen hätte.

Diese Prüfung habe das Berufungsgericht jedoch nicht vorgenommen, sondern sei rechtsfehlerhaft davon ausgegangen, dass sich die Frage der Reichweite aufgrund einer Modifikation hier grundsätzlich nicht stelle.

Die Modifikation eines vorbenutzten Gegenstands, der alle Merkmale eines unabhängigen Anspruchs des Klagegebrauchsmusters verwirkliche, könne allerdings auch dann von einem Vorbenutzungsrecht gedeckt sein, wenn der vorbenutzte Gegenstand weitere Merkmale nicht aufgewiesen habe, die nach dem Klageantrag zwingend seien. Das gelte unabhängig davon, ob lediglich die Verletzungsklage auf eine in der genannten Weise beschränkte Fassung eines unabhängigen Schutzanspruchs gestützt werde oder ob das Gebrauchsmuster in einem Löschungsverfahren entsprechend beschränkt worden sei.

III. Fazit

Verwirklicht eine Modifikation erstmals zusätzliche Merkmale eines Unteranspruchs, sind die Grenzen des Vorbenutzungsrechts nicht per se überschritten. Im Einzelfall kann dies zwar dafürsprechen, dass ein zusätzlicher Vorteil erreicht wird, der nicht mehr von dem Vorbenutzungsrecht gedeckt ist. Das ist allerdings anhand des Patents bzw. Gebrauchsmusters in seiner erteilten Fassung zu prüfen.

Marco Berlage

Aluminiumdielen – OLG Karlsruhe Beschluss 18.07.2023 – 6 W 30/23

In seinem Beschluss vom 18.07.2023 hat das OLG Karlsruhe sich sowohl mit der Vollstreckung nach § 888 ZPO als auch mit der Frage beschäftigt, ob ein schutzrechtsverletzender Gegenstand noch innerhalb der Vertriebswege ist, wenn dieser sich bei einem Gewerbetreibenden befindet, der kein Händler ist.

Der Sachverhalt

Beim vorliegenden Fall handelte es sich um eine Beschwerde gegen ein Urteil des LG Mannheim (Beschluss vom 19. Mai 2023, Az. 2 O 86/21 ZV II). In diesem entschied das LG Mannheim, dass die Schuldnerinnen die in Frage stehenden „Outdoor-Aluminiumdielen“ „zurückzurufen oder endgültig aus den Vertriebswegen zu entfernen“ haben. Die Schuldnerinnen wehren sich dagegen mit dem Argument, dass sich keine Produkte mehr in den Vertriebswegen befänden und daher ein Rückruf unmöglich sei. Dies begründen Sie damit, dass alle in den Verkehr gebrachten Erzeugnisse bereits verbaut wurden und damit in das Eigentum der Endabnehmer übergegangen seien.

Der Beschluss

In dem Beschluss stellt das LG Karlsruhe neben der Zulässigkeit des Antrages zunächst fest, dass eine Verurteilung zu Rückruf oder Entfernen nach § 888 ZPO zu vollstrecken ist. Dies begründet die Kammer damit, dass der Wortlaut des Urteils „oder“ den Schuldnerinnen die Möglichkeit lässt, zwischen den beiden Optionen zu wählen. Da zumindest der Rückruf eine nicht vertretbare Handlung im Sinne des § 888 ZPO ist, ist eine Vollstreckung – unabhängig von der Vertretbarkeit der weiteren Option – nach § 888 ZPO zu vollziehen. Ob die wahlweise angeordnete Entfernung aus dem Vertriebswegen auch eine nicht vertretbare Handlung darstellt oder aus § 887ZPO als nicht vertretbare Handlung zu vollziehen ist, ist laut der Kammer irrelevant.

In Bezug auf die materiellrechtlichen Fragen der Entscheidung ist vorliegend § 140a Abs. 3 S. 1 PatG zu beachten. Gem. § 140a Abs. 3 S. 1 PatG können Verletzte, deren Erfindungen entgegen den §§ 9 bis 13 PatG benutzt werden, von den Verletzenden den Rückruf der Erzeugnisse oder das endgültige Entfernen aus den Vertriebswegen verlangen.

Bezüglich der Frage, wann ein verletzter Gegenstand sich noch in den Vertriebswegen befindet, stellt das OLG Karlsruhe in der vorliegenden Entscheidung auf den Begriff des privaten Endverbrauchers ab. Die Kammer stellt klar, dass ein verletzender Gegenstand auch dann noch „in den Vertriebswegen“ ist, wenn es sich bei dem Abnehmer um einen Gewerbetreibenden handelt, der kein Händler ist. Diese Entscheidung begründet das OLG Karlsruhe damit, dass es denkbar sei, dass eine Sache später im Rahmen einer gewerblichen Handlung veräußert wird und dadurch eine patentverletzende Handlung ausgeübt wird. Im vorliegenden Fall argumentiert die Kammer, dass die Immobilie, in welche der „Outdoor-Aluminiumboden“ verbaut wurde, im weiteren Verlauf von dem Gewerbetreibenden als gewerbliche Handlung veräußert werden könnte. Durch diese Umstände kommt das Gericht zu dem Schluss, dass eine Weiterveräußerung der Dielen nicht hinreichend ausgeschlossen ist. Auch der Einwand der Schuldnerinnen, dass die Produkte bereits bei den Abnehmern verbaut sind, rechtfertigte aus Sicht des Gerichts keine andere Entscheidung. Dies begründete das Gericht damit, dass der Rückruf gem. § 140a Abs. 3 S. 1 PatG lediglich eine dem Schuldner obliegende Aufforderung an den Abnehmer ist, die gelieferten Erzeugnisse zurückzugeben, es hat keine Auswirkungen für den Schuldner, ob die Abnehmer der Aufforderung tatsächlich Folge leisten oder nicht. Der Schuldner ist seiner Rechtspflicht nachgekommen, wenn er die Aufforderung ausgesprochen hat. Dem Rückruf steht nicht entgegen, dass ein Ausbau mit einem einzelnen Vertrieb der Dielen sehr unwahrscheinlich ist.

In seiner früheren Rechtsprechung hatte das LG Mannheim genau dies anders gesehen. Es stellte in der Entscheidung vom 10.12.2013, Az. 2 O 180/12 fest, dass die Endabnehmer/Endnutzer nicht zum Vertriebsweg gehören. Dabei sollte es gleich sein, ob diese den Gegenstand gewerblich nutzen oder nicht. Gegenstände, die sich bei privaten oder gewerblichen Abnehmern befinden, sind nicht mehr innerhalb der Vertriebswege, wenn die Abnehmer als „Endabnehmer“ einzustufen sind.

Das OLG Karlsruhe hat seine Entscheidung unter anderem auf frühere Entscheidungen des OLG Düsseldorfs gestützt. Die Entscheidungen des OLG Düsseldorfs kommen ebenfalls zu dem Ergebnis, dass Gegenstände grundsätzlich noch in dem Vertriebsweg sind, wenn sie sich bei einem gewerblichen Abnehmer befinden. Auch hier stellt das Gericht fest, dass es keinen Unterschied macht, ob der gewerbliche Abnehmer als Endabnehmer einzustufen ist oder nicht.
Im Urteil vom 15.07.2021 – 15 U 42/20 begründete das OLG Düsseldorf seine Entscheidung damit, dass ein gewerblicher Endverbraucher ein Patent grundsätzlich verletzt, wenn er das patentverletzende Erzeugnis gewerblich nutzt. In diesem Fall besitzt er das patentverletzende Erzeugnis zum Zwecke der Nutzung gem. § 9 S. 2 Nr. 1 PatG.
Auch in dem Urteil vom 13.08.2020 – 2 U 10/19 kam das OLG Düsseldorf zu dem Ergebnis, dass ein Produkt auch dann noch „in den Vertriebswegen“ ist, wenn es sich bei einem gewerblichen Endabnehmer befindet. In dem vorliegenden Fall stritten die Parteien sich um Zündkerzen in einem Gasmotor und auch hier argumentierte das Gericht, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass der mit den Zündkerzen ausgerüstete Motor gebraucht verkauft wird und die patentverletzenden Zündkerzen damit einhergehend auch gewerblich genutzt werden. Zudem stellt das OLG Düsseldorf fest, dass ein Produkt nur dann nicht „in den Vertriebswegen“ ist, wenn ausgeschlossen werden kann, dass es zu einem späteren Zeitpunkt weitervertrieben wird.

Die genannten Argumente des OLG Düsseldorf nimmt das OLG Karlsruhe auf und wendet diese auf den eigenen Fall an.

Mit dem vorliegenden Urteil schließt sich das OLG Karlsruhe somit der bereits vorliegenden Rechtsprechung des OLG Düsseldorfs an.

The Pharmaceutical Intellectual Property and Competition Law Review – Update: Christopher Weber und Dr. Benjamin Pesch geben Einblicke zu jüngsten Entwicklungen des geistigen Eigentums und Wettbewerbsrechts im pharmazeutischen Sektor in Deutschland

Auch in diesem Jahr haben unser Partner Christopher Weber und unser Counsel Dr. Benjamin Pesch in der 4. Ausgabe der Fachpublikation The Pharmaceutical Intellectual Property and Competition Law Review aufgrund ihrer Expertise im Pharmabereich ein weiteres Kapitel zu den aktuellen Entwicklungen im deutschen Markt veröffentlicht. 

In Kapitel 5 geben sie einen aktuellen Überblick zu den allgemeinen Grundsätzen und jüngsten Entwicklungen im Bereich des geistigen Eigentums und des Wettbewerbsrechts im Arzneimittelbereich in Deutschland. Einen detaillierten Einblick in das deutsche Kapitel erhalten Sie hier. 

Auszüge der Publikation werden auch im Rahmen unserer Partnerschaft auf Lexology veröffentlicht. Bei Interesse eines gebundenen Buchexemplars stehen Ihnen unsere beiden Autoren zur Verfügung:

weber@katheraugenstein

pesch@katheraugenstein

Die 4. Ausgabe von The Pharmaceutical Intellectual Property and Competition Law Review ist ein jährlich erscheinender, gebunden und online verfügbarer Leitfaden zu rechtlichen und marktbezogenen Entwicklungen in den wichtigsten Rechtsordnungen im pharmazeutischen Sektor weltweit.

Er dient als ein nützliches Instrument für das Management globaler Risiken in diesem Bereich und analysiert die Schlüsselelemente der relevanten rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen in den wichtigsten Rechtsordnungen weltweit. Die Publikation deckt mit ihren insgesamt 12 Kapiteln viele wichtige europäische und internationale Jurisdiktionen ab. 

Zu the Law Reviews:

The Law Reviews ist ein Expertennetzwerk, das über 108 Rechtsgebiete in mehr als 130 Ländern weltweit abdeckt und sich an Praktiker wendet, die über ihre eigenen Grenzen hinauszublicken und strategische Lösungen in ausländischen Rechtsordnungen suchen.

Vordenker aus den weltweit führenden Anwaltskanzleien analysieren globale Rechtsfragen und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen. Die Law Reviews sind ein unverzichtbares Informationsinstrument für Rechtsanwälte, Unternehmensjuristen, Regierungen und Unternehmensverantwortliche.

Die Redakteure von The Law Reviews sind international anerkannte Branchenexperten in den wichtigsten Praxisbereichen.

Managing IP Stars zeichnet Dr. Benjamin Pesch in seiner jüngsten Ausgabe erneut als „Rising Star 2023“ aus

Managing IP hat jüngst seine Rising Star Rankings 2023 veröffentlicht. Wir freuen uns sehr, dass Dr. Benjamin Pesch, Counsel, auch in diesem Jahr und bereits zum dritten Mal in Folge als Rising Star 2023 ausgezeichnet wurde.

Ganz besonders möchten wir uns bei unseren Fachkollegen und unseren Mandanten bedanken, die mit ihren Bewertungen zu diesem Ranking beigetragen haben. Das erhaltene Feedback ist der Grundstein für die Ernennung zum Rising Star. Dies ist eine Bestätigung für das professionelles Engagement von Dr. Benjamin Pesch, mit dem er den sich ständig weiterentwickelnden Bedürfnissen seiner Mandanten in hohem Maße gerecht wird.

Über Managing IP Stars:
Managing IP brachte 2018 seine erste Veröffentlichung der „Rising Stars“ heraus. Diese Sonderpublikation, die vom IP STARS-Forschungsteam veröffentlicht wird, würdigt einige der besten aufstrebenden Anwälte im Bereich des geistigen Eigentums, die zum Erfolg ihrer Kanzleien und Mandanten beigetragen haben. Bei der Auswahl werden in erster Linie die Leistungen und das Fachwissen der einzelnen Anwälte berücksichtigt, aber auch ihre Aktivitäten in der Fachwelt des Gewerblichen Rechtsschutzes.

Weitere Informationen zu den MIP Rising Stars finden Sie hier.

2023 – FOCUS Recht-Spezial – Kather Augenstein erneut unter den TOP-Wirtschaftskanzleien für Patent- und Markenrecht 2023 in Deutschland

Das FOCUS-Magazin hat in seiner jüngsten Ausgabe „FOCUS-Recht-Spezial“ die gesamte Boutique Kanzlei Kather Augenstein erneut in der aktuellen Kanzleienliste 2023 als eine der TOP-Wirtschaftskanzleien 2023 in Deutschland im Bereich Patent- und Markenrecht ausgezeichnet.

Laut der Focus-Business Redaktion wurde Kather Augenstein dabei überproportional häufig von Mandantinnen und Mandanten sowie von Mitstreitern und Mitstreiterinnen empfohlen, wofür wir uns herzlich bedanken möchten.

Die vollständige Liste der empfohlenen Kanzleien für Patentrecht finden Sie hier.

Die vollständige Liste der empfohlenen Kanzleien für Markenrecht finden Sie hier.

Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf: Kein hinreichend gesicherter Rechtsbestand des Verfügungspatents nach Widerruf des Stammpatents in einem Generikafall

OLG Düsseldorf, Urt. v. 23.02.2023 – Az. 15 W 14/21

Der 2. Zivilsenat des OLG Düsseldorf hat in seinem Urteil vom 23.02.2023 (Az. 15 W 14/21) entschieden, dass die unter Drittbeteiligung zustande gekommene Erteilung des Verfügungspatents auch in einem Generikafall keine Unterlassungsverfügung rechtfertige, sofern ihr eine Widerrufsentscheidung der Einspruchsabteilung zum inhaltsgleichen Stammpatent entgegensteht.

I. Zum Sachverhalt

Die Verfügungsklägerin ist Inhaberin des deutschen Teils eines europäischen Patents über eine pharmazeutische Zusammensetzung zur Behandlung von Multipler Sklerose. Über einen anhängigen Einspruch ist noch nicht entschieden. Das Stammpatent wurde im Rahmen eines von zehn Einsprechenden – darunter auch die Verfügungsbeklagte – geführten Einspruchsverfahren von der Einspruchsabteilung des EPA widerrufen. Die dagegen gerichtete Beschwerde wies die technische Beschwerdekammer zurück. Das widerrufene Stammpatent ist weitgehend inhaltsgleich mit dem Verfügungspatent.

Das LG Düsseldorf hat den Antrag auf Erteilung einer einstweiligen Verfügung zurückgewiesen, weil der Rechtsbestand nicht gesichert sei. Die Erteilung des Verfügungspatents und die Entscheidung der Beschwerdekammer stünden in einem unauflösbaren Widerspruch.

Das OLG Düsseldorf bestätigte das Urteil des LG und wies die Berufung als unbegründet zurück.

II. Zur Entscheidung

Das OLG Düsseldorf entschied, dass eine einstweilige Verfügung aufgrund eines patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs nur dann erlassen werden kann, wenn der Bestand des Verfügungspatents so eindeutig zu beantworten ist, dass eine fehlerhafte Entscheidung nicht ernstlich zu erwarten ist. Dies könne grundsätzlich nur dann sein, wenn das Verfügungspatent ein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat.

Eine Ausnahme hiervon wird gemacht, wenn Sachverhalte vorliegen, in denen der Patentinhaber besonders schutzwürdig ist. Dies ist in der Regel der Fall. Denn während der von einer nicht erlassenen einstweiligen Verfügung angerichtete Schaden im Falle einer späteren Aufrechterhaltung des Patents vielfach enorm und vielfach nicht wiedergutzumachen ist, hat eine Unterlassungsverfügung, die sich nachträglich als unberechtigt erweist, nur zur Folge, dass das beklagte Generikaunternehmen vorübergehend zu Unrecht vom Markt ferngehalten wurde. Hier falle die Interessenabwägung klar zum Vorteil des Patentinhabers aus, da das beklagte Generikaunternehmen für seine Marktpräsenz regelmäßig keine eigenen wirtschaftlichen Risiken eingehen müsse.

Das OLG Düsseldorf gestand zwar zu, dass es sich hier um einen solchen Generika-Fall handle und somit grundsätzlich auch eine Verfügung zu erlassen sei, wenn keine endgültige Sicherheit über den Rechtsbestand bestünde. Allerdings stehe hier die negative streitige Rechtsbestandsentscheidung der Annahme eines gesicherten Rechtsbestands entgegen. Dies gelte auch bezogen auf ein Stamm- oder Parallelpatent, wenn sich – wie hier – die Argumente zur Schutzrechtsvernichtung auf das Verfügungspatent übertragen lassen. Der Erlass der einstweiligen Verfügung stehe der Entscheidung der Einspruchsabteilung des EPA entgegen, welche im Vergleich zur Prüfungsabteilung den höherrangigen Spruchkörper darstelle und technisch fachkundig sei.

Aufgrund der gegebenen Umstände war eine Auseinandersetzung mit der EuGH-Entscheidung vom 28.04.2022, Rs. C-44/21 – Phoenix / Harting, wonach eine einschränkende Rechtsprechung, dass eine einstweilige Verfügung nur nach einem erstinstanzlichen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren erlassen werden könnte, gegen Art. 9 Abs. 1 lit. a RL 2004/48 verstoße, nicht notwendig.

Dr. Melissa Lutz

Landgericht München: Konkretisierung der Anforderungen an die wechselseitige Lizenzwilligkeit von Patentinhaber und Patentbenutzer

Mit Urteil vom 17.02.2023 hat das Landgericht München I in einem Rechtsstreit zwischen GE Video Compression LLC und TCL Deutschland GmbH & Co.KG seine FRAND-Rechtsprechung konkretisiert (Az. 21 O 4140/21).

In dem Rechtsstreit vor dem Landgericht München I machte die GE Video Compression LLC Ansprüche aus einem HEVC-SEP geltend. Das Landgericht München konkretisierte in diesem Urteil seine Anforderungen an die wechselseitige Lizenzwilligkeit von Patentinhaber und Patentbenutzer bei den FRAND-Verhandlungen und wies den FRAND-Einwand von TCL mangels Lizenzwilligkeit zurück.

Das Landgericht München I legte seiner Entscheidung die Grundsätze der BGH-Entscheidungen FRAND-Einwand I und FRAND-Einwand II zugrunde. Der Patentbenutzer müsse fortdauernd den Abschluss eines FRAND-Lizenzvertrages verlangen und bereit sein am Zustandekommen dieses Vertrages mitzuwirken. Ohne diese Bereitschaft laufe der FRAND-Einwand des Patentbenutzers ins Leere. Auch der Patentinhaber müsse in den Verhandlungen lizenzwillig sein. Dabei bedingen sich das Verhalten von Patentbenutzer und Patentinhaber wechselseitig. Maßstab der Prüfung sei dasjenige, was eine vernünftige Partei, die an dem erfolgreichen und dem beiderseits interessengerechten Abschluss der Verhandlungen interessiert sei, zur Förderung dieses Ziels in einem bestimmten Verhandlungsstadium jeweils tun würde. Die Verhandlungsschritte der Parteien bauten dabei aufeinander auf. Fehle es an der Lizenzwilligkeit des Patentbenutzers, könne offengelassen werden, ob das Angebot des Patentinhabers (inhaltlich) FRAND-Bedingungen entspricht. Der Lizenzsucher müsse nur dann nicht auf ein Angebot des Patentinhabers reagieren, wenn es so FRAND-widrig ist, dass es bei objektiver Wertung schlechterdings untragbar sei.

Auf dieser Basis lehnte das Landgericht den FRAND-Einwand der Beklagten ab.

Das Landgericht prüfte dabei zunächst, ob das Angebot der Klägerseite so FRAND-widrig sei, dass es schlechterdings untragbar sei und verneinte dies. Dabei prüfte das Landgericht die Lizenzwilligkeit des Patentinhabers. Diese bestehe in der Regel nicht, wenn der Patentinhaber auf diskriminierenden oder willkürlichen Bedingungen bestehe und selbst am Ende der Verhandlungen nicht bereit sei, von diesen Bedingungen abzurücken. Soweit ein Patent-Pool für ein SEP ein Lizenzangebot abgebe, müsse sich der Patentinhaber dieses Angebot zurechnen lassen. Die Umstände dafür, dass das Angebot schlechterdings FRAND-widrig sei, müsse der Patentbenutzer darlegen und beweisen. Er müsse jedenfalls plausible Anhaltspunkte dafür vortragen, dass und warum ein Angebot diskriminierend sei. Im Einzelfall könne der Patentinhaber wegen seiner sekundären Darlegungslast gehalten sein, ergänzend zu den Angeboten vorzutragen.

Auf dieser Basis erkannte das Landgericht keine konkreten Anhaltspunkte für eine fehlende Lizenzwilligkeit der Klägerin.

In seinem Urteil begründete das Landgericht unter anderem, dass die Klägerin nicht zu Vergleichslizenzverträgen vortragen müsse, wenn der Patentbenutzer die Diskriminierung auf Basis der „effektiven Lizenzbelastung“ begründet habe. Entscheidend dafür, dass keine Diskriminierung vorliege, sei zudem, dass eine Diskriminierung jedenfalls dann entfalle, wenn die Beklagten einen Lizenzvertrag zu den Bedingungen abschließen, die die Klägerin auch der Konkurrenz eingeräumt habe. Auf diesen Vorschlag seien die Beklagten aber nicht hinreichend eingegangen. Dazu wäre ein williger Lizenznehmer aber verpflichtet gewesen.

Das Landgericht zeigte zudem auf, dass sich aus den Vergleichslizenzverträgen auch deswegen keine Diskriminierung ergeben könne, weil diese „pre-litigation“ abgeschlossen worden seien. Solche Verträge seien von Lizenzverträgen zu unterscheiden, die erst nach Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens zustande kommen.

Das Landgericht erkannte allerdings die Lizenzunwilligkeit der Beklagten. Es begründete, dass sich die fehlende Lizenzwilligkeit insbesondere aus dem zögerlichen Verhandeln ergebe. Es differenzierte dabei zwischen dem Verhalten vor Klageerhebung und dem Verhalten nach Klageerhebung.

In der Zeit bis zur Klageerhebung seien die Beklagten lizenzunwillig gewesen, da sie nicht hinreichend auf Kontaktaufnahmen des Pools reagiert hätten.

Auch nach Klageerhebung hätten sie die Lizenzverhandlungen nicht im erforderlichen Maß gefördert und die Versäumnisse der zuvor vergangenen fünf Jahre nicht ausgeglichen. Dies widerspräche der erklärten Lizenzbereitschaft.

Das Gesamtverhalten der Beklagten zeige ihr fehlendes Interesse daran, mit dem Pool und der Klägerin zügig zum Abschluss des Lizenzvertrags zu gelangen. Insbesondere hätten die Beklagten Beanstandungen an den Angeboten der Klägerin und Gründe gegen die Erfüllung von FRAND-Bedingungen nicht rechtzeitig dargelegt. Die Beklagten verfolgten das Ziel, ihre eigenen (finanziellen) Lizenzbedingungen gegen die Klägerin durchzusetzen und wendeten eine Verzögerungstaktik an. Das ergebe sich durch das stetige Anfordern weiterer Informationen, ohne dass die hierauf erteilten Auskünfte konstruktiv genutzt würden. Auch nach Klageerhebung zeige das Verhalten der Beklagten nicht, dass es ihnen um einen zügigen und angemessenen Abschluss des Lizenzvertrages gegangen sei, sondern dass die Lizenzunwilligkeit fortbestanden habe. Die Beklagten hätten an den Lizenzverhandlungen zu spät und zu wenig mitgewirkt, um die vorherigen Verzögerungen und Versäumnisse zu kompensieren. Die Gegenangebote der Beklagten zeigten, dass es ihnen nicht auf den Abschluss eines Vertrages zu FRAND-Bedingungen angekommen sei. Sie hätten Konditionen verlangt, die strukturell und juristisch für den Pool unmöglich seien, da der Pool anderenfalls gegen seine Satzung verstoße. Die Gegenangebote zielten auf einen Inhalt ab, der vom Pool nicht akzeptiert werden könne und den die Beklagten nicht beanspruchen können. Ein vernünftiger Lizenzsucher hätte nicht so lange und nachdrücklich versucht diese Konditionen durchzusetzen. Die Beklagten hätten dem Pool zudem Informationen über ihre Verkaufszahlen mitteilen müssen. Zudem zeige die verzögerte Reaktion der Beklagten – u.a. beim Gegenangebot – dass sie nicht lizenzwillig gewesen seien.

Zudem habe die Klägerin den Beklagten ein bilaterales Angebot als Alternative zur Poollösung unterbreitet. Darauf hätten die Beklagten nicht reagiert.

Das Landgericht München begründete in seiner Entscheidung zudem, dass der Einwand, die Klägerin beziehungsweise der Pool hätte gegen ihre Förderungspflicht verstoßen, nicht durchgreife. Es genüge, dass die Klägerin beziehungsweise der Pool in einem Datenraum Lizenzverträge zur Verfügung gestellt und diese laufend aktualisiert und ergänzt habe. Diese Verträge gäben den Beklagten einen ersten Eindruck von der Lizenzsituation. Ein williger Lizenznehmer würde auf dieser Basis erste Interessen und Eckpunkte eines Lizenzvertrages formulieren und möglicherweise weitere Informationen über die Bedingungen seiner wichtigsten Konkurrenten anfordern. Jedenfalls würde ein williger Lizenznehmer nicht die Vorlage sämtlicher Patente und sämtlicher Lizenzverträge fordern, ohne sich damit inhaltlich auseinanderzusetzen.

Das Landgericht begründete zudem, dass der Umgang der Beklagten mit den vorgenommenen Schwärzungen die Lizenzunwilligkeit belege. Die Schwärzungen seien einerseits nicht unangemessen gewesen, da die gestellten Passagen schon nach dem Vortrag der Beklagten, keine für die Bemessung der Lizenzgebühr relevanten Informationen enthielten. Zudem hätten die Beklagten zu lange gewartet, bevor sie einen Vorlageantrag gestellt hätten.

Auch belege das stetige Anfordern weiterer Informationen die fehlende Lizenzwilligkeit. Die Beklagten hätten sich mit den zur Verfügung gestellten Informationen auseinandersetzen und die Informationen hätten sich in neuen Verhandlungspositionen widerspiegeln müssen. Dem seien die Beklagten nicht nachgekommen. Daraus ergebe sich, dass das Aufklärungsinteresse der Beklagten nur vorgeschoben gewesen sei.

Auch weitere Einwände der Beklagten änderten daran nichts, da diese Einwände zu spät vorgebracht worden seien.

Schließlich entschied das Landgericht München, dass die Vorlageanträge der Beklagten unbegründet seien. Da die Beklagten Lizenzunwillig seien, sei es nicht erforderlich, dass die Klägerin weitere Informationen offenbare und entsprechende Dokumente vorlege. Die Vorlage sei nicht entscheidungserheblich. Es sei nicht ersichtlich, dass die Beklagten infolge der Vorlage ihr verzögerndes Verhalten aufgeben würden. Es bestehe zudem kein kartellrechtlicher Vorlageanspruch. Die Beklagten hätten grundsätzlich nur einen Anspruch auf Vorlage solcher Verträge, die den gleichen Markt beträfen. Sie hätten nicht dargelegt, welche Verträge sie über die bereits vorgelegten Verträge hinaus benötigen.

Dr. Benedikt Walesch LL.M.