Internationale SEP-Trends und Zukunftsaussichten – Japanische Unternehmen und SEP

Die SEP Research Group veranstaltet am kommenden Mittwoch, 16. März 2022 von 09:00 bis 12:00 Uhr (MEZ) unter der Leitung ihres Vorsitzenden Toshi Futamata (Institut für Zukunftsforschung, Universität Tokio) eine Abschlussveranstaltung und fasst in einem offenen Online-Workshop die Aktivitäten in 2021 zusammen. Seit dem letzten Jahr erfreut sich die Arbeitsgruppe über einen beträchtlichen Teilnehmerzuwachs: es werden bis zu 200 Experten aus Japan, den USA, Europa, China, Südkorea und Indien erwartet, die über internationale SEP-Trends referieren werden.

Für die Region Europa wird unser Partner Dr. Christof Augenstein im dritten Teil des Workshops einen 30-minütigen Vortrag zu den jüngsten europäischen SEP Branchentrends halten (die Übertragung findet voraussichtlich gegen 10:00 bis 10:30 Uhr MEZ).

Das vollständige Seminar findet in englischer Sprache statt und wird über die Software ZOOM veranstaltet. Zur kostenfreien Teilnahme und Registrierung stellen wir Ihnen bis spätestens zum 14. März einen Anmeldelink zur Verfügung. Wenn Sie das Workshop-Programm 2022 per Chrome öffnen, lässt sich per rechtem Mausklick die Sprache in Deutsch oder Englisch anpassen. Bitte beachten Sie außerdem, dass sich die Zeitangabe in der Übersicht auf die japanische Standardzeit (JST) bezieht.

Das Event wird unterstützt durch das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie, dem Japanischen Patentamt und der Japanischen Internationalen Vereinigung für den Schutz des geistigen Eigentums (AIPPI) Japan.

Chambers Global Guide Rankings 2022: Kather Augenstein im Bereich Gewerblicher Rechtsschutz – Patentstreitigkeiten in Deutschland ausgezeichnet

Bei den diesjährigen Chambers Global Guide Rankings 2022 wurde unsere IP Boutique Kanzlei in der Kategorie Gewerblicher Rechtsschutz – Patentstreitigkeiten in Band 3 gelistet. Gleich drei unserer Partner werden in diesem Jahr besonders hervorgehoben:

Dr. Peter Kather wird in Band 1 gelistet und genießt aufgrund seiner Erfahrung in internationalen Verletzungsverfahren hohes Ansehen. Mandanten schwärmen: „Er verfügt über ein unvergleichliches Fachwissen“, so ein Interviewpartner: „Wir schätzen sein technisches Wissen sehr, er ist juristisch hervorragend.“

Dr. Christof Augenstein wird in Band 4 gelistet und Kunden sagen: Christof Augenstein „ist immer schnell bei der Betreuung von internationalen Kunden, die mit dem lokalen Recht nicht vertraut sind.“

Miriam Kiefer LL.M wird in Band 5 gelistet und wird von Quellen als„eine gute und beständige Prozessanwältin, die ihr Gebiet sehr gut kennt“ beschrieben. Miriam Kiefer bearbeitet umfangreiche Patentstreitigkeiten und hat einen besonderen Schwerpunkt im Bereich der Biowissenschaften.

Einen vollständigen Überblick der einzelnen Rankings von Kather Augenstein in Chambers & Partners erhalten Sie hier. 

Wir bedanken uns bei unseren Mandanten und Kollegen für ihr Vertrauen. Die Rankings zeigen, dass unser Team immer weiter vorankommt, um unseren Mandanten rund um den Globus erstklassige Dienstleistungen zu bieten. Ein besonderer Glückwunsch geht an das gesamte Team von Kather Augenstein.

Chambers Research wird von 200 Research-Analysten in 200 Rechtsordnungen durchgeführt und umfasst fast 6.000 Ranglisten. Jährlich werden Hunderttausende von Befragungen von Unternehmen, die meisten davon in Form von ausführlichen Interviews, gesammelt.

Aufforderung der EU-Kommission zur Stellungnahme – Neuer Rahmen für standardessenzielle Patente

Die EU-Kommission hat am 14.02.2022 eine Aufforderung zu einer Stellungnahme zu einer Folgenabschätzung veröffentlicht. Mit der öffentlichen Konsultation möchte die Kommission Meinungen von Interessenvertreter:innen zu verschiedenen SEP-bezogenen Fragen einholen.

Die Kommission hatte bereits in ihrem „Aktionsplan für geistiges Eigentum“ aus dem Jahr 2020 angekündigt, Vorschläge zur Förderung von Transparenz und Vorhersehbarkeit bei der SEP-Lizenzierung durch eine mögliche Reform des SEP-Lizenzsystems zu erarbeiten. Eine entsprechende Reform sollte sich hiernach insbesondere auf das erarbeitete Konzept aus der Mitteilung der Kommission über den Umgang der EU mit standardessenziellen Patenten aus dem Jahr 2017 stützen.

Nun holt die Kommission die Meinung der Öffentlichkeit und von Interessenvertreter:innen ein. Diese wird zusammen mit der Rechtsprechung des EuGH zum Umgang mit standardessenziellen Patenten sowie verschiedenen Studien in eine Folgenabschätzung einfließen. Auf dieser Grundlage will die Kommission eine Legislativinitiative, möglicherweise in Kombination mit nichtlegislativen Maßnahmen erstellen. Denn die Kommission möchte darauf hinwirken, das EU-Patentrecht neu auszurichten, um das Patentsystem zu stärken und den grünen und digitalen Wandel der EU zu fördern. Dabei blickt die Kommission auch auf die bevorstehende Einführung des einheitlichen Patentsystems. Das einheitliche Patentgericht wendet nach Art. 20 EPGÜ das Unionsrecht unmittelbar an und wahrt dessen Vorrang. Entsprechend wird es etwaige europäische Rechtsvorschriften beachten, wohingegen Bestrebungen auf nationaler Ebene keine unmittelbare Geltung für Einheitspatente entfalten.

Vor diesem Hintergrund möchte die Kommission einem von ihr identifizierten Hauptproblem entgegenwirken: die ineffiziente Lizenzierung von SEP, einschließlich „Hold-up“, „Hold-out“ und „Forum Shopping“. Wie die Kommission in ihrer Aufforderung formuliert, sieht sie die Ursachen für dieses Problem in der unzureichenden Transparenz und Vorhersehbarkeit, der Unsicherheit in Bezug auf FRAND-Bedingungen und in den hohen Durchsetzungskosten sowie der ineffizienten Durchsetzung.

Konkrete Maßnahmen formuliert die Kommission nicht. Aus der Aufforderung und dem entsprechenden Fragebogen zur Konsultation kann man aber auf gewisse Schwerpunkte schließen. Jedenfalls scheint die Kommission eine Verordnung initiieren zu wollen. Auch sieht sie einen klaren Handlungsbedarf auf EU-Ebene. Dies vor allem mit Blick auf Lizenzierung und Durchsetzung. Denn Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten könnten zu unterschiedlichen Auslegungen führen. Deshalb möchte sie auf EU-Ebene einen bestmöglichen Interessenausgleich erzielen, insbesondere mit Blick auf das Einheitspatent.

Als konkrete politische Optionen identifiziert die Kommission im Wesentlichen drei Punkte:

1. Verbesserung der Transparenz

Diesbezüglich sieht sie die Möglichkeit, eine Verpflichtung zur Offenlegung und Aktualisierung bestimmter Informationen zu schaffen. Bereits 2017 hatte die Kommission die Standardisierungsorganisationen dazu aufgerufen, dafür zu sorgen, dass die Datenbanken detaillierte, aktuelle und der Öffentlichkeit leicht zugängliche Informationen zu SEP bereitstellen. Der Aktionsplan greift diesen Punkt ebenfalls auf und zieht hierzu auch die Verwendung neuer Technologie, wie der Blockchain-Technologie, in Betracht.

Daneben möchte die Kommission die Standardessenzialität in Zukunft durch unabhängige Dritte beurteilen lassen.

2. Erste Klärung verschiedener FRAND-Aspekte

Weiter zieht die Kommission die Entwicklung von „Leitlinien und/oder Verfahren für die Präzisierung des FRAND-Konzepts“, „die Aushandlung von FRAND-Bedingungen“ und „die Bestimmung der geeigneten Lizenzierungsebene in einer Wertschöpfungskette“ in Betracht. Hier dürfte ein entsprechender Reformvorschlag besonders interessant sein. Der EuGH konnte sich zu der vom Landgericht Düsseldorf vorgelegten Frage, ob ein Unternehmen SEP-Inhaber:innen den Missbrauchseinwand entgegenhalten kann, weil diese Unternehmen in der Lieferkette nicht lizensieren, nicht äußern. Diese Frage der Lizensierungsebene ist somit bis heute offen.

3. Verbesserung der Wirksamkeit und Effizienz der Durchsetzung

Schließlich plant die Kommission weitere Anreize für Mediation, Schlichtungs- und Schiedsverfahren zu schaffen. In ihrer Mitteilung aus 2017 bezieht die Kommission sich hierzu auf das geplante Schieds- und Schlichtungszentrum des Einheitlichen Patentgerichts. Wie allerdings solche Anreize aussehen sollen, gibt die Kommission nicht zu erkennen. Ebenso ist nicht unmittelbar ersichtlich, wie dieser Aspekt mit dem Ziel einer verbesserten Transparenz übereinkommt.

Jedenfalls aber bleibt es spannend rund um das Thema SEP. Nach dem Zeitplan der EU-Kommission dürfen wir hier schon im 4. Quartal dieses Jahres den nächsten Schritt erwarten. Aufgrund der Folgenabschätzung wird die Kommission eine Initiative erarbeiten. Dabei wird sie voraussichtlich (auch) neues EU-Recht vorschlagen.

Es sollten sich entsprechend alle Interessenvertreter:innen an der Konsultation beteiligen. Nur so kann die Kommission alle Standpunkte erkennen und beachten. So wird die Kommission einen Weg suchen, Patentinhaber:innen eine angemessene Entlohnung zu gewährleisten und gleichzeitig die Wirtschaft und Gesellschaft von den technischen Errungenschaften unserer Zeit profitieren zu lassen.

Der Rückmelde- und Konsultationszeitraum endet am 09.05.2022.

Dr. Katharina Brandt

Verkabelte Situation: Wie ein Markenrechtsstreit die Modewelt bewegt

Nach langem Hin und Her erlangt das Luxuslabel Off-White die Rechte an einem – mittlerweile berühmt gewordenen – Kabelbinder-Etikett. Wie kam es dazu und welche Argumente haben den Unterschied gemacht? Eine Zusammenfassung des Falls:

Ein Luxusmodelabel kämpft seit drei Jahren um die Markeneintragung eines Etiketts, das eigentlich – so ebendieses Label – vor dem Tragen der Kleidungsstücke entfernt werden soll. Konkret geht es um einen roten Kabelbinder, der an den beliebten Sneakern befestigt wird. Diese designt Off-White in Zusammenarbeit mit Nike. Doch: Von der Empfehlung, den Kabelbinder vor dem Tragen abzutrennen, hielten „Sneakerheads“ nichts; sie trugen die Schuhe samt Kabelbinder weiter.

Normales Etikett oder unverwechselbare Markendarstellung?

or diesem Hintergrund wollte Off-White das Accessoire dann doch als Marke eintragen lassen. Es sei schließlich ein unverwechselbares Markenmerkmal, das es vor Fälschung zu bewahren gelte. Über Jahre wollte sich das U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) dieser Einschätzung jedoch nicht anschließen: Die Kabelbinder seien ein dekorativer Produktbestandteil, der zwar die Funktionalität eines Etiketts habe, nicht aber ein unverwechselbares Designelement, das der Identifikation der Marke diene.

Off-White widersprach: Der Kabelbinder sei nicht anders als normale Logos, welche den Hersteller eines Modeartikels kenntlich machen. Er bewirke eine eindeutige Verbindung mit der Marke und erfülle damit die Ansprüche an die Unverwechselbarkeit eines Produktes. Nur mit einer Eintragung sei es möglich, so Off-White, sich wirksam gegen Plagiate abzusichern, die im Bereich der Luxusmode vielfach bestehen.

„Kaufargument Marke“ im Luxussektor

Es müsse, so Off-White, weiterhin auch bedacht werden, dass eine eindeutige Markendarstellung vor allem im Luxussegment ein gewichtiges Kaufargument sein kann und ist. Das Konzept eines Markenproduktes als Statussymbol greift bekanntermaßen nicht nur in der Modewelt. Dass die Sneaker mitsamt Kabelbinder darüber hinaus häufig von Prominenten und Modeinfluencern getragen werden, dürfte ebenfalls dazu beitragen, dass der Weg von rotem Kabelbinder zu Off-White kurz ist. Diese Argumente sollen Off-White schließlich zum Erfolg und damit zur Markeneintragung geführt haben.

Wir beobachten die markenrechtliche Situation in der Luxusmodewelt weiter mit Spannung; allein Off-White ist in einige weitere Angelegenheiten mit dem USPTO eingebunden und damit nicht allein. Der Versuch, den Slogan “For Walking“ (inklusive Anführungszeichen) anzumelden, scheiterte zunächst. Es bleibt zu sehen, ob Off-White weitere Anläufe unternehmen wird, eine Markeneintragung zu erreichen.

Eines steht jedoch fest: Es ist ein großer juristischer Aufwand für ein Accessoire, das eigentlich vor dem Tragen entfernt werden sollte.

CQI-Bericht (BGH) – informelle Gespräche zwischen ETSI Mitgliedern

Der Bundesgerichtshof (Urt. v. 18.01.2022 – Az. X ZR 14/20 – CQI-Bericht) hatte die Frage zu entscheiden, ob in informellen Gesprächen zwischen ETSI Mitgliedern diskutierte Lösungsvorschläge der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden und somit Stand der Technik nach Art. 54 (2) EPÜ sind.

1. SACHVERHALT

Einen Tag vor dem Prioritätstag des Streitpatents fand ein Treffen der Arbeitsgruppe der ETSI in Kansas City statt. Nachdem die Sitzung beendet war, haben sich vier Teilnehmer unterschiedlicher Unternehmen noch inhaltlich unterhalten. Dabei haben die Teilnehmer einen Lösungsansatz diskutiert. Ein Teilnehmer des Gesprächs hat diesen Lösungsansatz in der darauffolgenden Nacht als Standardisierungsvorschlag (NK33 im Nichtigkeitsverfahren) erarbeitet und am nächsten Tag (Prioritätstag des Streitpatents) dem Standardisierungsgremium übersandt.

2. ENTSCHEIDUNG

Der Bundesgerichtshof hat entscheiden, dass Vorschläge, die lediglich in informellen Gesprächen zwischen ETSI Mitgliedern ausgetauscht werden, nicht Stand der Technik nach Art. 54 (2) EPÜ sind.

In Übereinstimmung mit der bisherigen Rechtsprechung des Senats sei ein schriftliches Dokument öffentlich, wenn es zur Verarbeitung in der Öffentlichkeit bestimmt ist und einem an sich nicht beschränkten Personenkreis und nicht nur einzelnen Personen zugänglich geworden ist (BGH, Beschl. v. 09.02.1993 – X ZB 7/92, GRUR 1993, 466 – Fotovoltaisches Halbleiterbauelement). Dafür müsse ein nicht bestimmter Personenkreis vor dem Prioritätstag in der Lage gewesen sein, Kenntnis vom Inhalt des Schriftstücks zu nehmen. Diese Grundsätze gelten demnach ebenfalls für mündliche Äußerungen.

Bei Äußerungen im Rahmen eines Treffens einer Arbeitsgruppe der ETSI sei daher zwischen förmlichen Sitzungen und informellen Gesprächen außerhalb dieser zu unterscheiden. Im Gegensatz zu informellen Gesprächen zwischen einzelnen Teilnehmern, sei der Ablauf der Sitzungen durch eine Richtlinie der ETSI geregelt. Danach führe ein Sitzungsleiter die Sitzung und weise die Mitglieder auf die wettbewerbsrechtlichen Regeln hin. Dokumente, die ein Teilnehmer in einer förmlichen Sitzung einführt, seien nach der Entscheidung des BGH aufgrund der ETSI-Richtlinien nicht als vertraulich anzusehen. Etwas anderes gelte nur, falls die Dokumente als vertraulich gekennzeichnet sind.

Äußerungen, die außerhalb von förmlichen Sitzungen gegenüber einer begrenzten Anzahl von Teilnehmern erfolgen, seien nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs hingegen grundsätzlich nicht der Öffentlichkeit zugänglich. Ein Teilnehmer des Treffens dürfte demnach davon ausgehen, dass Äußerungen außerhalb der förmlichen Sitzungen von den anderen Teilnehmern des Gesprächs als vertraulich behandelt werden. Dies gelte ebenfalls dann, wenn die Äußerungen gegenüber Mitarbeitern von Wettbewerbern geäußert werden. Es sei davon auszugehen, dass die anderen Gesprächsteilnehmer den Lösungsvorschlag allenfalls mit Kollegen im Unternehmen erörtert.

3. PRAXISHINWEIS

Regelmäßig haben Kläger im Nichtigkeitsverfahren bereits das Problem den Inhalt von Gesprächen nachzuweisen. Der Inhalt informeller Gespräche dürfte nach dieser Entscheidung bis auf Ausnahmen nicht öffentlich und damit kein Stand der Technik nach Art. 54 (2) EPÜ sein, sodass es auf Beweisfragen gar nicht erst ankommen wird.

Diese Entscheidung reiht sich in die bisherige BGH-Rechtsprechung ein (GRUR 2013, 367 – Messelektronik für Coriolisdurchflussmesser; GRUR 1993, 466 – Fotovoltaisches Halbleiterbauelement). In dem vorliegenden Fall darf man jedoch hinterfragen, ob Lösungsansätze, die zwar in informellen Gesprächen aber ohne entsprechende Geheimhaltungsvereinbarung zwischen verschiedenen Mitgliedern der ETSI diskutiert werden, von allen Teilnehmern des Gesprächs als vertraulich behandelt werden. Die Entscheidung spiegelt die eher großzügige Haltung des Bundespatentgerichts wider, dass Gespräche oder Dokumente häufig als vertraulich zu betrachten waren.

Das Europäische Patentamt folgt in dieser Frage allerdings einem anderen Maßstab. Die Beschwerde-Kammern nehmen die Vertraulichkeit eines Gespräches regelmäßig nur an, wenn eine Geheimhaltungsvereinbarung oder besondere Umstände vorliegen (T 1085/92; T 1081/01).

Ob Gespräche zwischen Vertretern von ETSI-Mitgliedern von den Teilnehmern als vertraulich betrachtet werden, lässt Raum zur Diskussion. Informelle Gespräche dürften jedenfalls den technischen Fortschritt fördern, weil gerade in diesen Gesprächen ganz neue Ansätze erörtert werden können, ohne direkt ausgearbeitete Vorschläge in großer Runde zu besprechen. Diesen informellen Gesprächen möchte man beim Bundesgerichtshof anscheinend nicht den Boden entziehen. Teilnehmer solcher Gespräche sollten dennoch vorsichtig sein, welche Ideen sie außerhalb von öffentlichen Sitzungen preisgeben, wenn sie diese Idee nicht bereits als Patent angemeldet haben.

Carsten Plaga

EuGH-Vorlagefrage des Landgerichts München zu einstweiligen Verfügungsverfahren – Ändert sich nun der Maßstab für einstweilige Verfügungen im Patentrecht?

Mit einem Vorabentscheidungsersuchen gem. Art. 267 AEUV hatte das Landgericht München I mit Beschluss vom 19. Januar 2021 dem EuGH der Frage vorlegt, ob einstweilige Verfügungen im Patentrecht stets ein abgeschlossenes Rechtsbestandsverfahren erfordern dürfen. Der EuGH hat nun entschieden, dass dies mit EU-Recht unvereinbar sei. Dadurch dürfte der Rechtsbestand auch in Verfügungsverfahren intensiver zu diskutieren sein. Auch könnte nun fraglich werden, ob durch eine Entscheidung im Rechtsbestandsverfahren neue Dringlichkeit entsteht. Im Einzelnen:

1. HINTERGRUND

Das Landgericht München I hatte dem EuGH folgende Frage vorgelegt: „Ist es mit dem Unionsrecht vereinbar, dass Oberlandesgerichte den Erlass einstweiliger Maßnahmen wegen der Verletzung von Patenten grundsätzlich verweigern, wenn das Streitpatent noch kein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren durchlaufen hat und darin bestätigt wurde?“. Hintergrund dieser Vorlagefrage war die Reaktion auf die geänderte Rechtsprechung des OLG München zum Erfordernis des gesicherten Rechtsbestands von Patenten im einstweiligen Verfügungsverfahren. Beim Erlass einer einstweiligen Verfügung im Rahmen einer Patentverletzungssache ist grundsätzlich notwendig, dass neben dem eigentlichen Verfügungsanspruch (Verfügungspatentverletzung) auch ein Verfügungsgrund vorliegt, der dann nicht nur die Dringlichkeit umfasst, sondern auch die Glaubhaftmachung eines hinreichend gesicherten Rechtsbestands des Verfügungspatentes. Nach der bisherigen obergerichtlichen Entscheidungspraxis ist für den Erlass einer einstweiligen Verfügung bei einem Patentverletzungsverfahren nicht ausreichend, dass das geltend gemachte Patent von der Erteilungsbehörde nach eingehender Prüfung erteilt wurde. Über diesen Umstand hinaus fordern die Oberlandesgerichte insbesondere in Düsseldorf und München grundsätzlich zusätzlich, dass das erteilte Patent vor Erlass einer einstweiligen Verfügung wegen seiner Verletzung in einem erstinstanzlichen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren ein weiteres Mal auf seine Patentfähigkeit hin geprüft wurde. Von diesem Grundsatz gibt es indes zahlreiche Ausnahmen. So kann es nach der Rechtsprechung im Einzelfall auch ausreichen, wenn ein Patent durch namhafte Konkurrenten (etwa durch Lizenznahme) anerkannt ist, oder der Antragsgegner nur untauglichen Stand der Technik vorlegt. Mit diesen und weiteren Ausnahmen hat sich aber weder die vorlegende Kammer des Landgerichts beschäftigt, noch hat sich der EuGH damit auseinandergesetzt. Die Entscheidung ist daher allein fokussiert auf den Fall, dass keine der zahlreichen Ausnahmefallgruppen vorliegt und auch sonst keine Argumente zur Verfügung stehen.

2. ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE

Im Einzelnen beschäftigt sich der EuGH mit der Frage, ob Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2004 / 48 („Enforcement-Richtlinie“) dahin auszulegen ist, dass er einer nationalen Rechtsprechung entgegensteht, wonach der Erlass einstweiliger Maßnahmen wegen der Verletzung von Patenten grundsätzlich verweigert wird, wenn das betreffende Patent nicht zumindest ein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat. Der EuGH führt zunächst aus, dass die Mitgliedstaaten nach Art. 9 Abs. 1 a) der Richtlinie 2004 / 48 sicherstellen sollten, dass die zuständigen Gerichte die Möglichkeit haben, auf Antrag des Antragsstellers gegen den angeblichen Verletzer eine einstweilige Maßnahme anzuordnen, um eine drohende Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums zu verhindern. Gem. Art. 9 Abs. 1 a) i. V. m. den Erwägungsgründen 17 und 22 der Richtlinie hätten die Mitgliedsstaaten in ihrem nationalen Recht die Möglichkeit für die zuständigen nationalen Gerichte vorzusehen, nach einer Prüfung der besonderen Umstände des Einzelfalls und unter Beachtung der in Art. 9 vorgesehenen Voraussetzungen eine einstweilige Maßnahme zu erlassen. Ferner sollten nach Art. 9 Abs. 1 a) der betreffenden Richtlinie i. V. m. dem Erwägungsgrund 22 die im nationalen Recht vorgesehenen einstweiligen Maßnahmen die unverzügliche Beendigung der Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums ermöglichen, ohne dass eine Entscheidung in der Sache abgewartet werden muss. Diese Maßnahmen seien vor allem dann gerechtfertigt, wenn jegliche Verzögerung nachweislich einen nicht wiedergutzumachenden Schaden für den Inhaber eines solchen Rechts mit sich bringen würde. Somit komme dem Faktor Zeit eine besondere Bedeutung für die wirksame Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums zu.

Mit der o. g. Rechtsprechung und Entscheidungspraxis würde indes ein Erfordernis aufgestellt werden, das Art. 9 Abs. 1 a) der Richtlinie 2004 / 48 jede praktische Wirksamkeit nehmen würde, da es dem nationalen Recht verwehrt sei, im Einklang mit dieser Bestimmung eine einstweilige Maßnahme anzuordnen, um die Verletzung des in Rede stehenden, von ihm als rechtsbeständig und verletzt erachteten Patents unverzüglich zu beenden. Ein solches Erfordernis könne auch dazu führen, dass potenziell patentverletzende Wettbewerber des Inhabers des in Rede stehenden Patents bewusst von einem Angriff auf dessen Rechtsbestand absehen, um zu verhindern, dass das Patent in den Genuss wirksamen gerichtlichen Rechtschutzes kommen würde, sodass der in Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 2004 / 48 vorgesehene Mechanismus des vorläufigen Rechtsschutzes seiner Substanz beraubt wurde. Weiterhin würden die mit der Richtlinie 2004 / 48 verfolgten Ziele bestätigen, dass eine nationale Rechtsprechung hiesiger Art nicht mit ihr im Einklang stehen würden. Das wird auch mit dem zehnten Erwägungsgrund der Richtlinie argumentativ belegt, da aus ihr hervorgehen würde, dass mit ihr die Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten einander angenähert werden sollen, um ein hohes, gleichwertiges und homogenes Schutzniveau für geistiges Eigentum im Binnenmarkt zu gewährleisten. Ein innerstaatliches Verfahren, mit dem jede Verletzung eines bestehenden Rechts des geistigen Eigentums unverzüglich beenden werden soll, würde wirkungslos sein und somit das Ziel eines hohen Schutzniveaus für das geistige Eigentum verfehlen, wenn seine Anwendung einem Erfordernis, wie in der Vorlagefrage beschrieben, unterliegen würde.

Weiterhin stellt der EuGH dar, dass Patente ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung eine Vermutung für ihre Gültigkeit beinhalten. Somit würden sie auch ab diesem Zeitpunkt einen der Richtlinie 2004 / 48 vollumfassenden Schutz genießen. In Bezug auf die Gefahr, dass der Antragsgegner im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes durch den Erlass einstweiliger Maßnahmen einen Schaden erleidet, sei festzustellen, dass nach Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2004 / 48 die zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums erforderlichen Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe so angewendet werden müssen, dass die Einrichtung von Schranken für den rechtmäßigen Handel vermieden werden und somit eine Gewähr gegen ihren Missbrauch gegeben ist. Folglich habe der Unionsgeber schon Rechtsinstrumente bereitgestellt, die es gestatten, Gefahren dieser Art insgesamt zu verringern und den Antragsgegner entsprechend zu schützen. Weiterhin wird angeführt, dass der Grundsatz der unionskonformen Auslegung des nationalen Rechts bestimmten Schranken unterliegen würde. So würde es die Verpflichtung des nationalen Richters geben, bei der Auslegung und Anwendung der einschlägigen Vorschriften des innerstaatlichen Rechts das Unionsrecht heranzuziehen. Im vorliegenden Fall würden die in Rede stehenden deutschen Rechtsvorschriften keine Bestimmungen enthalten, wonach der Erlass einer einstweiligen Maßnahme zur Untersagung einer Patentverletzung eine gerichtliche Entscheidung in einem Rechtsbestandsverfahren voraussetzt, sodass diese Vorschriften mit der betreffenden Richtlinie gänzlich im Einklang sehen würden.

3. FAZIT

Der EuGH hat die isolierte Vorlagefrage entschieden: Ein erfolgreich überstandenes Rechtsbestandsverfahren ist damit nicht mehr als Regelfall erforderlich. Welche Auswirkungen hat das für die Praxis? Es steht zu vermuten, dass sich damit die Vortragslast zum Rechtsbestand wieder stärker zum Antragsgegner, dem tatsächlichen oder vermeintlichen Verletzer, verschiebt. Diesem wäre also zu raten, sich noch stärker als bisher ohnehin schon mit entsprechenden Recherchen zum Stand der Technik vorzubereiten, um spätestens im Falle eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung einen starken Rechtsbestandsangriff vortragen zu können.

Nach der bisherigen Rechtsprechung hat eine Rechtsbestandsentscheidung häufig eine neue Dringlichkeit eröffnet, da ohne diese Entscheidung ein Antrag auf Erlass der einstweiligen Verfügung im Regelfall keine hohen Erfolgsaussichten hatte. Ob diese Möglichkeit der neuen Dringlichkeit weiterhin besteht, dürfte vom Einzelfall abhängen, insbesondere, von den möglichen Rechtsbestandsangriffen gegen das Schutzrecht. Insbesondere bei einem bereits laufenden Rechtsbestandsverfahren kann weiterhin viel dafür sprechen dessen Ausgang abzuwarten.

Bedauerlich ist indes, dass die sehr umfangreiche und ausgewogene Rechtsprechung der deutschen Gerichte, die gerade eine Abweichung vom Grundsatz der erforderlichen Rechtsbestandsentscheidung erlaubt, nicht betrachtet und nicht in die Entscheidung eingestellt wurde.

Christopher Weber

Hüveyda Asenger

Geheimnisschutz in Patentstreitsachen (§ 145a PatG) – Düsseldorfer Praxis

Mit der Einführung des § 145a PatG (18.08.2021) hat der Gesetzgeber eine Möglichkeit geschaffen, in Patentstreitsachen Geschäftsgeheimnisse durch die entsprechende Anwendung des Geschäftsgeheimnisgesetzes zu schützen.

Mittlerweile sind erste Beschlüsse auf der Basis von § 145a PatG ergangen. Nach wie vor sind aber zahlreiche materielle und prozessualen Fragen offen. So hat beispielsweise die 4b. Kammer des Landgerichts Düsseldorfs in einem Verfahren allgemeine Hinweise erlassen, wie in der Praxis zumindest vor den Düsseldorfer Patentstreitkammern zu verfahren ist.

1. ANTRAGSFASSUNG

Diese allgemeinen Hinweise stellen dem Antragssteller anheim, ob der Antrag auf Geheimnisschutz mit dem entsprechenden Schriftsatz oder vorweg gestellt wird. Wenn der Antrag auf Geheimnisschutz mit dem Schriftsatz gestellt wird, sollte der Antrag jedoch besonders kenntlich gemacht werden, damit das Gericht diesen nicht versehentlich der Gegenseite zustellt. Zudem sollte eine geschwärzte und eine gekennzeichnete Version des Schriftsatzes eingereicht werden.

Interessant an den allgemeinen Hinweisen ist, dass die konkreten Informationen, die unter die Anordnung fallen sollen, in den Antrag aufgenommen werden müssen. Ein Verweis auf Textstellen im Schriftsatz oder Anlagen reiche demnach nicht aus. Dies hätte den Vorteil, dass die Anordnung damit auch auf zukünftige Schriftsätze Anwendung findet, ohne, dass ein neuer Antrag gestellt werden muss. Dieser Punkt dürfte das Verfahren erheblich praktikabler machen, insbesondere wenn der Antrag auf Geheimnisschutz am Anfang der Patentstreitsache gestellt wird. Dies zieht aber auch nach sich, dass beide Parteien in den Folgeschriftsätzen diszipliniert jeweils die Informationen, die unter die Anordnung fallen kennzeichnen und zusätzlich eine geschwärzte Fassung einreichen müssen.

2. ANGEMESSENE GEHEIMHALTUNGSMASSNAHME

Schwerpunkt der Begründung des Antrags dürften in den meisten Fällen sein, die angemessenen Geheimhaltungsmaßen nach § 2 GeschGehG glaubhaft zu machen. Dies gilt für die Informationen, für die der Antragsteller Schutz begehrt. Wie hoch die Anforderungen an die angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen sind, richtet sich nach dem Einzelfall. Hier hat sich bereits gezeigt, dass Gerichten auf diesen Punkt ein besonderes Augenmerk legen.

Vorgelagert stellt sich selbstverständlich die Frage, ob die Information nach § 2 Nr. 1 a) GeschGehG geheim ist. Auf Antragstellerseite ist daher ebenfalls darauf zu achten, dass mit dem Geheimnisschutzantrag die Informationen nicht offenbart werden, mithin der Antrag bzw. der Schriftsatz nur an das Gericht und nicht ungeschwärzt an die andere Partei gesendet wird. Erhält die Gegenseite die Informationen, bevor das Gericht über die Anordnung entschieden hat, könnten die Voraussetzungen nach § 2 Nr. 1 a) GeschGehG nicht mehr gegeben sein.

3. VERFAHRENSABLAUF

Der Verfahrensablauf richtet sich entsprechend der Verweisung im § 145a PatG nach § 20 GeschGehG. Dies spiegeln die allgemeinen Hinweise der 4b. Kammer des LG Düsseldorf wider. Im Ergebnis bedeutet dies, dass der Gegenseite unabhängig vom Erfolg des Antrags die aus Sicht des Antragstellers geheimhaltungsbedürftigen Informationen erhalten wird. Dem entgegnen kann der Antragsteller nur, indem er den Antrag auf Geheimnisschutz vorweg stellt. Dann steht der Antragsteller aber vor dem Dilemma, dass er nach den allgemeinen Hinweisen einerseits die Informationen konkret im Antrag benennen soll, andererseits die Informationen aber durch den Antrag nicht preisgeben möchte. In solchen Fällen wird es dann darauf ankommen, wie konkret die Informationen in den Anträgen aufgenommen werden müssen. Dies wird die Praxis zeigen. Erst einmal führt dies aber für den Antragsteller zu einer unerwünschten Unsicherheit.

4. OFFENE FRAGEN

Unbeantwortet lassen die allgemeinen Hinweise der 4b. Kammer noch die Frage, ob eine Anordnung auf Geheimnisschutz beispielsweise auch im Zwangsmittelverfahren denkbar ist. In der Literatur ist dies umstritten. Die Auskunft und Rechnungslegung enthalten regelmäßig sensible Informationen, die ein Geschäftsgeheimnis darstellen. Die Frage weist daher praktisch eine hohe Relevanz auf. Das Landgericht Mannheim hat die Anwendung des § 145a PatG auf das Zwangsmittelverfahren zuletzt bejaht. In der Literatur wird zumindest teilweise die gegenteilige Auffassung vertreten, sodass die Frage spannend bleibt.

Carsten Plaga

HEITEC versus HEITECH – Kather Augenstein für die HEITECH Promotion GmbH erfolgreich vor dem EuGH in Luxemburg

Der EUGH urteilt zur Verwirkung markenrechtlicher Ansprüche. In dem Markenrechtsstreit zwischen der Klägerin, der HEITEC AG, einerseits und der beiden Beklagten, der HEITECH Promotion GmbH sowie deren Geschäftsführer RW, andererseits hat der EuGH am 19. Mai 2022 nun sein Urteil gesprochen. Der Bundesgerichtshof hatte das Verfahren ausgesetzt und dem Gericht Rechtsfragen rund um die Verwirkung markenrechtlicher Ansprüche mit Blick auf die unionrechtskonforme Auslegung vorgelegt.

1. Sachverhalt

Konkret wehrt sich die Klägerin gegen die Benutzung des Unternehmenszeichens “HEITEC” durch die Beklagte. Diese nutzt spätestens seit 2004 das Unternehmenszeichen “HEITECH”. Am 6. Februar 2009 meldete sie ihre Unionsmarke an, diese wurde am 20. November 2008 eingetragen. Wenngleich die Klägerin seit dem 7. Juli 2008 Kenntnis von der Anmeldung dieser Marke hatte, mahnte sie die Beklagte erst im April 2009 ab und reichte am 31. Dezember 2012 Klage beim Landgericht Nürnberg-Fürth ein. Diese wurde jedoch, unter anderem wegen verzögerter Zahlung der Gerichtskosten durch die Klägerin, erst am 23. Mai 2014 zugestellt, also mehr als fünf Jahre nach Abmahnung der beklagten HEITECH Promotion GmbH.

2. Rechtliche Hintergründe

Primär geht es vor allem um die Rechtsfrage der Verwirkung der von HEITEC geltend gemachten markenrechtlicher Ansprüche.

Nachdem das Landgericht Nürnberg-Fürth sowie das Oberlandesgericht Nürnberg die in der Klage geltend gemachten Ansprüche für verwirkt hielten, sah der Bundesgerichtshof die Notwendigkeit, das Verfahren auszusetzen und dem EuGH die jeweiligen Rechtsfragen zur Vorabentscheidung vorzulegen.

Konkret lautete die Frage, ob bereits die Abmahnung durch den Inhaber der älteren Marke, also HEITEC, die Verwirkung verhindert oder, ob hierfür die Einschaltung einer Behörde bzw. ein gerichtliches Vorgehen erforderlich ist.

Darüber hinaus wollte der BGH vom EuGH wissen, ob es für die Berechnung des fünfjährigen Duldungszeitraumes im Sinne der einschlägigen europäischen Richtlinien im Falle eines gerichtlichen Rechtsbehelfs auf die Einreichung des Rechtsbehelfs bei Gericht oder den Zugang des Rechtsbehelfs beim Anspruchsgegner ankommt. Schließlich ging es um die Frage, ob die Verwirkung neben Unterlassungsansprüchen auch markenrechtliche Folgeansprüche, etwa auf Schadensersatz, Auskunft und Vernichtung erfasst.

Nach § 21 MarkenG sind markenrechtliche Unterlassungsansprüche grundsätzlich ausgeschlossen, soweit der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung die Benutzung dieser Marke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat. Diese Regelung beruht auf Art. 9 Absätze 1 und 2 der EU-Markenrechtrichtlinie (EU) 2015/2436.

3. Entscheidung und Entscheidungsgründe

Nach Auffassung des EuGH sind die einschlägigen europarechtlichen Regelungen – Art. 9 der Richtlinie 2008/97 sowie die Art. 54, 110, 111 der Verordnung Nr. 207/2009 – dahingehend auszulegen, dass “eine Handlung, wie etwa eine Abmahnung, mit der sich der Inhaber einer älteren Marke oder eines sonstigen älteren Rechts der Benutzung einer jüngeren Marke widersetzt, ohne jedoch die für die Herbeiführung einer rechtsverbindlichen Lösung notwendigen Schritte zu unternehmen, die Duldung nicht beendet.” Eine Abmahnung beende dementsprechend auch nicht die Verwirkungsfrist.

Vereinfacht ausgedrückt: Eine Abmahnung reicht somit nicht für die Behauptung einer Verletzung der Markenrechte aus, erforderlich ist vielmehr ein gerichtliches oder behördliches Vorgehen.

Im Hinblick auf die Frage, ob es für den Zeitpunkt der Verwirkung auf die Einreichung oder die Zustellung der Klage ankommt, schloss sich der EuGH unserer Argumentation an und urteilt, dass – auch wenn es grundsätzlich auf die Einreichung ankomme – der Kläger nicht nachlässig sein dürfe, sondern das Verfahren soweit vorantreiben müsse, dass die Klage auch zugestellt wird. So sei es dem Kläger mit Blick auf die Rechtssicherheit nicht zugute zu halten, wenn er ein Verfahren zwar einleite, aber danach – eventuell sogar absichtlich – einen Schwebezustand belasse. Gleichwohl soll es nach Auffassung des EuGH darauf ankommen, ob der Kläger innerhalb des Fünfjahreszeitraums alles unternommen habe, um eine Zustellung zu bewirken. Im vorliegenden Fall hatte die HEITEC AG zwar rechtzeitig am 31. Dezember 2012 eine Klageschrift eingereicht. Das Gericht trat jedoch wiederholt an den Vertreter der HEITEC AG heran, um auf Mängel hinzuweisen, die die Zustellung verschiedener Klageschriften hinderten. So bezahlte die HEITEC AG beispielsweise den Gerichtskostenvorschuss erst ca. ein Jahr später.

Schließlich erstrecke sich die Verwirkung dem Urteil des EuGH zufolge auch auf sämtliche Neben- oder Folgeansprüche wie etwaige Ansprüche auf Schadensersatz, Auskunft oder die Vernichtung von Waren.

4. Bedeutung des Urteils

Die EuGH-Rechtsprechung konkretisiert vor allem den Umfang der Nutzung entsprechender Unternehmenszeichen und normiert Grenzen für die Geltendmachung markenrechtlicher Ansprüche durch die Inhaber älterer Rechte. Vor dem Hintergrund der dadurch geschaffenen Rechtsklarheit ist dieses Urteil daher sehr zu begrüßen.

Im Wesentlichen entspricht die Entscheidung den Entscheidungen der Vorinstanzen. Insbesondere ist erfreulich, dass der EuGH nun klargestellt hat, dass eine Abmahnung den Verwirkungszeitraum nicht unterbrechen kann und die Verwirkung auch Schadensersatzansprüche erfasst.

brand eins Ranking – Kather Augenstein gehört erneut zu den besten Wirtschaftskanzleien Deutschlands 2022

Das Wirtschaftsmagazin brand eins zeichnet Kather Augenstein in seinem aktuellen Themenheft „Was kommt?“ als Top-Wirtschaftskanzlei 2022 aus und empfiehlt die Düsseldorfer IP-Boutique in der Kategorie Patentrecht erneut mit der höchstmöglichen Anzahl von vier Sternen.

Das Ranking der besten Wirtschafts­kanz­leien basiert auf einer unabhängigen Analyse und Befragung unter Rechtsanwälten und Inhouse-Juristen für 24 Rechts­ge­biete. Insgesamt haben 2600 Juristen an der Erhebung teilge­nommen, 411 Unternehmen schafften es in diesem Jahr auf die Liste.

Das vollständige Ergebnis der Besten der Branche wurde im aktuellen brand eins /thema (Heft 23) veröf­fent­licht.

Zur Interaktiven Deutschlandkarte und Bestenliste geht es hier.

Herzlichen Glückwunsch an unsere Managing Partnerin Miriam Kiefer LL.M., die zum dritten Mal in Folge als führende IP-Anwältin im internationalen Verzeichnis der „Top 250 Women in IP“ von Managing IP in der IP Stars 2022-Rangliste ausgezeichnet wurde.

Gewürdigt werden erfahrene Rechtsanwältinnen und IP-Expertinnen aus dem Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes, die im vergangenen Jahr außergewöhnliche Leistungen für ihre Mandanten und Unternehmen erbracht haben.

Die diesjährige Referenzliste umfasst mehr als 30 Rechtsgebiete weltweit, weitere Informationen sowie Zugang zum vollständigen Ranking erhalten Sie hier.