The Legal 500 Deutschland Ranking 2023: Kather Augenstein erneut als eine der führenden Kanzleien für Patentstreitigkeiten ausgezeichnet

Zum wiederholten Mal wurde Kather Augenstein von The Legal 500 Deutschland als „Führende Kanzlei“ und als führend im Bereich „Gewerblicher Rechtsschutz -Patentstreitigkeiten“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung würdigt jährlich weltweit Kanzleien und einzelne Anwälte für ihre herausragenden Leistungen, basierend auf dem Feedback von Mandanten, Peers und Mitstreitern.

Einige dieser beschreiben uns als „höchstqualifiziertes Team, das leise, kompetent und fokussiert Fälle in einer menschlich sehr angenehmen Art bearbeitet“, sowie als ein „sehr schlagkräftiges und effizientes Team, sowohl bei kleineren als auch größeren Fällen.“

Miriam Kiefer wird eine „vertrauensvolle, menschlich sehr angenehme, enge und sehr gut abgestimmte Zusammenarbeit in einer Zahl von Verletzungsfällen, Gutachten und SPC-Verfahren“ bestätigt.

Zu den zahlenmäßig stärksten IP-Boutiquen in Deutschland gehört laut Redaktion von The Legal 500 das Team von Kather Augenstein Rechtsanwälte in Düsseldorf, dessen breites Beratungsportfolio sich im patentrechtlichen Kontext in den einzelnen Schwerpunkten der zentralen Kontakte widerspiegelt.

So ist Partner Dr. Christof Augenstein vermehrt in den Bereichen Elektronik, Telekommunikation, Medizin und Automotive aktiv, während Senior Partner Dr.  Peter Kather starke Akzente bei grenzüberschreitenden Verfahren setzt. Die in der Medizintechnik versierte Managing Partner Miriam Kiefer leitet das Experten Team, zu dem auch die beiden Partner Christopher Weber (unter anderem mit Schwerpunkt in den Bereichen Software, Elektronik, Pharma, Chemie, Mechanik und Kunststoffverarbeitung) und der in technologienahen, oftmals grenzüberschreitenden Sachverhalten versierte Sören Dahm gehören. Zum Kernteam gehört auch Dr. Benjamin Pesch und seinem Schwerpunkt auf computerimplementierte Erfindungen, der im Juli 2022 zum Counsel ernannt wurde.

Wie bereits im vergangenen Jahr freuen wir uns besonders darüber, dass unser Senior Partner Dr. Peter Kather erneut in die Kategorie Hall of Fame aufgenommen wurde und darüber, dass unsere Partner Christof Augenstein und Christopher Weber zum wiederholten Mal als Führende Namen ausgezeichnet werden.

Über The Legal 500

The Legal 500 wird seit 36 Jahren veröffentlicht und ist weitgehend als das weltweit umfassendste juristische Handbuch anerkannt. Über 300.000 Inhouse-Juristen und -Juristinnen weltweit werden jedes Jahr von uns befragt und interviewt.

Adidas und die Streifen

Für seine markenrechtlichen Klagen ist Adidas längst bekannt. Der deutsche Sportriese ist bei den Designs der Konkurrenz stets auf der Hut. Im Januar wurde erneut ein spannendes Urteil zu den berühmten drei Streifen gefällt.

Der Sachverhalt reicht bis ins Jahr 2007 zurück. Zu dieser Zeit beschwerte sich Adidas über das Drei-Streifen-Design von Thom Browne. Dieser zeigte sich verständnisvoll und wechselte zum Vier-Streifen-Design. Einige Jahre später steht fest: Das reichte dem deutschen Sportartikelhersteller nicht. Die Unzufriedenheit spitze sich aber erst zu, als Thom Browne anfing, große Erfolge zu verzeichnen und sich im Sportbekleidungsgeschäft zu etablieren. Im Juni 2021 klagte Adidas gegen Thom Browne mit dem Ziel, ihm das Verwenden von Streifen zu untersagen und eine Zahlung von mehr als 7,8 Millionen Dollar zu erreichen. Im Januar 2023 erging nun das Urteil.

Der Vorwurf von Adidas: Das Design von Thom Browne sei dem markeneigenen Drei-Streifen-Design zu ähnlich und stelle daher eine Verletzung der eigenen Markenrechte dar. Tatsächlich verwendet Tom Browne bei seinen Kreationen in der Regel vier Streifen, die ein Kleidungsstück umschließen. Die Streifen umranden beispielsweise Socken. Solche trug der Designer demonstrativ auch zur Gerichtsverhandlung. Der vier Streifen bediene sich Thom Browne der Argumentation von Adidas nach, um auf die von ihm entworfene Sportkleidung aufmerksam zu machen. Somit nutze er die Bekanntheit von Adidas aus. Daraus seien Kooperationen mit Sportlern entstanden, wie die mit Lionel Messi. Dieser sei zuvor Adidas-Botschafter gewesen. Thom Browne wehrte sich insbesondere mit dem Argument, dass Streifen ein gängiges Designelement für Bekleidung seien. Außerdem bediene er den Luxuswarenmarkt, sodass zwischen den beiden Unternehmen keine direkten Konkurrenz bestünde.

Die Geschworenen kamen zu dem Ergebnis: Adidas könne nicht beweisen, dass Thom Browne die Marke des Sportriesen verletzt habe. Als Grund wird hierfür die unterschiedliche Anzahl an Streifen angeführt – Vier statt drei Streifen, das schließe eine Verwechslungsgefahr aus.

Vorhersehbar war dieses Ergebnis nicht. Die Rechtsprechung, die sich bereits oft mit den drei Streifen beschäftigt hat, entscheidet je nach Einzelfall. Im Jahr 2016 bejahte der EuGH eine Verwechslungsgefahr bei einer Marke, die zwei statt drei Streifen verwendete. Im Jahr 2019 entschied der EuG jedoch, bei derselben Gegenpartei, dass die drei Streifen zu Recht als Unionsmarke aus dem Register gelöscht wurde. Es mag zwar zunächst verwundern, dass die Urteile in auf den ersten Blick gleichen Sache anders ausfallen. Der kleine aber feine Unterschied lag laut Gericht in der Anordnung der Streifen, also der Design-Entscheidung.

Die erste Rechtssache bezog sich auf drei schräge Streifen auf Turnschuhen. Hier erkannte das Gericht eine Verwechslungsgefahr für Verbraucher an, denn Adidas benutze markentypisch schräge Streifen, gerade auf Turnschuhen ein ikonischer Wiedererkennungswert. In der zweiten Sache ging es um drei senkrechte schwarze Streifen auf weißem Hintergrund. Dies verbinde der Verbraucher dem Gericht nach nicht notwendigerweise mit Adidas. Es handle sich dabei um ein schlicht dekoratives Element, das mit keiner Marke verbunden werde. Das Gegenteil konnte Adidas dem Gericht nach nicht beweisen.

Adidas zeigt sich nach dem Erlass des aktuellen Urteils sehr enttäuscht und deutet an, nicht vor Rechtsmitteln zurückzuscheuen. An der Verteidigung des eigenen geistigen Eigentums liegt dem Unternehmen viel. Vergangene Entscheidungen zeigen, auf welche Feinheiten es ankommen kann.

Heitec vs. Heitech III – Kather Augenstein erstreitet Leitentscheidung im Markenrecht vor dem BGH

In dem Markenrechtsstreit zwischen der HEITEC AG und der HEITECH Promotion GmbH hatte der EUGH in seinem Urteil vom 19. Mai 2022 unsere Rechtsansichten bestätigt.

Nun hat der Bundesgerichtshof auch für den konkreten Sachverhalt unserer Mandantin, der Heitech Promotion GmbH, Recht gegeben, so dass die Klage der Heitec AG rechtskräftig abgewiesen ist.

Markeninhaber müssen Verletzungen daher spätestens innerhalb von fünf Jahren nachverfolgen, da sonst ihre Ansprüche verwirken, einschließlich Nebenansprüche wie Schadensersatz oder Rückruf. Insbesondere verlängern außergerichtliche Maßnahmen diese Frist nicht, wenn der Markeninhaber nicht innerhalb angemessener Frist zu Gericht geht. Ausführliche Informationen zum Sachverhalt und den Entscheidungsgründen lesen Sie noch einmal hier und in unserem Blogbereich. Beide Entscheidungen werden voraussichtlich die Rechtsprechung der kommenden Jahre für die Frage der Verwirkung im Markenrecht prägen, da höchstrichterliche Entscheidungen, insbesondere unter Einbeziehung des EuGH höchst selten vorkommen.

„Wir freuen uns, dass nun auch der BGH unserer Ansicht gefolgt ist und wir diesen Rechtsstreit nach fast neun Jahren erfolgreich zu Ende bringen konnten“, so Dr. Christof Augenstein. „Es zeigt sich, dass Kather Augenstein auch für komplexe Markenstreitigkeiten eine erste Adresse ist.“

Ein Amazon für Medikamente ist nicht rechtmäßig

Das LG Karlsruhe hat in seinem Urteil (Entsch. v. 8.12.2022 – 13 O 17/22 KfH) entschieden, dass das Bereitstellen einer Online-Plattform für Apotheken nicht zulässig ist, wenn der Marktplatzbetreiber von den Apotheken eine Grundgebühr oder eine Transaktionsgebühr verlangt. Das Gericht hat der Apothekenkammer, die als Klägerin fungiert, das Recht eingeräumt, den Betrieb eines solchen Online-Marktplatzes zu untersagen.

Online-Marktplätze sind bequem. Und dadurch auch sehr beliebt. Kaum jemand kann von sich behaupten, noch nie ein Produkt über Amazon oder E-Bay gekauft zu haben. Deshalb scheint die Idee – auch Online-Marktplätze zur Verfügung zu stellen, die Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen anbieten – regelrecht naheliegend. Insbesondere im Hinblick auf das schrittweise Einführen des E-Rezepts in Deutschland, das bereits am 1. September 2022 eingeleitet wurde, klingt das zur Verfügung stellen eines Online-Marktplatzen für Apotheken mehr nach einer Notwendigkeit als nach einer Innovation.

Dies soll aber nicht zu beliebigen Bedingungen erfolgen, so das LG Karlsruhe. Im vorliegenden Fall hatte die Klägerin vor, für die Nutzung ihrer Plattform eine monatliche Grundgebühr sowie 10 % des Nettoverkaufspreises bei Produkten, die nicht auf ein Rezept hin gekauft wurden, zu verlangen. Die Apothekenkammer hatte die Klägerin abgemahnt und zur Unterlassung dieses Konstrukts aufgefordert.

Das LG Karlsruhe hat der Apothekenkammer das Recht zugesprochen, von dem Marktplatzbetreiber zu verlangen, den Betrieb zu unterlassen. Gestützt wird die Entscheidung auf §§ 8, 3a UWG i.V.m. § 11 Abs. 1a ApoG. Die Richter haben entschieden, dass der Marktplatzbetreiber unlauter handelt, weil er an die Apotheken Verschreibungen vermittelt und dafür einen Vorteil annimmt beziehungsweise sich versprechen lässt.

Ausschlaggebend sei, dass der Online-Marktplatzbetreiber einem Käufer, der einen Suchbegriff eingibt, die Produkte und Dienstleistungen in einer selbst gewählten Reihenfolge anzeigen kann. Hierdurch würde der Marktplatzbetreiber „Verschreibungen vermitteln“. Für diese Leistung haben sich die Marktplatzbetreiber die Zahlung der Grundgebühr vertraglich versichern lassen, was gegen § 11 Abs. 1a ApoG verstößt.

Bestärkt wurde das Gericht bei seiner Entscheidung durch den Schutzzweck der Norm. Hierbei berufen sich die Richter auf die Gesetzesbegründung des § 11 Abs. 1a ApoG und erläutern, dass es primär darum ginge, das „Allgemeininteresse an der Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln“ zu schützen. Hierzu sei ein Netz an wohnortnahen Apotheken erforderlich. Dieses Netz könne auch dann gefährdet sein, wenn für die niedergelassenen Apotheken der Druck besteht, die zum Verkauf stehenden Produkte im Rahmen eines Online-Marktplatzes anzubieten. Das gefährde möglicherweise den Verkauf vor Ort.

Das Zahlen der 10 % des Nettokaufpreises der Produkte an den Marktplatzbetreibe verstoße hingegen gegen § 8 ApoG. Im zweiten Satz der Vorschrift heißt es unter anderen, dass an Umsatz- oder Gewinnbeteiligung ausgerichtete Mietverträge unzulässig sind. Genau das erblickte das Gericht aber in der 10%-Vereinbarung. Dem Gericht nach ist kein klassischer Mietvertrag erforderlich, um gegen die Norm zu verstoßen. Es genüge vielmehr, dass der abgeschlossene Vertrag einem Mietvertrag ähnelt. In dem Vertrag zwischen den Apotheken und dem Online-Marktplatzbetreiber erblicken die Richter einen Vertrag mit mietvertraglichen Elementen, weil ein digitaler Verkaufsraum zur Verfügung gestellt werde. Und hierfür war eben Geld zu zahlen, was der Norm nach verboten ist.

MIP Ranking: Dr. Benjamin Pesch wird von der führenden Fachpublikation Managing Intellectual Property als „Rising Star 2021“ ausgezeichnet

Wir freuen uns, dass Dr. Benjamin Pesch in der kürzlich erschienenen Veröffentlichung von Managing IP als „Rising Star 2021“ in Deutschland ausgezeichnet wurde.

In dieser Fachpublikation werden die besten aufstrebenden Rechts- und Patentanwälte im Bereich des Gewerblichen Rechtsschutzes vorgestellt, die zum Erfolg ihrer Kanzlei und ihrer Mandanten beitragen. Herzlichen Glückwunsch, Benjamin, zu dieser Ernennung!

Managing Intellectual Property hat in diesem Jahr bereits die folgenden Kather Augenstein Anwälte als IP Stars 2021 in Deutschland ausgezeichnet.

OLG Düsseldorf: Patentverletzendes Anbieten durch Benennung eines Referenzobjekts und andere Sorgen 

OLG Düsseldorf, Urteil vom 15.07.2021 – 15 U 42/20. In seiner Entscheidung hatte der 15. Senat gleich mehrere Probleme zu lösen. Die Beklagte bestritt nicht nur patentverletzende Handlungen, sondern auch die Aktivlegitimation der Klägerin wegen Formunwirksamkeit einer Abtretungserklärung. Zudem war sie der Auffassung, dass der Rückrufanspruchs unverhältnismäßig sei.

I. Sachverhalt

Das Klagepatent betrifft eine sog. Montage- und Reparaturgrube in Form einer ein- oder mehrteiligen Kassette. Das Besondere an der geschützten Grube sind zwei Wassersammelrinnen, die sich längs der oberen Begrenzung der Längsseitenwänden erstrecken, und durch Laufroste abgedeckt sind. Die Sammelrinnen fangen vom Fahrzeug ablaufendes Wasser auf und entsorgen es. Die Laufroste gewährleisten die Befahrbarkeit.

Die Klägerin ist seit 2017 Inhaberin des Klagepatents. Mit schriftlicher Vereinbarung erteilte die ursprüngliche Inhaberin der Klägerin unentgeltlich eine einfache Lizenz und trat ihr alle vergangenen und zukünftigen Schadensersatz- und Auskunftsansprüche ab. Die Beklagte bietet Montagegruben an, plant die Installation und vertreibt sie unter der Bezeichnung P. Der Kunde kann die Gruben modular konfigurieren, die die Beklagte liefert und montiert.

Für den Einbau einer Arbeits- und Montagegrube bei einer Autobahnmeisterei wurde ein Projekt ausgeschrieben. Die entsprechende Angebotsaufforderung sah für die zu errichtende Grube „Entwässerungsrinnen links und rechts“ sowie die Aufnahme von befahrbaren Gitterrosten vor. Nach der Abgabe eines Angebots erhielt die Beklagte den Zuschlag. Die danach ausgearbeiteten Konstruktionspläne waren mit dem Logo der Beklagte versehen.

Die Grube, die schließlich bei der Autobahnmeisterei installiert wurde, verwirklicht unstreitig alle Merkmale des Hauptanspruchs. Die Beklagte bewarb die dort installierte Grube auf ihrer Webseite damit, dass sie die „komplette technische Werkstattausstattung“ lieferte, unter anderem eine „P“. Laut Werbung bestand die Grube aus einem Stahlfertigteil mit Rollabdeckung, Abtropfrinnen und Altölentsorgung.

Einigkeit bestand also darüber, dass die Beklagte eine Grube geliefert hat. Streitig war jedoch die Frage, ob die Beklagte auch die Wassersammelrinnen und Laufroste lieferte und montierte.

II. OLG bestätigt die Entscheidung des LG

Wie schon das LG, bejahte das OLG die Aktivlegitimation mit dem Hinweis auf die grundsätzliche Formfreiheit der Abtretungserklärung. Die Übertragung von Annexansprüchen als Verfügungsgeschäft sei auch dann formfrei möglich, wenn das der Abtretung zugrunde liegende Kausalgeschäft formbedürftig ist.

Das OLG beurteilte gleich zwei Handlungen als patentverletzend. Zum einen sah es in der Werbung mit dem patentverletzenden Referenzobjekt ein Angebot im Sinne von § 9 PatG. Denn die Beklagte erwecke so den Eindruck, eine solche Grube liefern zu können. Da dem Verkehrskreis bekannt bzw. für ihn ermittelbar sei, dass der unstreitig patentverletzende Gegenstand existiere, sei es auch unerheblich, dass die Beklagte nicht alle Merkmale der geschützten Lehre beworben hatte. Entscheidend sei dafür, dass der Verkehr auf die nicht beworbenen Merkmale aus sonstigen objektiven Gesichtspunkten schließen könne. Auf eine freie Zugänglichkeit dieser Information käme es dagegen nicht an. Zum anderen stelle auch die Abgabe des Angebots, da es auf die Angebotsaufforderung erfolgte, ein Angebot im Sinne des Patentgesetzes dar. Denn damit sei der Abschluss eines Vertrages über eine Grube mit genau diesen, patentverletzenden Eigenschaften vorbereitet und gefördert worden sei.

Ohne eine Beweisaufnahme gelangte das OLG zu der Überzeugung, dass die Beklagte auch die Wassersammelrinnen und die Laufroste lieferte und damit eine patentverletzende Montagegrube in den Verkehr brachte. Das OLG sah die von der Klägerin vorgetragenen Tatsachen als nicht beweisbedürftig an, da die Beklagte dem Vortrag der Klägerin nicht hinreichend substantiiert entgegentreten war. Dem umfangreichen und schlüssigen Vortrag der Klägerin (u. a. Eingehung der schuldrechtlichen Verpflichtung zur Lieferung gemäß der Ausschreibung; Konstruktionsplan mit Logo der Beklagten; Abrechnung mit Gruben-Typenbezeichnung gemäß der Ausschreibung) stand die pauschale Behauptung gegenüber, dass der Geschäftsführer der Beklagten darauf hingewiesen habe, dass die Beklagte keine Grube mit Rinnen und Rosten liefern könne und werde. Insbesondere angesichts der Abgabe des Angebots auf die spezifische Angebotsaufforderung, überzeugte dies das Gericht nicht.

Die Beklagte hatte in der Berufungsinstanz erstmalig vorgetragen, dass der Rückruf unverhältnismäßig sei, da die Demontage sehr aufwendig sei und zur vollständigen Zerstörung der Anlage führen würde. Es sei daher nicht damit zu rechnen, dass die Kunden dem Rückruf nachkommen würden. Eine Begründung für die vermeintliche Zerstörung lieferte die Beklagte allerdings nicht. Das OLG wies den Einwand als verspätet zurück und sah zudem keine Anhaltspunkte für eine Unverhältnismäßigkeit des Rückrufs. Da bei einem Rückrufanspruch lediglich die ernsthafte Aufforderung an die gewerblichen Besitzer und gerade kein Erfolg des Rückrufs geschuldet sei, käme es nicht darauf an, dass sich der Rückruf u. U. als erfolglos erweisen könnte. Zudem sei das mildere Mittel des Ausbauens der Rinnen und Roste nicht gleich effektiv, da dies nur eine vorrübergehende Störungsbeseitigung darstellen würde. Entsprechend der gängigen Düsseldorfer Spruchpraxis stellte das OLG auch einen Anspruch gegen gewerbliche Endverbraucher fest, da eine Zerstörung nicht offensichtlich und die Weiterveräußerung daher nicht auszuschließen sei.

III. Keine Überraschung aus Düsseldorf

Die Formfreiheit der Abtretungserklärung unabhängig vom zugrunde liegenden Kausalgeschäft ist herrschende Meinung. Sie steht auch nicht im Widerspruch zum Schutzzweck (Übereilungsschutz) des § 518 BGB. Denn dieser ist ausreichend auf der Ebene des schuldrechtlichen Kausalgeschäfts gewährleistet.

Dass das OLG in der Werbung mit einem Referenzobjekt ein Angebot gesehen hat, steht im Einklang mit dem sehr weiten und rein wirtschaftlichen Verständnis des Angebots i. S. d. § 9 S. 2 Nr. 1 PatG. Im Unterschied zu § 145 BGB ist es bei § 9 PatG ausreichend, dass eine Nachfrage geschaffen wird, deren Befriedigung durch das Angebot in Aussicht gestellt wird. Dies tut die Beklagte, indem sie das Referenzobjekt bewirbt und das Angebot im Vergabeverfahren abgibt.

Es ist ebenfalls wenig überraschend, dass das OLG den Einwand der Unverhältnismäßigkeit, den die Beklagte richtigerweise im Erkenntnisverfahren vorgebracht hat, abgelehnt hat. Die Unverhältnismäßigkeit gem. § 140 Abs. 4 PatG ist als Ausnahmetatbestand eng auszulegen. Nur wenn die Interessen des Verletzers oder berechtigte Interessen Dritter überwiegen, kann eine Unverhältnismäßigkeit angenommen werden. Im Rahmen des Rückrufanspruchs sind jedoch nur extreme Ausnahmefälle denkbar. Da im Rahmen des Rückrufanspruchs kein Erfolg geschuldet sei, kann die (vermeintliche) Erfolglosigkeit für die Unverhältnismäßigkeit keine Rolle spielen.

von Sophie Prudent

Video: Vortrag von Dr. Peter Kather und Dr. Christof Augenstein bei diesjährigem Herbstseminar des Bundesverband Deutscher Patentanwälte

Das diesjährige Herbstseminar des BDPA zum Thema „Patentverletzung im Visier – Strategische Aspekte von der Vermeidung bis zur Durchsetzung“ fand am 07. und 08. Oktober 2021 in Düsseldorf statt. Die Veranstaltungsreihe wurde per Livestream übertragen.

Wir freuen uns über die große Resonanz und das Interesse am Vortrag von Dr. Peter Kather und Dr. Christof Augenstein zum Thema „Deutscher Patentverletzungsprozess – Taktiken offengelegt im Dialog“. Im Nachgang stellt der BDPA den vollständige Videomitschnitt nun hier zur Verfügung.

JUVE Patent Ranking 2021: Kather Augenstein erneut unter den Top-IP Boutique Kanzleien und führenden IP Spezialisten in Deutschland

Jedes Jahr aufs Neue werden Kanzleien in Rankings umfassenden Bewertungen unterzogen. Wir freuen uns sehr, dass unsere Boutique-Kanzlei auch in diesem Jahr in der aktuellen Ausgabe des hochkarätigen JUVE Patent Ranking 2021 die Platzierung der vergangenen Jahre verteidigen konnte. Nach wie vor sind wir mit vier Sternen in der zweithöchsten Bewertung ausgezeichnet und in der dritthöchsten Gruppe der Patent Anwälte gelistet.

Weiter sind wir erneut in der Kategorie Führende Berater/Leading Individuals vertreten. Neben unserem Senior Partner Dr. Peter Kather wird in diesem Jahr zusätzlich auch unser Partner Christopher Weber als führender Berater unter Prozessanwälten im Patentrecht besonders hervorgehoben.

Ein besonderer Dank gilt unseren Mitstreitern und Mandanten, die gleich vier unserer Partner und IP Spezialisten besonderes Lob aussprechen und Dr. Peter Kather als „erfahren und hervorragend“, Miriam Kiefer als „sehr mandantenorientiert“, Christopher Weber als „technisch versiert, international aufgestellt und hoch fokussiert“ anerkennen. Mandanten unterstrichen außerdem die Arbeitsweise unseres Namensgebers Dr. Christof Augenstein als „grandios, wie schnell er im Fall ist“.

„Die besondere Auszeichnung unserer Kanzlei ist nie das Ergebnis einer einzelnen Person, sondern die unseres gesamten Teams. Das aktuelle JUVE Patent Ranking 2021 basiert auf dem Feedback unserer Mandanten und Mitstreiter, wir sehen dies als Ansporn für zukünftige Erfolge und danken den Expertinnen und Experten für ihre Empfehlungen“, so Dr. Christof Augenstein.

Update: Österreich steht kurz vor der Ratifizierung des Protokoll über die vorläufige Anwendung des Übereinkommens über ein einheitliches Patentgericht

In seinem Bericht vom 11. November hat der Parlamentsausschuss für Forschung, Innovation und Digitalisierung der Republik Österreich einstimmig beschlossen, dem Plenum die Ratifizierung des PPA zu empfehlen (siehe beigefügter Bericht). Das Protokoll zum Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht über die vorläufige Anwendung (PPA) steht nun an Stelle 12 auf der Tagesordnung der Sitzung des österreichischen Parlaments am 19. November 2021. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass das Parlament das PPA noch in dieser Woche annehmen wird.

Mit der Errichtung des Einheitspatents („Patent mit einheitlicher Wirkung“) und zugehörig dem Einheitlichen Patentgericht wird sichergestellt, dass die Patentinhaber und Patentinhaberinnen ihre Patente vor einem einzigen Gericht – dem Einheitlichen Patentgericht – durchsetzen und verteidigen können. Als erster Mitgliedstaat hatte Österreich dem multilateralen Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) zugestimmt (Hinterlegung der Ratifizierungsurkunde am 6.8.2013).

Damit das Einheitliche Patentgericht bereits von Anfang an arbeitsfähig ist, müssen umfangreiche Vorbereitungen getroffen werden. Dies erfordert eine vorläufige Anwendbarkeit von Teilen des EPGÜ in einer Vorlaufphase vor dem Inkrafttreten.

Zu diesem Zweck hat der vorbereitende Ausschuss des Einheitlichen Patentgerichts das Protokoll über die vorläufige Anwendung (PPA) vorgelegt. Das vorliegende Protokoll soll nun mit dem gegenständlichen Rechtsakt für Österreich anwendbar werden.

Die vorläufige Umsetzung während einer „Vorlaufphase“ ermöglicht es, umfangreiche Vorbereitungen zu treffen, damit das Einheitliche Patentgericht bereits am ersten Tag des Inkrafttretens seine Arbeit aufnehmen kann. Damit wäre ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Einheitlichen Patentgericht vollzogen, das dann voraussichtlich Ende 2022/Anfang 2023 seine Arbeit aufnehmen wird.

Bereits im Juli diesen Jahres hatten wir in unserem Blog ausführlich zu den Entscheidungen in Deutschland berichtet, dort bieten wir eine detaillierte Analyse  in Deutsch und Englisch zum Download an.

Zum aktuellen Stand des Einheitlichen Patentgericht (UPC) interviewte unser Partner Dr. Christof Augenstein kürzlich den Vorsitzenden des Vorbereitungsausschusses, Alexander Ramsay, während des AIPPI-Online-Kongresses am 21. Oktober 2021. Vorab hatte die Global IP Matrix ausserdem in ihrer jüngsten Ausgabe 11 zur Einstimmung auf das Panel 31 eine Zusammenfassung von Dr. Augenstein zum aktuellen Stand des UPC veröffentlicht.

BGH: Laufradschnellspanner – Campagnolos Erbe

Der BGH hatte zu entscheiden, ob das Streitpatent gegenüber aus dem Stand der Technik bekannten Laufradschnellspannern aufgrund der besonderen Gestaltung eines Teils (des Hebels) neu und erfinderisch ist (BGH, Urteil vom 15.06.2021 (Az. X ZR 61/19) – Laufradschnellspanner).

1. DAS STREITPATENT

Das Streitpatent betrifft einen Laufradschnellspanner für Fahrräder. Dieser Laufradschnellspanner zeichnet sich dadurch aus, dass der Hebel in der axialen Richtung beweglich angeordnet ist. Dadurch ist der Hebel gegen die Vorspannung einer Vorspannfeder von einer Eingriffsstellung in eine Drehposition bewegbar. In der Eingriffsstellung überträgt der Drehhebel eine Klemmkraft. In der Drehposition ist die Winkeleinstellung des Hebels dagegen unabhängig von dem Spannungszustand des Schnellspanners einstellbar.

Damit grenzt sich das Streitpatent von dem zitierten Stand der Technik ab. Bekannt waren Schnellspannsysteme, bei denen die Klemmkraft durch Umlegen eines Exzenters aufgebracht wurde. Nachteilig an diesem System war aber, dass mit der Spannmutter zuerst die Klemmlänge eingestellt werden musste. Da die Klemmkraft erst durch Umlegen des Exzenters überprüft werden konnte, bedurfte es im Normalfall mehrere Versuche, bis der Anwender die passende Klemmlänge gefunden und eingestellt hatte (vgl. Abs. [0003] und [0004]). Darüber hinaus musste der Exzenter gelöst werden, um die Position des Hebels zu verändern (vgl. Abs. [0011]).

Das Streitpatent hat sich daher zur Aufgabe gemacht, einen Schnellspanner für Fahrräder bereitzustellen, welcher einfacher zu bedienen ist (vgl. Abs. [0005]). Vorteil der Erfindung sind, dass zum einen der Schnellspanner einfach bedient werden kann, indem die Klemmkraft des Schnellspanners durch das Spannstück und damit dem Hebel bestimmt wird, ohne, dass eine Vorspannung eingestellt werden muss. Zum anderen kann die Winkelposition des Hebels, unabhängig von der Spannkraft, frei gewählt werden (vgl. Abs. [0010]).

2. ENTGEGENHALTUNGEN

Der Neuheit des Streitpatents hat die Klägerin mehrere Druckschriften (K4, K5, K5a und K9) entgegengehalten. Diese haben gemeinsam, dass sie Spannvorrichtungen mit einem Hebel, nicht aber eine Verwendung zur Befestigung eines Laufrads an einem Fahrrad zeigen, obwohl die Spannvorrichtungen grundsätzlich dazu geeignet wären. Bekannt ist das in den Entgegenhaltungen gezeigte Funktionsprinzip zudem bereits seit mehreren Jahrzehnten.

Die Entgegenhaltungen K6 und K8 wurden als nächstliegender Stand der Technik zur Beurteilung der Erfindungshöhe diskutiert. In beiden Fällen werden Laufradschnellspanner offenbart, die ebenfalls keinen Exzenter aufweisen, sondern über den Hebel gespannt werden, ohne vorher eine Vorspannung einstellen zu müssen. Die K6 unterscheidet sich dahingehend von der K8, dass diese einen Hebel aufweist, welcher abnehmbar ist. Dies hat den Vorteil, dass die Laufräder besser gegen Diebstahl geschützt sind. Der Hebel der K8 hingegen war fest, mit dem Nachteil, dass dieser eine ungünstige Endposition einnehmen konnte. Die K6 und K8 offenbaren somit den anspruchsgemäßen Klemmhebel nicht.

Die Ausgestaltung des streitpatentgemäßen Klemmhebels war aber vor allem für Werkzeugmaschinen bereits seit Jahrzehnten bekannt. In Kombination offenbaren die bekannten Laufradschnellspanner und die aus anderen Bereichen bekannten Klemmhebel sämtliche Merkmale des Streitpatents.

3. ENTSCHEIDUNG BGH

Der BGH hat in Übereinstimmung mit dem Bundespatentgericht entschieden, dass das Streitpatent gegenüber den geltend gemachten Kombinationen neu und erfinderisch ist.

Das Streitpatent sei neu, weil die Entgegenhaltungen nicht unmittelbar und eindeutig eine Verwendung der Spannvorrichtungen für Laufräder von Fahrrädern offenbaren. Zudem sei das Streitpatent gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik (K6 und k8) erfinderisch. Vor dem Hintergrund, dass zum einen das Funktionsprinzip des Klemmhebels in anderen Bereichen und zum anderen die Vorrichtung des Schnellspanners bereits seit Jahrzehnten bekannt waren, bedurfte es einer zusätzlichen Anregung für den Fachmann den Klemmhebel im Zusammenhang mit Schnellspannern einzusetzen.

In seiner Begründung führt der BGH weiter aus, dass für den Fachmann bereits kein Anlass bestand, die K6 in die Richtung des Streitpatents weiterzuentwickeln, weil der Hebel bei der K6 abnehmbar war, sodass die zu lösenden Probleme nicht gegeben waren. Ausgehend von der K8 habe der Fachmann ebenfalls keine Anregung gehabt, den Klemmhebel als Lösung heranzuziehen.

4. EINORDNUNG

Die Entscheidung vermag im Ergebnis und in der Begründung zu überzeugen. Sie reiht sich in der bisherigen Rechtsprechung zur erfinderischen Tätigkeit ein.

Besonderheit in dem vorliegenden Fall war, dass das Funktionsprinzip zwar bereits seit mehreren Jahrzehnten bekannt war, allerdings nicht in den Vorrichtungen eingesetzt wurde, die ebenfalls bereits seit mehreren Jahrzehnten bekannt waren.

Zutreffend hat der BGH entschieden, dass der Umstand, dass das bekannte Funktionsprinzip nicht auf die streitpatentgemäßen Vorrichtungen übertragen wurde, dazu führt, dass der Fachmann aus dem Stand der Technik eine zusätzliche Anregung bedurfte, um das bekannte Funktionsprinzip in der bekannten Vorrichtung einzusetzen. Die Begründung steht im Einklang mit der Rechtsprechung des BGH, dass nach dem Einzelfall zu bestimmen ist, in welchem Umfang und mit welcher Konkretisierung der Fachmann Anregungen im Stand der Technik benötigt, um eine bekannte Lösung in bestimmter Weise weiter zu entwickeln (BGH GRUR 2014, 647, Rn. 25 – Farbversorgungssystem; BGH GRUR 2017, 498 – gestricktes Schuhoberteil).

Dies bedeutet aber nicht, dass aufgrund des langen Stillstands im Stand der Technik die Erfindung nicht nahegelegen haben kann. Vielmehr führt der Stilstand im Stand der Technik lediglich dazu, dass allein die sachliche Nähe zur erfindungsgemäßen Lehre nicht ausreicht, um die Erfindungshöhe zu verneinen, sondern der Fachmann einer zusätzlichen Anregung zur erfindungsgemäßen Lehre bedurfte. Dies folgt bereits aus dem Grundsatz, dass das Alter einer Entgegenhaltung nur eines von mehreren Kriterien darstellt (BGH GRUR 2017, 498, Rn. 29 – Gestricktes Schuhoberteil).

5. PRAXISHINWEISE

Diese Entscheidung zeigt mal wieder, dass es als Nichtigkeitskläger ratsam ist, möglichst umfassend zur Anregung der Weiterentwicklung einer Technologie vorzutragen. Ein Stillstand im Stand der Technik dürfte regelmäßig dazu führen, dass es einer weiteren Veranlassung für den Fachmann bedurfte und die alleinige Nähe zwischen dem nächstliegenden Stand der Technik und dem Streitpatent allein in solchen Fällen gerade nicht ausreichen dürfte. Hilfreich kann es im Einzelfall auch sein, einen möglichen Stillstand im Stand der Technik mit anderen (technikfernen) Motivationen zu erklären, sofern dafür Gründe vorlagen.

Carsten Plaga